特許審判部（PTAB）は最近、35 U.S.C. § 315(a)(1)を解釈する決定を判例として指定した。 Cisco Systems Inc. v. Chrimar Systems, Inc.(IPR2018-01511, Paper No. 11) は、連邦巡回区控訴裁判所がClick-to-Call事件において示した35 U.S.C. § 315(b)(1)の解釈を踏まえ、35 U.S.C. § 315(a)(1)の禁止規定を扱っている。 審決委員会は、シスコ社がクリマー社に対し、請願書提出日より前にクレームの有効性を争う民事訴訟を提起していたことを理由に、請願を却下し、当事者間レビュー（IPR）を開始しないとの結論を下した。 この決定は、特許侵害を主張された当事者が、特許が主張された直後、少なくとも地方裁判所で何らかの行動を起こす前に、包括的な訴訟戦略（IPRの提起の是非を含む）を策定することが重要であることを示している。
米国法典第35編第315条(a)(1)項によれば、特許権の無効審判（IPR）は「当該審判請求が提出される日以前に、請求者または実質的利害関係者が当該特許の請求項の有効性を争う民事訴訟を提起した場合、開始してはならない」。 シスコは、自社が以前の民事訴訟を無効を伴わない形で任意に却下したため、§ 315(a)(1)は本件におけるIPRの開始を妨げないと主張した。しかし審判部はこれを 退けた。第一に 、審判部は§ 315(a)(1)には無効を伴わない却下を理由とする例外規定が含まれていないと指摘した。 審決部はClick-to-Call事件を引用し、§315(a)(1)と、併合請求に関する時効の例外を定める§315(b)を対比した。
委員会はまた、「提訴」および「民事訴訟」という用語の通常の意味を検討し、「民事訴訟を提訴した」という表現には、無効を伴わない却下された民事訴訟も含まれると結論付けた。すなわち、 §315(a)(1)の時間制限は、その後の経緯にかかわらず、民事訴訟が提訴された時点で適用される。 シスコは、§315(a)(1)における「民事訴訟」という用語は実質的な訴訟手続きを必要とするとの主張を展開した。しかし委員会はこれに 同意せず、「民事訴訟」という用語を「提起」という用語から切り離して実質的な訴訟手続きを要求することはできないと判断した。むしろ 「民事訴訟を提起した」という表現が要求するのは 訴訟の開始 を意味するとした。
シスコは立法経緯を引用し、「§315(a)(1)の目的は知的財産権と訴訟の調整にある」こと、および「異議申立人が無効性を二重に主張することを防ぐこと」を立証した。 しかし審判部は、これらのコメントはむしろ「§315(a)(1)が申立人に求めるのは『確認判決を求めること』であって、民事訴訟を実質的に争うことではない」ことを示していると判断した。 シスコはさらに、無害な却下の目的は「原告が同一の請求で被告を再度訴える能力を排除するのではなく、維持することにある」と主張し、Click-to-Call事件における §315(b)に関する 判断にもかかわらず、この抗排除原則が§315(a)(1)にも適用されると主張した。 審議会はこの主張を説得力あるものと認めず、シスコが特許有効性を争う新たな民事訴訟を提起することを妨げられていない点を指摘した。
シスコシステムズの判決は、第315条(a)(1)項の時間的制限に例外は認められないことを明確に示している。特許無効化戦略の策定プロセス初期段階で民事訴訟を提起することの特許無効審判（IPR）への影響を、侵害を指摘された当事者は 慎重に検討すべきである。
