2019年12月11日に発表された短い意見書において、最高裁判所は特許庁が特許法のあまり使われていない規定に基づき弁護士費用の徴収を試みた最近の動きを退けた。ピーター対ナントクウェスト事件（事件番号18-801）の判決は、本条項が「アメリカン・ルール」（各当事者が自らの弁護士費用を負担する原則）の適用対象となるか、また適用対象である場合、弁護士費用転嫁に対する同ルールの推定を覆す法的根拠が存在するかを問うものであった。最高裁はアメリカン・ルールの適用を認め、費用転嫁を支持する根拠は不十分であると判断した。
特許出願人が特許庁の最終決定に不服がある場合、出願人には二つの選択肢がある。一つは連邦巡回控訴裁判所への直接上訴であり、もう一つはバージニア州東部地区連邦地方裁判所における民事訴訟である。35 U.S.C. §§ 141 & 145。地方裁判所における民事訴訟では、出願人は証拠開示手続や申立手続によって補完された新たな事実記録を確立することが可能である。 ただし、この選択肢を選んだ場合、出願人は「訴訟手続の全費用」を負担しなければならない。35 U.S.C. § 145。
第145条及びその前身規定の170年にわたる歴史において、特許庁は弁護士費用の補償を求めたことは一度もなく、代わりに通常は旅費、印刷費、法廷記録員費用、専門家証人費用を回収してきた。しかし近年、特許庁は当該案件を担当した特許庁弁護士の比例配分された給与を申請者に請求している。NantKwest, Inc. v. Lee, 162 F. Supp. 3d 540 (E.D. Va. 2016)参照。特許庁は商標出願人に対しても同様の措置を講じており、第145条に類似する商標法の規定を利用している。Shammas v. Focarino, 784 F.3d 219 (4th Cir. 2015);Booking.com v. Iancu, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019) (cert petition filed April 10, 2019)*参照。
本件において、ナンクウェスト社の特許出願は特許商標庁（PTO）により拒絶され、同社は地方裁判所に提訴した。NantKwest, Inc. v. Iancu, 898 F.3d 1177, 1180-81 (Fed. Cir. 2018) (en banc)。 特許庁は同訴訟で勝訴し、訴訟終結時にNantKwestに対し、弁護士費用78,592.50ドルを含む各種「経費」の請求書を提出した。同上。この金額は、特許庁の弁護士及びパラリーガルの年間給与を、NantKwest事件に費やした時間に応じて按分計算したものである。同上。地方裁判所は特許庁のこの費用支払請求を却下したが、連邦巡回控訴裁判所への控訴において、合議体判決により覆された。同上。
連邦巡回控訴裁判所は、自らの判断で、一つの問題について全裁判官による再審理を行うことを決定した。その問題は、「合議体が『35 U.S.C. § 145の「手続のすべての費用」という規定が[特許庁の]弁護士費用の支給を認めるものである」と正しく判断したか」である。同判決。 多数意見は最終的に地方裁判所の弁護士費用請求却下を支持し、「『すべての費用』の支給は、弁護士費用の負担転換に関する議会の『具体的かつ明示的な指示』を補完し得ず、同条項の他の部分にもその適用を認める議会の意図を示すものは存在しない」と判断した。同判決。
最高裁判決
最高裁判所は、「『手続の全費用』という表現が、米国特許商標庁（USPTO）の職員（弁護士を含む）が第145条訴訟において同庁を弁護する際に生じる人件費を含むか否か」という問題について上告受理を決定した。 簡潔な全会一致の判決は、特許庁がこれらの人件費を回収できないと判示した。連邦巡回区控訴裁判所の両判決と同様、本判決もアメリカン・ルール（勝訴者負担原則）の適用範囲と効果を慎重に分析した末に到達した結論である。18世紀に起源を持つアメリカン・ルールは、「法令または契約に別段の定めがない限り、勝訴・敗訴にかかわらず各当事者は自らの弁護士費用を負担する」という原則を定めている。Hardt v. Reliance Standard Life Ins. Co., 560 U.S. 242, 252-53 (2010);参照 Baker Botts L.L.P. v. ASARCO LLC, 138 S. Ct. 2158, 2164 (2015)。 本件における主な争点は二つであった：アメリカン・ルールが実際に適用されるかどうか、そして適用される場合、弁護士費用を相手方に転嫁することを禁じる推定を覆すのに十分な法的根拠が法令上存在するかどうかである。
アメリカン・ルールが適用される
まず、裁判所はアメリカン・ルールが適用されると結論付けた。特許庁がアメリカン・ルールは勝訴当事者にのみ費用を付与する法令にのみ適用されると主張した一方、最高裁はこれに反する自らの判例を引用した。すなわち、「費用負担転換の推定から免除される法令があることを示唆する」判例は存在しない。 むしろ、セベリウス対クロアー事件（569 U.S. 369 (2013)）で証明されたように、敗訴当事者に適用される費用負担転換規定が存在し、それでもアメリカン・ルールは適用されるのである。 最高裁はまた、連邦巡回区控訴裁判所合議体による反対意見とは異なり、地方裁判所における§145民事訴訟は対審的訴訟であり、申請手続きの継続ではなく、関連する申請費用として弁護士費用が算定されるものではないと指摘した。§145の下では、地方裁判所の結果にかかわらず、NantKwestは特許庁の「費用」を負担する義務がある。 したがって、§145により敗訴当事者が勝訴当事者の費用を負担する可能性はあるものの、アメリカン・ルールは依然として適用される。
アメリカン・ルールを克服するには十分な支持が得られていない
議会は、アメリカン・ルールにおける費用負担転換の推定を覆すためには、「具体的かつ明示的な」指示を与えなければならない。Alyeska Pipeline Service Co. v. Wilderness Soc’y, 421 U.S. 240, 260 (1975)。 最高裁は「費用」の定義、他の法令における同語句の使用状況、および§145の歴史を分析した結果、アメリカン・ルールからの逸脱を正当化する明確性が不十分であると判断した。
「費用」という言葉の定義を検討した結果、裁判所は、その定義が弁護士費用の包含を支持するのに十分な広範さを持つ一方で、「単に費用の支給を排除していないという事実だけでは、『裁判所が[費用]を転嫁することを特に明示的に認めているわけではない』」と判断した（Baker Botts, 138 S. Ct. at 2165 を引用）。 実際、同条文の文脈において「費用」という語句を解釈すれば、第145条制定当時、弁護士費用はこれに含まれていなかった。また、本件で以前に主張されたように、「すべての」という修飾語が「費用」の範囲を拡大するわけでもない。裁判所は、第145条の平易な条文はアメリカン・ルール（敗訴者負担原則）の覆しを支持しないと結論づけた。
次に、裁判所は議会が「費用」と「弁護士費用」を別個の用語として理解していた多数の法令を引用した。むしろ「弁護士費用」は、議会が明示的にそのように定義した場合にのみ「費用」の一部として理解され得る。 裁判所はさらに、特許庁が自らの主張を裏付けるために提示した判例は、そのような定義を行っていないと述べている。むしろ、「経費という用語のみが、アメリカン・ルール（敗訴者負担原則）の推定を覆すのに十分な明確さで弁護士費用の授与を認めるものと解釈されたことは一度もない」のである。NantKwest事件、589 U.S ___、No. 18-801、判決文9頁。
最後に、特許法自体の歴史は、議会が弁護士費用の負担転換を意図していなかったという裁判所の結論を支持している。弁護士報酬が特許庁の「経費」に含まれる可能性はあるが、これはそれらが§145訴訟の「経費」と見なされることを意味しない。 裁判所はさらに、本案に至るまで特許庁が§145事件の終結時に弁護士費用の支払いを求めたことは一度もないと指摘した。実際、この不作為は口頭弁論における数多くの質問の焦点となり、裁判官らは特許庁が突然この請求スキームを支持するために法令を再解釈できることに懐疑的であるように見えた。 裁判所は、特許法には弁護士費用の転嫁が認められる他の条項が存在し、それらは法令文言に明示的に規定されていると指摘した。§145に同様の「具体的かつ明示的な」指示がない以上、裁判所は§145を、特許庁が本来徴収権を有する「費用」の一部として弁護士費用を受け取る権限を付与するものとは解釈しなかった。
含意
連邦巡回区控訴裁判所と最高裁の双方が指摘しているように、地方裁判所で§145審査を求める特許出願人はごく少数である。この事実に加え、最高裁の判決がNantKwest事件以前の現状を固めるだけのものであることから、本判決が特許出願戦略に与える影響は限定的であろう。 実際、最大の変化は商標法分野で生じる可能性がある。特許法の§145と同様に、15 U.S.C. §1071(b)(3)は、商標出願人が登録拒否決定を地方裁判所に不服申立てした場合、特許庁が費用を徴収することを認めている。特許法とは異なり、特許庁は商標法に基づき弁護士費用を徴収する事例を複数回実施している。 第4巡回区控訴裁判所は既に§1071のこの解釈を支持しており、この問題を扱う上告受理申立（上告受理申立書、Booking.com v. Iancu、No. 18-1309）が係属中である（これは最近上告受理が認められたUSPTO v. Booking.com(19-46)とは別件である）。 特許庁は口頭弁論において、NantKwest事件の判決が§1071の解釈にも適用されることを認めた。最高裁はBooking.com事件の上告受理申立を12月13日の会議に予定しているため、今後数週間で裁判所から何らかの動きがあるか注視する必要がある。
特許庁には第145条訴訟に関して二つの選択肢が残されている。旅行費、印刷費、法廷速記料といった小規模な経費を独占的に徴収し続けるか、あるいは議会に第145条の文言変更を求めるかである。最高裁は現行法規が他の解釈を支持し得ないことを明確にした。 しかし、今回の判決は、専門家証人費用の請求に異議を唱える将来の出願人の可能性を残している。ナンクウェスト社は口頭弁論において、これらの費用を支払ったものの、§145がこれを支持するとは考えていなかったと認めた。 最高裁が§145の文言が弁護士費用を含まないことを説明した今、この判示の範囲をさらに精緻化しようとする訴訟が発生する可能性がある。12月11日の判決は特許出願戦略の針を劇的に動かすものではないが、出願人にとってより明確性を生み出し、特許・商標分野双方における将来の訴訟への道筋を拓いた。
* フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、最高裁判所における本件およびその他の事案においてブッキング・ドットコムを代理している。
