最近参考事例として指定された2件のPTAB決定は、自明性異議申立において先行技術文献を組み合わせる動機付けの詳細な証拠を提示できない場合、審理開始前・審理開始後を問わず申立が却下される可能性があることを示している。Johns Manville Corp. v. Knauf Insulation, Inc.(IPR2018-00827, Paper 9)事件では 、PTABは先行技術文献1の組成物を他文献の組成物と置換する根拠が不十分としてIPR審理開始を却下した。 Hulu, LLC 対 Sound View Innovations, LLC 事件（IPR2018-00582, Paper 34）では、PTABは最終決定において、通信特許の請求項が自明ではないと判断した。申立人の組み合わせ動機付けの根拠が、反証によって弱められたためである。 これらの決定は、当業者が先行技術文献の教示を組み合わせてまたは修正し、請求された発明に到達する「理由」と「方法」を申立人が説明するために求められる、厳しい立証水準を示している。
最初の事例では、ジョンズ・マンビル社が クナウフ社の米国特許第9,828,287号（「'287特許」）の複数の請求項について再審査を請求し 、4件の先行技術文献の複数の組み合わせに基づく自明性による特許性欠如を主張した。 '287特許は「ガラス繊維の集合体と…様々な特性を有するバインダー[群]を含む」熱・音響用グラスファイバー断熱材を対象とする。 バインダーの重要な特徴は、「還元性糖反応物とアミン反応物」との反応生成物を含む点である。ジョンズ・マンビル提出書類9、3-4頁。特許権者であるクナウフは 、申立人が「説明なしにバインダー成分を選択的に取り上げている」こと、および先行技術文献を組み合わせる有効な根拠を示していないことを主張し、これを認めさせた。同書9頁。
提案された自明性の根拠が、先行技術文献を組み合わせたり修正したりする動機を十分に示していない点について合意するにあたり、審議会は主に、SrinivasanおよびWorthington文献に基づく申立人の第一の根拠に焦点を当てた。1 PTABは、Srinivasanがグラスファイバー断熱材などのガラス繊維製品を製造するための水性バインダー組成物を開示していると説明した。 同上6頁。同バインダーは 、還元糖とアミンからなる請求項の製品とは同一ではない。申立人は 、請求項のバインダーを教示するとしてワージントン文献に依拠した。同文献では、当該バインダーが「鋳型用シェルやコアの製造、その他の用途」に有用と開示されている。 Id.at 7. 申立人は 、ウォージントンのバインダーがスリンバサンのバインダーに置換可能であると主張した。その根拠として、ウォージントンが類似技術であり、両文献が構成成分が重複する熱硬化性バインダー組成物を開示している点を挙げた 。 Id.at 10. Securus Techs.2 およびPersonal Web Techs.,3を根拠に、PTABは「先行技術の単なる互換性」も「先行技術文献が類似技術または係争特許と同じ技術分野に属することを示すこと」も、「係争特許で主張されている先行技術の教示を組み合わせる理由を当業者が有していたことを立証する」には不十分であると判断した。Id.
委員会は、申立人が主張するその他の結合動機についても同様に欠陥があると判断した。ワージントンの 「当社の熱硬化性組成物は、熱硬化性組成物が用いられる他の用途にも使用可能である」との陳述は、係争クレームが先行技術の要素の確立された機能に基づく予測可能な使用を表すとする申立人の主張を裏付けるには不十分であると認められた。同上11頁。審議会は「引用文献が著しく異なる結合システムを教示している」と指摘し 、申立人が、すべての熱硬化性バインダーがスリニバサン型のグラスファイバー断熱製品に有用であるという根拠のない仮定以外に、ワージントンのバインダーをスリニバサンのものに代替する具体的な理由を説明しなかった点を問題視した。 同上。より 一般的には、審議会は「先行技術の要素のうち、どの要素が既知の機能を有すると主張されているか、その機能は何か、そしてその機能が予測可能であると主張される理由は何か」に関する証拠を求めた。同上12頁。付随的に 、審議会は、提案された大幅な変更を考慮すると、申立人は変更の実施に合理的な成功の見込みが存在することを十分に立証できなかったとも判断した。 同上13頁。
Hulu, LLC 対 Sound View Innovations, LLC事件における特許審判部（PTAB）の判決は、特許再審査手続（IPR）が開始された場合であっても、事実関係の詳細な検討により最終的に組み合わせの動機付けが欠如していることが示される可能性があることを示している。Hulu事件では、申立人が米国特許第6,502,133号の請求項（例えば電気通信システムにおけるリアルタイムイベントを処理する装置および方法に関するもの）に異議を申し立てた。 '133特許は、従来のデータベース管理システムが、通信システムにおける「交換サービス」に関連するリアルタイム性能要件を満たすには遅すぎることが多いことを開示している。'133特許1:25-42。発明当時 、カスタムデータベースは有効であったが、高価で柔軟性に欠ける解決策であった。同上1:43-56。 '133特許の請求項には、回復情報が格納されるメインメモリデータベースに関連付けられたリアルタイム解析エンジンが含まれる。審判部は2つの自明性根拠に基づき審理を開始したが、一方の根拠は当初から欠陥があると指摘した。4本件では、審理開始の主たる根拠となった第二の根拠、すなわちO'Neil、Kao及びDe Wittの組み合わせに焦点を当てる。Hulu, Paper 9 at 2.
オニールは、プリペイドおよびクレジット制限付き携帯電話サービスを提供する通信システムを開示しており、リアルタイムの通話監視・課金・応答システムを含む。このシステムは 少なくとも2つのデータベースを含むが、それらがメインメモリ内にあるかどうかは開示していない。したがって、申立人は 、リアルタイムデータベースシステムにおいてメインメモリデータベースが高速かつ予測可能なアクセス時間を提供するという教示について、カオに依拠した。 同上14頁。カオ判決は また、電話交換は「厳格なタイミング要件」を伴うアプリケーションであり、リアルタイムデータベースが有用であると指摘している。 申立人は、POSA（当業者の通常の知識を有する者）が「（i）電話ルーティング及び課金システムが厳密なタイミング要件を必要とすること、（ii）メインメモリデータベースがこうしたシステムに特に適していることが知られていたため、カオのメインメモリデータベースをオニールのリアルタイム通話監視システムに採用する動機付けがあった」と主張した。同上。カオが引用するDe Witt判決は、メモリ上での情報保存・復元に関する詳細の根拠として依拠された。同上。
特許権者であるサウンド・ビュー・イノベーションズは、オニールのデータベースに主張された「厳格なタイミング要件」を弱体化させる証拠を提示することで、この具体的かつ一見信憑性のある結合動機を反駁することに成功した。まず 特許権者は、オニールのシステムが通話中にデータベースから情報を取得する際にミリ秒単位ではなく数秒単位であるという証拠を指摘した。 これに対し申立人の専門家は、オニールの通信システムにおいて「1秒に1回」の更新頻度が許容されることを認めざるを得なかった。 Id.at 16-17. 第二に、特許権者の専門家は、『133特許』当時の「データベースシステムの大多数」がディスクベースであり、これらはオニールの要件を満たすのに十分な速度であったという争いのない証言を行った。Id.at 17-18.第三に、特許権者は、O'Neilのデータベースにメインメモリデータベースを使用しても、システムがデータベースからの情報を必要とする前にコールルーティングが完了するため、O'Neilのコールルーティング速度に影響はなかったという証拠も提示した。Id.at 18. 最後に 、審決は、メインメモリの高コスト、低容量、揮発性といった欠点が、オニールとカオ／デウィットを組み合わせるPOSAにとって不利に働いたと判断した。5Id. at 19-20.
要約すると、ジョンズ ・マンビル事件とHulu事件の判決は、IPR申立書において自明性異議申立を支持する証拠と主張を組み合わせる動機付けを徹底的に検証するよう、申立人に対する戒めとなる事例を提供している。これらの 判決はまた、特許権者に対し、クレームの全要素が組み合わせた先行技術によって満たされる場合であっても、主張される組み合わせ動機付けの事実的根拠に対する詳細な反論が、自明性異議申立を退けるための有効な戦略であることを強く想起させるものである。
1 スリニヴァサンおよびワージントンのいずれか一方または両方が、他の３つの提案された自明性の根拠にも登場しており、審判部はそれらの根拠が根拠１と同様の理由で不成立であると判断した。同上、14頁。
2 Securus Techs., Inc. 対 Global Tel*Link Corp. 事件、701 F. App’x 971, 977 (連邦巡回区控訴裁判所 2017年)。
3 パーソナル・ウェブ・テクス社対アップル社事件、848 F.3d 987, 993（連邦巡回区控訴裁判所 2017年）。
4 審決及び最終書面審決において、審決委員会は、自明性の第一の根拠が、少なくとも一つの請求項要素を教示または示唆していないことを示した。
5 申立人が答弁書で提起したその他の動機に関する主張は、いずれも根拠がないか時期尚早であると判断された。同書21頁
