2019年12月、米国特許商標庁(USPTO)、国立標準技術研究所(NIST)、および米国司法省反トラスト局(DOJ)は、RANDまたはFRANDライセンス供与の約束が課された標準必須特許(SEP)1の侵害に対する差止救済の適切性に関する見解を示す政策声明を発表した。 これによりUSPTOとDOJは、2013年に共同で発表した政策声明を撤回した。新たな政策では、特許権者のFRAND義務は、裁判所や審判機関が侵害救済措置を検討する際の関連要素ではあるが、差止命令による救済措置を妨げるものではないと規定されている。2019年の政策声明は、侵害された特許がFRAND義務の対象となる標準必須特許であるという理由だけで、特許侵害時に利用可能な救済措置を制限する特別な規則を一切認めないとしている。
2013年に撤回された政策声明は、1930年関税法第337条に基づく調査における排除命令に焦点を当てていたが、連邦裁判所における差止救済請求にも同様の原則が適用されるべきであると示唆していた。 2013年、司法省(DOJ)と米国特許商標庁(USPTO)は、特許権者が他者による特許発明の実施を排除する権利を認めた一方で、標準必須特許(SEP)権者が自発的にFRANDまたはRAND条件での特許ライセンス供与を約束した場合、差止命令には一定の制限が適用されるべきとの見解を示した。 特に、必須特許の所有者がFRANDロイヤルティ以上の対価を要求しようとする場合、差止命令や排除命令は公共の利益に反する可能性があると考えました。したがって、司法省と特許庁は、仮のライセンシーが確立されたFRANDロイヤルティの支払いを拒否した場合や、そのようなロイヤルティを決定するための交渉を拒否した場合など、例外的な状況に差止救済を限定することを提案しました。
2019年の政策声明は差止救済に対するいかなる推定も覆し、司法省(DOJ)と米国特許商標庁(USPTO)が、FRAND義務の対象となる標準必須特許(SEP)に関する紛争に対して独自の救済規則を支持しないことを明確にした。 司法省と特許庁は、NIST(国立標準技術研究所)と共に、米国国際貿易委員会、裁判所、その他の決定機関が標準必須特許の侵害に対する救済措置を決定する際には、特許権者によるFRAND承諾を含む全ての関連要素を考慮すべきとの見解を示した。各機関は、裁判所または決定機関がeBay対MercExchange事件4で最高裁が示した衡平法基準を適用する柔軟な差止命令基準を採用すべきであると提案した。
この新たな方針は、マカン・デルラヒム司法次官補(AAG)の過去の演説および連邦巡回控訴裁判所による2014年のApple, Inc. v. Motorola, Inc.判決と整合する。5デルラヒム次官補は、独占禁止法および知的財産法に対する「ニュー・マディソン」アプローチの説明において、標準必須特許(SEP)保有者が差止命令の権利を確立することが損害賠償の権利確立よりも著しく困難であるとする立場を批判した。6 Apple事件において、地方裁判所は標準必須特許に対する差止命令を認めない絶対的規則を適用した。 連邦巡回区控訴裁判所はこれを覆し、特許権者のFRAND(公正・妥当・非差別的)条件での実施許諾の約束は、裁判所の差止命令の分析に関連するが、差止救済に関してFRANDを約束した特許に関する特定の規則は存在しないとの判断を示した。7興味深いことに、連邦巡回区控訴裁判所は、標準必須特許の所有者がFRAND条件での特許実施許諾を拒否した場合、差止命令が適切となり得るという主張について、2013年の米国特許商標庁(USPTO)および司法省(DOJ)の政策声明を引用した。
司法省(DOJ)と米国特許商標庁(USPTO)の方針声明は変更されたものの、連邦訴訟における結果が実際に変わるかどうかは不明である。連邦巡回控訴裁判所がApple判決で指摘したように、最高裁がeBay判決で示した枠組みは、FRAND義務の対象となる標準必須特許(SEP)の特異性に対処するための柔軟な差止命令基準を提供する。 第一に、標準化プロセスにおける特許権者のFRAND合意は、差止命令に必要な回復不能な損害基準を満たす能力に影響し得る。特許権者が他の第三者にライセンス供与しているか否かも関連性を持つ。さらに、特許損害賠償の標準的Georgia-Pacific8要素を適用する場合、継続的侵害に対する適切なロイヤルティを設定する際、当該他ライセンスにおけるFRAND料率は考慮される可能性が高い。 標準必須特許権者がFRAND義務を反故にした場合、標準化団体は直接的な契約上の請求権を有し、潜在的ライセンシーは第三受益者請求を提起できる可能性がある。しかしいずれの結果も、シャーマン法に基づく反トラスト救済を必然的に必要とするわけではない。 根本的な政策課題は、将来の使用/侵害を差し止める差止命令が発令されないという確信を持って、潜在的ライセンシーが標準必須特許を利用(侵害)できるかどうかである。連邦巡回区控訴裁判所のApple判決の判断基準にせよ、2019年の司法省・米国特許商標庁・国立標準技術研究所の政策声明にせよ、その答えは否である。差止命令の可能性は残るが、発令の可否は個別の事実関係に依存する。
1技術が適切に機能し、様々な構成要素が相互に作用する必要性から、標準化団体は異なるメーカーが製造した製品の相互運用性を可能にする特定の技術標準を採用する。標準を満たすために必要な技術の特許は、標準必須特許として知られる。
2特許権者は、標準化団体における標準設定活動に参加する場合、当該特許を合理的かつ非差別的条件(RAND)または公正、合理的かつ非差別的条件(FRAND)でライセンス供与することに合意することができる。
32019年政策声明の全文は、https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP%20policy%20statement%20signed.pdf で閲覧可能です。
4547 U.S. 388, 390-93 (2006).
5757 F.3d 1286、1332 (Fed. Cir. 2014)、他の理由でウィリアムソン対 Citrix Online, LLC、792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) により覆された。
6M. デルラヒム、「独占禁止法と知的財産法に対する『新たなマディソン』アプローチ」、13号(2018年3月16日)、https://www.justice.gov/opa/speech/file/1044316/download で閲覧可能。
7757 F.3d 1331-32頁。
特許侵害訴訟において合理的な使用料の額を評価する際に一般的に考慮される要素は、 ジョージア・パシフィック社対米国合板会社事件(318 F. Supp. 1116(S.D.N.Y. 1970))に由来する。