連邦巡回区裁判所は簡潔な意見書において、 すなわち、特許審判・上訴委員会（PTAB）が特許無効審判（IPR）手続きにおいて争われたクレームの一部のみを審理できるかどうかという点である。関連する地方裁判所手続きにおいて一部のクレームが無効とされたにおいて解決済みと考えられていた問題、すなわち特許審判・控訴委員会（PTAB）が特許無効審判（IPR）手続において争われたクレームの一部のみを審理できるかどうかを再び提起する救済措置を命じた。関連する地方裁判所手続における一部クレームの無効認定を支持した上で、同裁判所はPTAB決定の一部を取り消し、争われたクレームの一部についてIPR申立てを無効として却下するようPTABに差し戻した。 要するに、連邦巡回区裁判所は事実上、審議会に対し、IPR手続で争われたクレームの一部のみについて決定を下すよう命じたのである。
無意味さ
係争の無効性を理解するには、本件の手続き上の経緯を把握することが重要である。2016年初頭、Voip-Pal社は米国ネバダ地区連邦地方裁判所に、米国特許第8,542,815号及び第9,179,005号（「主張特許」）の侵害を理由にApple社を提訴した。 Apple Inc. v. Voip-Pal, Inc., Nos. 2018-1456, 2018-1457, slip op. at 2-3 (Fed. Cir. Sept. 25, 2020)参照。 その後、Appleは当事者間再審査（IPR）を請求し、IPRの結論が出るまで地方裁判所での訴訟は停止された。同判決書3頁参照。審決委員会は最終的に、主張された特許の全クレームが自明性により無効ではないと結論付けた。 同判決書4頁参照。その後間もなく、地方裁判所の係属停止は解除され、本件は米国連邦地方裁判所カリフォルニア北部地区に移送され、同一特許の侵害を主張する関連事件と併合された。同判決書6頁参照。地方裁判所はその後、代表クレームが特許適格性を欠くと判断し、却下申立てを認容した。この結果は、連邦巡回控訴裁判所が別個の意見書において Apple Inc. v. Twitter, Inc.（以下「Twitter事件」）において支持された。同判決参照。
Twitter事件における控訴審判決確定後、本件に提出された「係争不存在の申立て」と題する事後説明文書において、Appleは当該確定判決により本上訴は係争不存在となり、審決の取消し及び関連する制裁措置の取り消しを正当化すると主張した。Apple Inc. v. Voip-Pal.com, Inc., Nos. 18-1456 (Fed. Cir. June 8, 2020), ECF No. 79参照 。連邦巡回区裁判所における口頭弁論において、Appleは異議なく主張した。すなわち、地方裁判所により無効とされたクレームと重複する、IPR（特許無効審判）で争われた全てのクレームは、係争不存在を理由に却下されるべきである。 Apple Inc., Nos. 2018-1456, 2018-1457, slip op. at 6参照。連邦巡回区裁判所はこれを認め、「Twitter事件において当該クレームがセクション101の要件を満たさなかった以上、Appleは『損害を受ける可能性を喪失したため、本件控訴における[自明性]の検討対象は争点とならない』」と判断した。 同判決7頁。連邦巡回区控訴裁判所はその後、一部破棄差し戻しを命じ、重複するクレームに関するアップルの特許無効審判請求を審理委員会が却下するよう指示した。残りの非重複クレームについては、審理委員会の非自明性判断を支持した。
この係争不存在に関する見解を受けて、二つの疑問がほぼ未解決のまま残されている。 第一に、裁判所が行政手続きにおいて争点消滅を理由とする却下命令を発する権限を実際に有していたかどうか。第二に、本件判決がSAS Institute Inc. v. Iancu判決（申立人は争われた全クレームに対応する書面による決定を受ける権利を有すると定めた）とどのように関連するかである。138 S. Ct. 1348, 1359-60 (2018)。
最初の質問、すなわち裁判対象性と係争不存在に関する点について、一般的に連邦裁判所に係属中の事件は、係属期間中のある時点で裁判対象性を失い、それによって係争不存在となる場合がある。本件控訴における連邦巡回区裁判所は、United States v. Munsingwear, Inc. を 引用し、連邦制度の裁判所からの民事事件が係属中に係争不存在となった場合 、「確立された慣行」 「連邦司法制度の裁判所からの民事事件が、上訴過程中または実体審理係属中に係属不適格となった場合、下級審判決を破棄または取消し、却下を指示して差し戻すこと」が「上訴裁判所の義務」であると判示している（340 U.S. 36, 39-40 (1950)）。 連邦巡回控訴裁判所は脚注において、本件上訴がマンシングウェア事件のように連邦裁判所から生じたものではなく、行政機関から生じたものであることを認めつつ、「この手続上の経緯の違いは、異なる救済措置を正当化するものではない」と述べている。参照：Apple Inc.事件、事件番号2018-1456、2018-1457、判決文7頁注3（PNC Bank Nat’l Ass’n v. Secure Axcess, LLC, 138 S. Ct. 1982, 1982 (2018) (mem.)（審理対象消滅を理由とする命令取消のため審理機関への差し戻しを命じた事例）を参照）。
しかしながら、最高裁がPNC銀行事件 で明らかに取った措置は、本件における部分的取り消しを直接支持するものではない 。PNC銀行事件において最高裁は、連邦巡回区控訴裁判所に特許審判部の意見書の一部取り消しを命じるよう指示したのではなく、意見書全体の取り消しを要求する指示を出したのである。PNC銀行事件、138 S. Ct.1982頁参照。 少なくとも、連邦巡回区裁判所が本件控訴で取った措置は、最高裁がPNC銀行 事件及びMunsingwear, Inc.事件で示した判断を拡大解釈したものであり、基礎となる決定全体を取り消すという「確立された慣行」からの逸脱であることを認めていない。Apple Inc.事件（事件番号2018-1456、2018-1457）判決文7頁注3参照。
第二の質問、すなわち本意見がSAS Institute Inc. v. Iancu事件とどのように関連するかについて理解を求める点に関しては、最高裁がSAS事件において 「訴訟の進行は、長官の裁量ではなく、申立人の申立書によって導かれるべきである」と述べていることは 周知の事実である（138 S. Ct. at 1351）。 これは、申立人が申立書に記載された全ての主張及び異議に対処する最終的な書面による決定を受ける権利を有することを意味する。最高裁判所が今年初めに述べたように、「行政機関が当事者間審査を開始した以上、当該事件の全ての主張を解決しなければならない」。 Thryv Inc. v. Click-to-Call Inc., 140 S. Ct. 1367, 1376 (2020) (SAS Inst., 138 S. Ct. at 1353より引用)。
ここで連邦巡回区裁判所は、審判部が決定の一部のみを取り消し、残りの部分は維持することを求めた。審判部がこれらの重複するクレームを争点喪失として却下すれば、アップルはそれらに関する書面決定をもはや得られなくなる。連邦巡回区裁判所の取り消し・差し戻し決定は、SAS判決が「訴訟を導くのは申立書である」と命じているにもかかわらず、審判部が部分的な決定を下すことを事実上認めているように見える。 連邦巡回区裁判所自体の判決ではこの問題に言及していないが、SAS判決が「『申立書において』争われたクレームが必ずしも訴訟終結まで存続するとは限らない」と認めた点に答えを見出せるかもしれない。 SAS Inst., 138 S. Ct. at 1357. 具体的には、最高裁は、例えば特許権者がIPRの過程で争われているクレームの取消しを求める場合など、訴訟中に争われている特許のクレームが選別される可能性があることを、法令の文言自体が定めていると表明している。同上。連邦巡回区裁判所の見解は明示されていないが、重複するクレームは事実上特許から除外されたため、審決委員会がIPRで争われたクレームの一部のみについて審決を下すことが可能になったという解釈かもしれない。
連邦巡回区裁判所は、ほぼ同様に簡潔な部分において、地方裁判所手続で無効とされなかった請求項もまた争点喪失により却下されるべきだというアップルの主張を退けた。Apple, slip op. at 8. しかしながら、裁判所が説明したように、地方裁判所手続における請求権消滅の効果は、Voip-Palが将来提起する訴訟においてのみ判断され得る。See id.(citingIn re Katz Interactive Call Processing Pat. Litig., 639 F.3d 1303, 1310 n.5 (Fed. Cir. 2011)（「本[第一]事件における判決の正確な効果は、必然的に、将来提起される可能性のあるいかなる後続訴訟においても決定されなければならない」と述べている）参照））（Apple判決文における変更と強調）。 現段階で示されるいかなる見解も単なる助言に過ぎず、裁判所の憲法第3条管轄権の侵害となる。同判決9頁参照。
制裁と再審理
初期の知的財産権（IPR）手続き中、Voip-Palの元最高経営責任者（CEO）は、連邦議会議員、大統領、連邦判事、特許審判部（PTAB）で勤務する行政特許判事（APJ）を含む複数の人物に多数の書簡を送付した。同書3頁参照。 これらの書簡はAppleに送付されておらず、IPR制度を批判し、審理結果に不満を表明するとともに、Voip-Palに有利な判断、あるいは代替案としてAppleの申立て却下を求めていた。同上。書面決定で争われたクレームのいずれも自明性による無効と判断されなかった後、Appleは一方的な連絡を理由に制裁を請求し、有効性に関する最終書面決定を連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。同上4頁参照。連邦巡回区裁判所は、制裁申立てについて審理するため審理委員会に限定的な審理停止を許可した。同上参照。新たな行政審判官（APJ）パネルはアップルの制裁申立てを認め、新たな救済措置を考案し、アップルの再審理請求を自ら審理することを選択した。同上4-5頁参照。しかし、この請求は、アップルが最終書面決定の発行において前パネルが事柄を誤解または見落としたことを立証できなかったため、実質的に却下された。 同上5頁参照。連邦巡回区控訴裁判所はその後、執行停止を解除した。これにより、アップルが二つの根拠でこの結果に異議を唱える本件上訴が生じた。第一に、第二審パネルが新規の制裁を課した際に行政手続法（APA）及び適正手続が侵害されたと主張し、第二に、審理対象のクレームが自明ではないとの審理委員会の結論は誤りであると主張している。同上9頁参照。
アップルは、審議会が37 C.F.R. § 42.12(b)に列挙された8つの制裁のうち1つしか発動できないと主張した。同書10頁参照。しかし裁判所は、§ 42.12(b)が「制裁には…が含まれる」と規定している点を指摘し、このリストが網羅的ではないことを立証している。 同上11頁参照。当該規則は審議会が独自の制裁を策定することを支持しており、選択された制裁は合理的であったため、裁量権の乱用や行政手続法（APA）違反には該当しない。
次に、アップルは、委員会が同社が求めた特定の制裁を発令することを拒否したことに起因する適正手続の侵害を主張した。同書12頁参照。この主張は、アップルが適正手続の懸念を最初に提起した際にいかなる財産的利益も特定しなかったため却下された。同書参照。適正手続の侵害には財産的利益の剥奪が必要であり、新たな主張は控訴審で提起できないため、裁判所はアップルの主張を退けた。同書12-13頁参照。
最後に、アップルは、自社が主張する先行技術を組み合わせる動機を立証できなかったとする審決の判断が、法的に誤りであり事実認定にも誤りがあったと主張した。同書13頁参照。しかし、この主張もまた退けられた。同書13-15頁参照。さらに裁判所は、アップル側の専門家が文献を組み合わせる理由として提示したのは「結論的で不十分な」根拠に過ぎないとする審決の判断を支持した。 同上14頁参照。前述の通り、非自明性の認定は単なる結論的な主張によって支持されるものではない。同上（ In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006) を引用）。 加えて、審判部がVoip-Palの専門家の証言をAppleのそれよりも信用した判断に誤りはない。同判決書15頁参照。
判決文は短いものの、未解決の疑問点を残している。例えば、特許審判部はIPR申立てを部分的に却下する前に、連邦巡回控訴裁判所の命令を待たねばならないのか？通常、特許審判部では連邦憲法第3条の係争不存在が適用されないため、係争不存在以外の理由でIPR申立ての部分却下が認められる余地はあるのか？ また制裁に関しては、審判部が規則に列挙された8種類の制裁に限定されない以上、金銭的制裁を科すことは可能か。本件に至った事実関係は一般的ではないかもしれないが、未解決の問題に対処するため、さらなる上訴が生じる可能性は高いと思われる。
