連邦巡回控訴裁判所は判例となる判決において、上訴人SIPCO LLCの特許がカバード・ビジネス・メソッド（CBM）審査の対象となるか否かの閾値判断は上訴不能であると判示した。¹したがって同裁判所は、当該閾値判断に対するSIPCOの異議申し立てを審査することは差し控えられると判示した。²
背景
SIPCOは、遠隔デバイスが低電力無線接続を介して中間ノードと通信し、そのノードが中央拠点に接続する二段階通信経路に関する特許を所有していた。3 特許審判部（ PTAB）は CBM審査を開始し、35 U.S.C. § 101に基づく特許対象外事項として、また35 U.S.C.4 審議会は 、技術的問題に対する技術的解決策が存在しないとの判断を含む理由から、当該特許がCBM審査の対象となることを認定した。5 連邦巡回区控訴裁判所は 、技術的解決策が存在しないとの審議会判断を覆し、審議会決定を破棄し、関連法令の適用可能性を検討するよう差し戻した。6 被控訴人である エマーソン・エレクトリックLLPは、全裁判官による再審理の申立てが却下された後、上告受理申立てを提出し、最高裁はこれを認めた。7 最高裁は 連邦巡回控訴裁判所の判決を破棄し、 Thryv事件を鑑み、差し戻した。9 Thryv事件において、最高裁は、先行訴訟が35 U.S.C. § 315(b)（「時効」規定）に基づく当事者間再審査の開始を妨げるか否かの特許庁の決定は、35 U.S.C. § 314(d)の「上訴不可」規定に基づき最終的かつ上訴不能であると判示していた。10
最高裁判所からの差し戻し
差し戻し審において、連邦巡回控訴裁判所は自らの命令を想起し、補充弁論を命じ、特許庁の介入申立てを認めた。11上訴可能性の問題について、 連邦巡回区裁判所は、CBM審査開始決定が35 U.S.C. § 324(e)（CBM審査に特化した「上訴不可」規定）に基づき上訴不能であると判示した。12 同裁判所は、Thryv事件及びESIPシリーズ2事件13との類似点、ならびに Facebook事件との対比14を根拠とした。15 Thryv事件では、最高裁が315(b)条の時効規定は当事者間再審査の開始要件であると判示した16。 またESIP事件では、連邦巡回控訴裁判所が「申立書が全ての利害関係当事者を特定した」とする審判部の判断に対し特許権者が上訴できないと判示した。17同様に、連邦巡回区裁判所は、AIA第18条(d)項がCBM審査の開始を条件付けるのは技術的発明を含まない特許に限られると指摘した。18 一方Facebook事件では、連邦巡回区裁判所は、審理開始後の審理参加に関する審理部決定は、審理開始決定に影響を与えないため上訴可能であると判示した。19
特許性の実体について、連邦巡回区控訴裁判所は審決部の自明性判断を支持した。20
潜在的な影響
SIPCO判決は、Thryv判決の影響範囲が当初予想をはるかに超える可能性を示している。Thryv判決で上訴不能とされた時効規定の適用可否判断は比較的単純だが、クレームが技術的問題に対する技術的解決策を開示しているか否かの判断は、判断を行うPTAB審判官の技術的理解に基づき異なる論理展開、ひいては異なる結果を生む可能性が高い。 CBM審査は2020年9月16日に終了したが、連邦巡回区控訴裁判所はこの判決を根拠に、他のPTAB決定も上訴不能と判断することでPTABの権限をさらに拡大する可能性がある。
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1SIPCO, LLC 対 Emerson Electric Co.事件、980 F.3d 865, 867 (連邦巡回区控訴裁判所 2020年)。
2 同上
3同上
4 同上
5同上
6同上
7同上
8同上、867頁。
9Thryv, Inc. 対 Click-to-Call Technologies, LP,140 S. Ct. 1367 (2020).
10SIPCO事件、980 F.3d 868-869頁。
11同上、867頁。
12同上
13ESIP Series 2, LLC 対 Puzhen Life USA, LLC,958 F.3d 1378 (連邦巡回区控訴裁判所 2020年)。
14SIPCO,980 F.3d at 869-870.
15Facebook, Inc. 対 Windy City Innovations, LLC, 973 F.3d 1321 (連邦巡回区控訴裁判所 2020年)。
16SIPCO事件、980 F.3d869頁。
17 870頁参照。
18同上、869頁。
19同上、870頁。
20 同上
