現行のUSPTO特許期間調整(PTA)規則では、出願日(または国内段階開始日)から8ヶ月以内に出願が「審査準備完了(ready for examination)」でない場合、出願人は審査開始前に「出願人の遅延(Applicant delay)」を理由に特許期間調整(PTA)控除を請求される可能性があります。この規則は2013年12月18日の特許法条約の規則変更で初めて発効されましたが、USPTOが以下の規則を実施して以来、審査前のPTA控除が増加しています。 スーパーナス-関連のPTA変更を7月16日に実施して以来、審査前のPTA控除が増加しています。2020.この変更により、予備補正をめぐるPTA規則が明示的に変更されましたが、出願人は、シーケンスリストの誤りを訂正するためにPTA控除を請求されることに驚くかもしれません。
審査準備完了」ルール
8ヶ月の「審査準備」ルールは現在、37CFR 1.704(c)(13)に規定されている:
(13) 本項(f)に規定される審査を受けられる状態の申請書を8ヶ月以内に提出しなかった場合。 を提出しなかった場合。この場合、第703条に定める調整期間は、その調整期間となる日の翌日から起算して、日数があればその日数だけ短縮される。703条に定める調整期間は、もしあれば、35U.S.C. 111(a)に基づき出願が行われた日又は国際出願において35U.S.C. 371(b)若しくは(f)に基づき国内段階が開始された日のいずれかから8箇月を経過した日の翌日から始まり、出願が本節(f)に定義する審査状態にある日に終了する日数だけ短縮されるものとする。
このルールは、次のようなPTAのルールに基づいている。 裁定このルールは、USPTOが35USC第132条に基づく最初のOffice ActionまたはNotice of Allowanceを発行するまでに14ヶ月以上かかった場合にPTAを与えるというPTAルールに基づいています。8ヶ月と14ヶ月の間には大きな開きがありますが、USPTOは常に最初のOffice Actionまでの期間を短縮しようとしており、審査準備が整っていない出願によってその努力が妨げられることを望んでいません。
USPTOのダッシュボードによるとによると、最初のオフィスアクション(「最初のオフィスアクションの係属期間」)までの現在の平均期間は16.9ヶ月です。
審査準備完了」の条件
審査準備完了」の要件は現在、37 CFR 1.704(f)に定められている:
(f) 35 U.S.C.111(a)に基づき提出された出願は、少なくとも一つのクレーム及び要約を含む明細書(1.72(b)項)、1.52条に準拠した書類、1.84条に準拠した図面(もしあれば)、1.52条(d)項又は1.57条(a)項で要求される英訳を含む場合、審査が可能な状態にある、 §1.821から§1.825に準拠した配列表(該当する場合)(該当する場合),発明者の宣誓書若しくは宣言書又は1.63(b)に規定する情報を記載した出願データシート,基本出願手数料 (1.16(a)若しくは1.16(c)),調査手数料(1.16(k)若しくは1.16(m)),審査手数料(1.16(o)若しくは1.16(q)),1.57(a)に規定する先に提出した出願の認証謄本,及び1.16(s)に基 づき国内官庁が要求する出願サイズ手数料。国際出願は,出願が1.491(b)に規定する国内段階へ移行し,少なくとも1つの請求の範囲及び要約書 (1.72(b))を含む明細書を含み,1.52条に準拠した書類,1.84条に準拠した図面(もしあれば、 1.821から1.825に準拠した配列表(該当する場合)(該当する場合),発明者の宣誓書若しくは宣言書又は1.63(b)に規定する情報を記載した出願データシート,調査手数料 (1.492(b)),審査手数料(1.492(c))及び1.492(j)に基づき国内官庁が要求する出願サイズ手数料。
強調された文言に示されているように、完全に準拠したシークエンス・リスティングは "ready for examination "要件の一つである。
この「審査準備完了」ルールは、いずれかの要件が満たされる前にオフィス・アクション(または許可通知)が発行された場合、その場しのぎが可能である:
出願は、35 U.S.C.132に基づく訴え又は35 U.S.C.151に基づく許可通知のいずれかが先に発せら れる日より前の、書類、図面又は配列表を訂正する最新の回答(もしあれば)の提出日に、本項 の適用上、1.52条に準拠した書類、1.84条に準拠した図面(もしあれば)、及び1.821条から 1.825条に準拠した配列表(もしあれば)を有するものとみなされる。
つまり、最初のオフィスアクション(または許可通知)が発行される前に、USPTOが不備に気づかなかった場合、出願人は以下のことができない。 されない。最初のオフィスアクションで設定された期間内に審査官によって指摘された欠陥を修正するためのPTA控除は請求されない。
一方、USPTO(または出願人)が不備に気付いた場合、8ヶ月の期間が経過した後にそれを修正すると、"出願人の遅延 "としてPTAが控除される可能性がある。
シークエンス・エラーはPTAを奪うかもしれない
USPTOは通常、手数料の不備について早期に通知を発行しますが(例えば)、シークエンス・リスティングの誤りについてUSPTOが通知を発行するまでには時間がかかる場合があります(例えば、"Notice to Comply With Requirements For Patent Applications Containing Nucleotide Sequence And/Or Amino Acid Sequence Disclosures")。現行のPTA規則では、配列リストの規則を遵守していると信じていた出願人が、8ヶ月の期間が経過した後、最初のオフィスアクション(または許可通知)が発行される前に、提出書類の技術的な誤りが発見された場合、PTAのセーフガードはありません。この場合、出願人が適時に完全な応答書を提出したとしても、8ヶ月経過日から応答書を提出した日までのPTA控除が課される可能性があります。
特許期間を最大化し、PTA控除を最小化することに関心のある出願人は、必要とされるシークエンス・リスティングを8ヶ月前に提出し、すべてのシークエンス・リスティング規則が遵守されていることを確認するための措置を講じることを検討すべきである。USPTOは、規則遵守のための "Helpful Hints"を提供しています。また、コンピュータで読み取り可能な形式のシークエンス・リスティングをチェックするためのMicrosoft Windowsベースのソフトウェア・アプリケーション "Sequence Listing Checker"も提供しています。しかし、USPTOは、シーケンス・リスト・チェッカーのテストに「合格」したシーケンス・リストにもエラーを発見する可能性があります。したがって、これらのリソースを活用しても、すべてのシークエンス・リスティングの誤りを防ぐことはできないかもしれない。