2022年2月1日付の判決において、連邦巡回控訴裁判所は、出願人が認めた先行技術（AAPA） が当事者間レビュー（ IPR）における有効性異議申立の根拠となり得ないことを確認した。 この判決は、入力／出力デバイスとコアデバイス間の通信を担う「レベルシフタ」を含む集積回路デバイスに関するクアルコム特許の有効性を争う、アップル社による2件の当事者間レビュー（IPR）請求に端を発する。審理委員会においてアップル社が勝訴した無効理由の根拠は、Majcherczakと呼ばれる先行技術文献を鑑み、AAPA（当該特許の図1及び付随する説明）に依拠したものであった。
特許無効審判において、クアルコムはAAPAと引用先行技術が係争クレームの全要素を教示している点については争わなかった。クアルコムは、特許権者の自認は特許無効審判で依拠できないため、アップルの有効性異議申立に欠陥があると主張したのみである。 審決審議会はこれに異議を唱え、35 U.S.C. § 311(b)の下では「特許または印刷物からなる先行技術」にはAAPAが含まれると結論付けた。その理由は、AAPAが（係争中の特許である） 特許に含まれる先行技術であるためである。4クアルコムは連邦巡回区控訴裁判所に上訴した。
連邦巡回控訴裁判所の合議体は、AAPAが特許に含まれる先行技術であるため「特許または印刷物による先行技術」に該当するという審決部の結論を退けた。代わりに、同法が言及する「特許または印刷物」自体が係争特許に対する先行技術でなければならないと合議体は判断した。 裁判所は、「特許または印刷物からなる先行技術」のこの解釈が、35 U.S.C. § 301(a)における同一文言の過去の司法解釈と一致すると説明し、最高裁判所および連邦巡回区裁判所が、§ 311(b)で言及される「特許および印刷物」自体を先行技術と理解してきたことを指摘した。5
ただし、パネルは、AAPAが当事者間レビューから 完全に除外されるわけではないことを慎重に説明した。例えば、AAPAは、発明の時点で熟練技術者が知っていたであろう事実関係の基礎を提供するために使用される可能性がある。また、欠落しているクレーム限定を補うために使用される可能性もある。ただし、有効性異議申立ての「根拠」として使用することはできない。
したがって、本件の最終的な帰結は、アップルの請願が請願書で引用したAAPAを「根拠として」§103異議申し立てを提起しているか否かにかかっており、連邦巡回区裁判所は当該問題の第一審的解決のために審理を審決委員会に差し戻した。 したがって、審判部は、アップルの申立書が単にAAPAを引用して欠落した限定（合衆国法典第311条(b)項に基づく許容される使用）を補完しているのか、それともAAPAへの依存度が極めて高く、許容されない形でアップルの有効性異議の根拠を形成しているのかを判断しなければならない。しかしながら、合議体の決定は、その境界線がどこにあるのかを特定する上でほとんど参考にならない。
この点において、Appleの請願書における特許不存の根拠が、AAPAを前提とした先行技術文献ではなく、Majcherczak先行技術文献を前提としたAAPAとして記述されていることが重要かもしれない。 これは、IPRにおいてAAPAを援用して欠落したクレーム限定を補完できるとする主張について、審理部会が主要な判例として引用したKoninklijke Philips N.V. v. Google, LLC et al., 948 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2020)）は、当業者の一般的な知識を踏まえた先行技術文献の修正が自明であったという主張を扱ったものである。したがって（少なくとも本件においては）、分析の焦点は、異議申立人が先行技術を踏まえたAAPAの修正が自明であったと主張しているのか、あるいはその逆の立場を取っているのかという点にかかっている可能性がある。 しかし、判決結果にかかわらず、この決定は、PTAB実務家が特許無効の主張を争われている特許の先行技術に集中させる必要があり、せいぜい先行技術に欠けている限定を補うためにAAPAに依拠すべきだという有益な教訓となる。
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1クアルコム社対アップル社事件、事件番号2020-1558～2020-1559、ECF番号82、連邦控訴裁判所判例集610頁（連邦巡回控訴裁判所2022年）。
2同上
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