米国特許商標庁の新長官キャサリン・ヴィダルは最近、特許審判部（PTAB）における Fintiv判決に基づく事件を根拠に、当事者間レビュー （IPR）や特許付与後レビュー（PGR）などのPTAB手続を裁量的に却下する適用について明確化する覚書を発出した。長官による新たな指針の主な内容は以下の通りである。
特許侵害を訴えられた当事者は、ほぼ定型的に当該特許の特許無効審判（IPR）または特許権異議申立（PGR）を求めるようになった。これらの手続は、導入から約10年で急激に普及している。 特許権者の最初の防御手段の一つは、審理の裁量的却下を求めることである。裁量的却下を求める根拠は複数存在するが、特に頻繁に引用されるのはFintiv判決に基づくものである。この判例は、地方裁判所での訴訟が並行している場合にAIA（米国特許法改正法）に基づく特許権後発審理を開始すべきか否かを判断するための6要素テストを定めた先例となる判決である。Fintiv判決以降、PTABは審理予定日が最終書面決定の法定期限より早い場合、裁量的理由に基づき多数の申立ての審理開始を却下してきた。複数のPTAB決定では、並行する国際貿易委員会（ITC）調査を理由に審理開始を却下するためFintiv判決を拡張適用した事例もある。本覚書ではこれら及びその他の問題点を以下に要約して論じる。
新ディレクターのフィンティブ覚書の要点
- フィンティブ判決に基づく拒絶は、「特許性がないことを示す説得力のある証拠が申立書に提示されている場合」には完全に回避可能であり、これにより申立書の実質的価値が分析の最優先事項となる。従来、PTABはフィンティブ要素6 に基づき主張された拒絶理由の相対的強度を、その他の関連要素と共に評価していた。 本覚書は「説得力のある実質的異議申立とは、審理において反証されなければ、証拠の優越性により一つ以上の請求項が特許不適格であると明白に結論づけられる証拠が存在するケース」であり、「単に法定の審理開始要件を満たすのに十分な情報」とは対照的であると明確化している。 今後、PTABが「説得力のある証拠」基準をどのように適用していくか、注目される。
- フィンティブはIT C手続には適用されなくなる 。代わりに、フィンティブは 明示的に地方裁判所手続に限定される 。この明確化は重要な進展である。なぜならITC調査は迅速に進み、申立人がITCにおいて少なくとも同一の根拠を追及しない旨の合意書を提出しなかった複数の事案において、PTABが裁量的理由で審理開始を却下する結果を招いてきたからである。 この変更は、特許権者がITC調査を開始するか、あるいはFintivによる却下 可能性が残る地方裁判所に請求を限定するかの判断に影響を与える可能性がある。特許権者は、裁量的却下を回避するための合意条項提供の必要性を認識しなくなるかもしれない。
- Fintiv による拒否は、 ソテラ 「PTABにおいて合理的に主張できた可能性 のある同一の根拠またはいかなる根拠についても、地方裁判所において追及しない」 旨の合意書によって回避できる。 PTABは最近、申立人がこのような広範な合意条項を提供した場合、Fintivに基づく審理開始拒否の管轄権行使を控える傾向にあるものの、裁判所の審理期日との近接性など他の要素との衡平性判断は依然必要であった。今回の改正により、ソテラ合意条項がFintivに基づく裁量的拒否を回避することが明文化された。申立人がより限定的な合意条項を提供した場合にPTABが審理開始を拒否するかどうかは、今後の動向を見守る必要がある。 Sand Revolution （地方裁判所で同一の主張を追求しない旨の）合意書を提出した場合に審理開始を却下するかどうかは、今後の動向を見守る必要がある。
- 審理期日がPTABの最終書面決定（Fintiv Factor 2）の法定期限見込みに近接しているか否かの判断基準は、従来の裁判所予定審理期日ではなく、「並行訴訟が係属する地区における民事訴訟の提訴から結審までの中央値期間」に基づくものとなる。 本覚書では、当事者は関連する地方裁判所における審理開始までの中央値時間を反映した最新の統計データに加え、並行訴訟を担当する裁判官の事件数や他の事件の処理速度・利用可能性などの証拠を提出できると述べている。
最終所見とPTABにおける手続の将来
覚書からのメッセージは明確である——十分に裏付けられたIPRおよびPGR申立は、現在では審理開始決定に至る可能性が高まっている。長官の新ガイドラインから得られる包括的な教訓は、Fintiv判決に基づく裁量的却下が大幅に減少する可能性が高く、申立書に記載された理由の妥当性がより重視されるようになるという点である。 さらに、ソテラ条項の 合意はFintiv判決に基づく却下回避に十分と考えられる。特許権者は、特に地方裁判所がPTAB手続の解決まで係属停止しない場合、申立書の根拠の妥当性と「合理的に」PTABで主張できた可能性のある根拠を追求しない旨の合意が与える影響を慎重に評価する必要がある。 本ガイダンスは、予備的応答書における実体論の主張の重要性増大にもつながる。従来は審理開始後に提出されることが一般的であった専門家宣誓供述書が、予備的応答書に添付されるケースも増加する可能性がある。これは請願書の実体論における弱点を立証し（ひいてはフィンティブ判決に基づく却下可能性を高めるため）の措置と見られる。
