ウェブIP裁定が示す資格取得のハードルをクリアする方法

この記事は 2022年11月4日に Law 360により2022年11月4日に掲載され、許可を得て再掲載されています。

米国最高裁が2014年に下したアリス社対CLSバンク国際事件の判決以降、ソフトウェア技術分野において特許権を行使しようとする特許権者は、特許適格性に関するより重大な障壁に直面しており、その結果、ソフトウェアベースの発明に関する多くの特許が無効化されている。

特許侵害に関する地方裁判所訴訟において、被疑侵害者は、米国法典第35編第101条に基づく特許対象適格性欠如を理由に、特許を無効とする規則12(b)(6)に基づく動議を提出できる。 連邦巡回控訴裁判所は最近、先例となる判決を公表した。これにより、このような規則12(b)(6)に基づく動議に対する防御が成功する可能性が、これまでより少し広がったかもしれない。

本稿では、連邦巡回控訴裁判所の判決文における論拠に加え、特許適格性に関する異議申し立てを乗り切るための指針として、特許権者及び実務家向けの重要なポイントについて考察する。

米国特許第9,432,452号

9月28日のCooperative Entertainment Inc. 対 Kollective Technology Inc. の判決において、連邦巡回裁判所は、適格性を欠くとして、規則12(b)(6)に基づく申し立てにより、主張された米国特許第9,432,452号を無効としたカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所の判決を覆しました。

連邦巡回区控訴裁判所は、クレームの適格性について判断を下さなかった。代わりに、同裁判所は、クレームが発明的概念を記載している可能性が少なくともありうると判断した。したがって、クレームが適格である可能性が少なくともありうると判断した。

連邦巡回区控訴裁判所は、規則12(b)(6)に基づく適格性欠如を理由とした却下は誤りであると判断した。この判決は、訴訟における特許適格性に関する規則12(b)(6)に基づく異議申し立てを退けるための指針を特許出願人に提供するものである。

特許第452号は、動画やビデオゲームなどの大容量データファイルを異なるデバイスに配布するためのピアツーピア（P2P）動的ネットワークに関するものである。同特許は、制御されたシステムの静的ネットワーク外でコンテンツが配布される動的P2Pネットワークを規定しており、ピアノード同士が同一コンテンツを相互に配布する。各デバイスへのコンテンツ配布を単一サーバーが行う方式ではない。

特許第452号は、この新規プロセスが従来技術システムよりも高い信頼性、より多くの冗長性、およびより効率的な配信という技術的利点を提供することを説明している。特許第452号は、従来技術の動画ストリーミングがコンテンツ配信ネットワークによって制御されていたことを明示的に説明している。このような従来技術システムにおけるコンテンツ配信サーバーは、コンテンツを異なるデバイスに直接配信していた。

地方裁判所は、米国最高裁判所が示したアリス判決の二段階テストに基づき、当該クレームが特許適格性を欠くと判断した。第一段階において、地方裁判所は当該クレームが、コンピュータネットワークを介したコンテンツの準備及びピアへの伝送という抽象的概念を対象としていると認定した。

ステップ2において、地方裁判所は『452特許』の請求項を「従来の技術を用いて汎用コンピュータ部品によりコンピュータネットワーク上でデータを準備し送信するという抽象的なアイデアを単に実施するに過ぎない」と特徴づけた。

地方裁判所は、'452 特許のクレームがアリス・テストのステップ 1 およびステップ 2 の両方で適格ではないと判断したため、クレームは適格ではないと認定し、クーパー社の特許侵害に関する訴えを却下しました。

上訴において、協同組合は、規則 12(b)(6) の申立てを退けるために満たさなければならない比較的低い妥当性の基準に焦点を当て、下級裁判所の判決を覆すよう連邦巡回裁判所に求めました。協同組合は、侵害に関する修正訴状は、「452」特許のクレームがアリス・ステップ 2 に基づく発明的な概念を記載しており、規則 12(b)(6) の申立てによる却下を排除すると妥当に主張していると主張しました。

具体的には、協同組合の修正訴状は、2つの発明的概念がクレームに記載されていると主張した。

• 動的なP2Pネットワークであって、所定の時間内に同一コンテンツを消費するよう設計されたノードを含み、かつコンテンツ配信ネットワークの外側で通信するよう構成されたノードを含む；および
• コンテンツ分割におけるトレースルートの利用

連邦巡回裁判所は協同組合の主張を認め、地方裁判所の差し戻し判決を覆した。意見書の中で、キンバリー・A・ムーア連邦巡回裁判官は次のように述べている。

少なくとも、地方裁判所は、訴状における協同組合の主張および「452 特許」の書面による説明が、請求項 1.¹の動的 P2P 構成の発明性に関して、もっともらしい事実上の問題点を生じさせるため、却下申立を却下すべきであった。

連邦巡回区控訴裁判所は、非申立人側の主張をすべて認める形で事実関係を解釈した場合、トレースルートのセグメンテーションは発明的概念に該当すると述べた。これは規則12(b)(6)に基づく申立てにおいて要求される解釈である。

連邦巡回控訴裁判所は、先行技術には記載されていない技術的優位性を提供する発明として、トレースルーティングによるコンテンツ分割を用いたP2Pコンテンツ配信方法が明細書に具体的に記載されている点に焦点を当てた。

連邦巡回区裁判所はまた、審査官の許可理由書（当該特許請求の範囲が発明的概念を記載している可能性があると判断した根拠）を根拠として、『452』特許の特許請求の範囲が発明的概念を記載していると判断した。同許可理由書は、主張された両発明的概念が先行技術には存在しないことを示していた。

コレクティブは、『452特許』の請求項がP2PネットワークとCDNが従来技術であるため進歩性を有しないと主張したが、この主張は認められなかった。連邦巡回控訴裁判所はこの主張を退け、次のように述べた：

この議論は本質を捉えていない——コンピュータネットワークへの有用な改良は、そのネットワークが標準的なコンピューティング機器で構成されているか否かにかかわらず、特許の対象となり得る。

連邦巡回区控訴裁判所は、Kollective社が訴状に記載された発明的概念が非進歩的であると主張しなかった点を指摘した。しかし同裁判所は、そのような主張はいずれにせよ失敗すると主張しているように見え、次のように述べている：

本件記録には、訴状及び明細書において、セグメンテーション制限が十分に理解されておらず、日常的でも慣例的でもなく、「コンピュータネットワークの機能を改善するための特定の技術」を「記載している」という具体的な主張が含まれている。

影響

Cooperative 対 Kollective の訴訟は、ソフトウェア発明の特許適格性に関する課題克服のための指針を特許権者および実務家に提供しています。法廷で特許適格性を維持するための典型的な指針としては、技術的改良の抽象的な概念ではなく、その技術的改良が、請求された発明によってどのように実現されるかを説明する実装の詳細を記載することが挙げられます。

ここで、連邦巡回控訴裁判所は、明細書において関連する先行技術を正確に特定し記述することの利点を示すことで、この知恵に間接的な指針を与えている。特許出願人が、明細書において請求された発明が先行技術に対して技術的改良である点を記述し、かつ、その技術的改良を実現するステップまたは構成要素を請求項に記載できる場合、その特許は少なくとも発明的概念の妥当な記載を示し得る。 したがって、そのような特許は、特許侵害訴訟における適格性に関する早期の異議申し立てを乗り切る可能性が高くなる。

Cooperative 対 Kollective事件における裁判所の判決は、アリス・テストのステップ 2 における発明的概念の分析を重視する裁判所の姿勢の変化を示すものといえるでしょう。 適格性に関する判決は、多くの場合、クレームが抽象的なアイデアを対象としているか、あるいは応用例を述べているかを裁判所が判断するかどうかにかかっている。裁判所が、発明的な概念の分析に基づいてクレームの適格性を判断することはまれである。しかし、この裁判では、特許明細書の内容と、その特許が先行技術に対する改良点を記述しているかどうかによって、適格性の異議申し立てを乗り切る方法の一例が示されている。

発明の概念分析への注目が高まる中、特許権者は自社の特許ポートフォリオ内の特許が適格性に関する異議申し立てに耐え、執行可能であるという確信を強めている可能性がある。