近年、予期せぬサプライチェーンの混乱により、一部の自動車部品サプライヤーは下流の注文を期日通りかつ予算内で履行するために必要な部品を製造することが困難となった。代替部品供給源を探すことでスケジューリング上の問題を緩和できる可能性がある一方、便宜を図った対応はサプライヤーと代替部品供給源を特許侵害訴訟の重大なリスクに晒す恐れがある。本稿では、条件付きライセンスや「既に製造済み」条項といった知的財産契約ツールを活用し、こうしたリスクを事前に管理する方法について解説する。
特に自動車産業においては、効率化を目的とした単一調達やその他のサプライチェーン最適化手法が、サプライチェーンの混乱に対する脆弱性を高める可能性がある。これは、自動車メーカーとその一次・二次サプライヤーが、完成車の各種システムに複雑な電子部品を大量に組み込むにつれて顕著となる。二次サプライヤーの混乱は、一次サプライヤーが製品を期日通り・予算内で納入できなくなる原因となり、最終的には完成車の製造・納期の遅延を招きかねない。 サプライチェーン全体にわたる企業は、潜在的なサプライチェーン混乱の影響を軽減する際、知的財産リスクを考慮すべきである。
自動車サプライチェーンにおける知的財産権の関与
サプライヤーは、顧客に供給する部品に関して様々な知的財産権を有する場合があり、典型的には特許権と営業秘密が含まれる。特許権は、特許の対象となる製品を他者が製造、使用、販売、または販売の申し出を行うことを排除する権利をサプライヤーに付与する。サプライヤーの営業秘密または「ノウハウ」は、機密情報が適切に秘密として保持されている限り、サプライヤーの機密情報に対する利益を保護する。
特許は、特許権者に特許発明の製造、使用または販売を約20年間にわたり他者が行うことを制限する権利を付与する。
営業秘密は、機密情報（例：組成、処方、パターン、編集物、顧客リスト、機密販売情報、プログラム、装置、方法、技術、またはプロセスなど）が適切に秘密に保持されている限り、その情報を保護する。
特許と営業秘密（その他の知的財産権も含む）のいずれにおいても、ライセンス契約やその他の合意の一部として付与されない限り、所有者は知的財産権を保持する。ティア1サプライヤーが必要な部品を、その部品をカバーする特許を保有する企業から購入する場合、これらの知的財産権は問題とならない。しかし、サプライチェーンの混乱により代替供給源への切り替えを余儀なくされると、状況は変わる。 ティア1サプライヤーまたは代替部品供給者が元の供給者の知的財産を自由に使用することを認めるライセンスその他の契約が存在しない場合、特許製品を製造する者や専有情報を利用する者は、元の供給者から訴訟を提起されるリスクを負う。
自動車部品サプライヤーやOEMメーカーは、他の業種や産業と比較して最も活発な特許出願者の一部である。したがって、自動車産業内で事業を行う企業は、供給契約を締結する際、他者の知的財産権を特に認識しておく必要がある。
サプライチェーンの混乱の例
潜在的なリスクを例示するため、下図に示す事実関係を例に挙げよう。図に示す通り、ティア1サプライヤーは指定供給契約に基づき、自動車OEMに対して指定部品（例：自動車のインフォテインメントシステム）を供給している。ティア1サプライヤーは ティア2サプライヤーAと協力し、ティア2サプライヤーAの指定コンポーネント（例：ディスプレイ）を指定部品に組み込んでいる。ティア2サプライヤーAは指定部品を保護する特許を保有しているが、ティア1サプライヤーが ティア2サプライヤーAから指定部品を購入する場合、当該特許は問題とならない。通常、サプライヤーは当該部品をカバーする知的財産権に対する限定的ライセンスを提供するためである。
仮定を変更し、ティア2サプライヤーA がティア1サプライヤーへの指定部品供給義務を履行できなくなる障害が発生したと想定する。ティア1サプライヤーが代替供給契約を締結し、ティア2サプライヤーBに同一ディスプレイの製造を委託した場合、ティア2サプライヤーB はティア2サプライヤーAの特許権を侵害するか？ さらに、ティア1サプライヤー がティア2サプライヤーBが製造した侵害製品（例：指定部品）を使用または販売して自動車のインフォテインメントシステムを製造した場合、ティア1サプライヤーは ティア 2サプライヤーAの特許権を侵害することになるでしょうか？多くの典型的な法的回答と同様に、これらの質問への答えは各事例の事実関係に依存します。
上記の質問に対する答えは、ライセンスの範囲に完全に依存します。知的財産ライセンスの下で許諾可能な権利には、通常、保護対象コンポーネントを「製造する」、「製造させる」、「使用する」、または「販売する」権利が含まれます。 少なくとも、二次サプライ ヤーAと一次サプライヤー間の契約では、一次サプライヤーに 指定部品に対する「使用権 」が付与される。これは本質的に、一次サプライヤーが 指定部品の製造過程において指定コンポーネントを使用することを 許可するものであり、供給契約の不可欠な要素である。 しかしながら、当該契約において指示対象部品に対する「製造」または「製造させる」権利など、それ以上の権利が付与されない場合、ティア1サプライヤーが自ら 指示対象部品を製造するか 、 第三者（例：ティア2サプライヤーB）に製造させる場合、ティア2サプライヤーAから 訴訟を提起されるリスクが生じる 。 さらに、ティア2サプライヤー Bが 指定部品を製造し、または ティア1サプライヤーに販売した場合、 同様にティア2サプライヤーA から訴訟リスクを負うことになる。
これらのリスクを踏まえ、顧客はサプライヤーの契約違反に起因する将来の訴訟を、サプライチェーンにおける潜在的な混乱をより効果的に考慮した知的財産ライセンスの交渉によって制限できる。このようなライセンスを付与するサプライヤーは、契約に対するより大きな補償を交渉できる可能性があり、また混乱発生時に代替手段を提供することで顧客／OEMとの信頼関係を構築できる。 重要なのは、供給契約に周到なライセンス条項を盛り込まない場合、サプライヤーの利益損失、顧客と代替サプライヤー双方が関与する知的財産訴訟の可能性、顧客とOEM間の供給契約違反リスクが生じうる点である。したがって、サプライチェーンの全関係者は、顧客と元々のサプライヤー間の供給契約において、サプライチェーン混乱に起因する知的財産問題を考慮し対処することを確保することに、利害関係を有している。
サプライチェーン混乱における知的財産リスクの積極的軽減
顧客と供給者間の供給契約に盛り込むことができる二つの模範的な条項には、「製造済み条項」と「条件付きライセンス」が含まれる。これらの条項は、以下でより詳細に定義されるが、サプライチェーンの全関係者に利益をもたらす。
上記の例を継続し、下図に示すように、ディスプレイの供給契約にこれらの条項のいずれか一方または両方が含まれている場合、ティア1サプライヤーは ティア2サプライヤーBからディスプレイを調達できるため、自動車OEMへのインフォテインメントシステム供給に関する供給契約上の義務を履行することが可能となる。ティア2サプライヤーAは、条件付きライセンスまたはハブ・メイド条項の履行をトリガーする供給中断が発生した後であっても、ティア1サプライヤーからロイヤルティまたは手数料を受け取ることが可能である。ティア2サプライヤーBは 、ティア2サプライヤーAの知的財産権を侵害するリスクなしに、ティア1サプライヤー向けのディスプレイを製造できる。
このシナリオでは、ティア2サプライヤーBは、ティア1サプライヤーと ティア2サプライヤーB間の供給契約に、ティア1サプライヤーとティア2サプライヤーAの間に「既に実施済み」条項または条件付きライセンスが存在することを要求する十分な表明保証が含まれていることを確認したいと考える。これにより、ティア2サプライヤーBは指示されたコンポーネントを製造できるようになる。 また、ティア2サプライヤーBは、ティア1サプライヤーが ティア2サプライヤーAによって提起された訴訟に対してティア2サプライヤーBを補償することを確保すべきである。
「～した」節
IPライセンスは一般的に、ライセンシーに対し、ライセンス対象製品の使用や販売など、当該製品の商業化に関連する権利を付与する。「製造委託」条項は、ライセンシーがライセンス対象製品を「製造委託」する権利（すなわち、自ら製造・販売する権利に加えて）を特に認めるものである。本条項では、ライセンス契約下における以下の権利と義務を考慮し、含めるべきである：
- 「Have Made」権利の付与に関する条件（後述の条件付きライセンスに類似）。
- ライセンス対象製品をカバーする特定知的財産権のスケジュール、ライセンシーおよび／または第三者製造業者からライセンサーへ支払われるべきロイヤルティ。
- ライセンサーに付与される当該権利の存続期間。
- ライセンシーまたはライセンシーがライセンス製品を製造するために委託した第三者に対して訴訟を起こさない旨の契約。
ライセンシーに「製造済み」権利を付与することにより、ライセンシーが別の供給業者にライセンス製品を製造させた場合、ライセンサーはライセンシーを訴えることができない。 たとえライセンス製品を製造する第三者に対する訴追免除条項が契約に含まれていなくても、複数の判例が指摘するように、「製造権」はライセンス製品を製造する可能性のある第三者供給業者にも移転するため、ライセンス製品製造に起因するライセンサーによる訴訟から第三者供給業者は保護される。参照例： Intel Corporation v. Broadcom Corporation, 173 F. Supp. 2d 201 (D. Del. 2001);Asetek Holdings, Inc. v. Coolit Systems, Inc., No. C-12-4498 EMC (N.D. Cal. Jun. 16, 2014);Tulip Computers International v. Dell Computer Corporation, Civil Action No. 00-981-KAJ (D. Del. Feb. 4, 2003)。顧客に付与される「製造済み」権利の下では、顧客と第三者サプライヤーの双方が、当該サプライヤーからの知的財産訴訟から保護される。
条件付き免許
条件付ライセンスとは、供給契約における条項であり、特定の事前定義された条件が発生した場合に、通常はロイヤルティや手数料と引き換えに、ライセンシーにライセンス対象製品をカバーする知的財産権（IP）に対する権利を付与するものである。「製造許可条項」と同様に、条件付ライセンスでは、ライセンス付与の条件、ライセンス対象製品をカバーするIP、付与期間、および顧客が供給者に支払うべきロイヤルティに関する一切の曖昧さを回避すべきである。 さらに、顧客は条件付ライセンスにより、当該部品を自社で製造する権利、または第三者サプライヤーに製造を委託する権利（例：前述の「製造済み」条項と同様）が付与されることを確認すべきである。条件付ライセンス下では、特定の条件の履行または発生を条件として、ライセンサーは全ての知的財産権を保持する。
上記の例を続けると、供給契約に条件付きライセンスが含まれており、ティア2サプライヤーAが契約違反または 違反の脅威を生じた 場合に発動される場合、いかなる違反または違反の脅威（例えば、ティア2サプライヤーAが 一方的な価格引き上げを要求する 、契約違反をほのめかす、供給契約に基づく納品に失敗する等）も、条件付きライセンスの付与を発動させる。 条件付きライセンスがティア1サプライヤーに付与されると、ティア1サプライヤーは 当該ライセンスに基づき付与された権利を行使し、自ら（または第三者に委託して）指示部品を製造することができる 。 さらに、適切に設計されたライセンス契約の条件下では、ライセンサーはロイヤルティ（例：ティア1サプライヤーおよび ／またはティア2サプライヤーBから）を受け取り、ライセンシーと代替サプライヤーの双方が、ティア2サプライヤーAによる指定部品に関連する特許訴訟のリスクを回避できる。
利点と欠点
これらの取り決め下では、供給者は顧客とは異なる形で利益を得る。例えば、条件付きライセンスを付与する供給契約は、供給契約内で顧客に「製造済み」権利を付与するライセンスとは異なる結果をもたらす：
- 条件付きライセンスは、供給契約上の要件を満たす限り、供給業者が自社の知的財産権に関する全ての独占的権利を保持できるため、供給業者にとってより魅力的な選択肢となる可能性が高い。顧客が第三者の供給業者に製品を製造させる、あるいは自社で製造する能力は、それらの特定の条件に限定されるため、予期せぬ事態が発生した場合、顧客が製品を製造したり製造させたりできなくなる可能性がある。
- 「製造済み」権利は顧客にとってより魅力的である。これは、顧客が契約違反や大規模注文の履行不能を予見した場合に、代替サプライヤーへ製品の製造を委託する安全性を提供するからである。当事者の交渉立場によっては、「製造済み」条項において代替供給源（本例では二次サプライヤーB）が部品に対してロイヤルティを支払うことを要求する場合もある。
結論
自動車サプライチェーン内の全企業は、顧客、元請けサプライヤー、代替サプライヤーのいずれであっても、供給契約を締結する際には知的財産権（IP）への影響を考慮すべきである。これにより、高額な知的財産権訴訟を回避できるほか、供給契約に基づくロイヤルティや手数料から元請けサプライヤーに収益源を提供できる。本記事の執筆者は、貴社のサプライチェーン契約における潜在的な知的財産権上の懸念事項の分析を支援する体制を整えている。
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