最高裁のジャック・ダニエル判決、商標侵害訴訟における憲法修正第一条に基づくパロディ抗弁を明確化
2023年6月8日、アメリカ合衆国最高裁判所は、ジャック・ダニエルズ・プロパティーズ社対VIPプロダクツ社事件（商標法訴訟）において、憲法修正第一条に基づくパロディの抗弁に関する判決を下した。 カガン判事が執筆した全会一致の意見書において、裁判所はジャック・ダニエルズ・プロパティーズの主張を支持し、同社の象徴的な酒瓶を模倣した犬用噛みおもちゃ「バッド・スパニエルズ」は修正第一条による保護対象外であると判断した（下記に並列比較図を参照）。 本判決はVIPプロダクツ社がジャック・ダニエルズ社の商標権を侵害したか否かについては判断せず、同社の「バッド・スパニエルズ」名称及び製品デザインの使用が「商標」としての使用に該当し、憲法修正第一条の保護対象外であることを明確化した。最高裁は本件を地方裁判所に差し戻し、VIPプロダクツ社の「バッド・スパニエルズ」商標及びトレードドレスがジャック・ダニエルズ社の商標・トレードドレスと混同を生じさせるおそれがあるか否かの判断を命じた。
注：画像提供：Scotusblog.com
バッド・スパニエルズ・チュー・トイ（右図）は、ジャック・ダニエルズ・ウイスキーのボトル形状（左図）をはじめとする特徴を模倣している。例えば、ジャック・ダニエルズ・ボトルの「Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey」という表記は、チュー・トイでは「the Old No. 2, on your Tennessee Carpet」に置き換えられている。 さらに、ジャックダニエルズボトルがアルコール度数40%と表示している箇所には、バッド・スパニエルズ噛みおもちゃは「43%うんち」と表示している。ラベルおよびボトルの形状・デザインは、いずれもジャックダニエルズ・プロパティーズの保護された商標およびトレードドレスである。
VIPプロダクツは、自社の噛むおもちゃがジャックダニエルズのボトルの「パロディ」であり、このパロディ行為が憲法修正第一条に基づく商標権侵害に対する有効な抗弁事由となると主張した。しかし地方裁判所はこれを退け、VIPプロダクツが混同のおそれの標準的分析に基づきジャックダニエルズ・プロパティーズの商標権を侵害したと認定した。また、VIPプロダクツの「バッド・スパニエルズ」商標及びトレードドレスが原産地表示として機能していたため、信用毀損による希釈化主張にはフェアユース抗弁が適用されないと判断した。 第9巡回区控訴裁判所は下級審判決を破棄し、VIPプロダクツの行為は憲法修正第1条による保護（すなわちロジャース1テスト）の対象となるため、ジャックダニエルズ・プロパティーズの商標権を侵害せず、希釈化も生じないと判断した。 最高裁は、修正第一条の保護が適用される具体的な状況について言及せず、より狭義に、商標が原産地識別のために使用される場合、たとえその使用が原産地に加えて何らかのメッセージを伝えるという他の表現的内容を有していても、混同のおそれのテストが適切な分析であると判示した。 言い換えれば、被疑侵害者が自らの商品の出所を指定するために商標を使用した場合、この使用は「商標法の核心領域に該当する」ため、憲法修正第一条による保護は受けられないと裁判所は判断した。ただし、商標に出所と無関係な表現的メッセージが含まれる場合は、混同のおそれの分析において考慮される。
混同のおそれに加え、ジャック・ダニエルズ・プロパティーズは、VIPプロダクツが自社の象徴的な名称とトレードドレスを毀損（タンナーメント）によって希釈化（ディュレーション）したと主張した。これに対しVIPプロダクツは、著名な商標をパロディ化、批判、または論評したものであるため、商標法の公正使用の例外に該当すると反論した。（商標法第1125条(c)(3)(A)参照）裁判所は、ジャック・ダニエルズ・プロパティーズの汚損主張に対するVIPプロダクツの公正使用抗弁を即座に退け、後発使用者の使用が「自己の商品・サービスを出所表示する目的」である場合には商標法の公正使用除外規定が適用されないと判示した。 「フェアユース規定が除外する範囲において、パロディ（および批判・解説、ユーモアを含む）は、出所表示に使用されない限り責任を免除される。」Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products, LLC, 599 U.S. 1, 20 (2023)。VIP Productsの「Bad Spaniels」商標及びトレードドレスは出所識別であるため、フェアユースの安全港規定は適用されない。
2人の判事も同意意見を表明しました。ソトマヨール判事はアリート判事とともに、パロディに関する消費者の混乱を評価する際に調査を使用することについてコメントし、調査を過度に重視すると、強力なブランドにさらに大きな力を与えることで、優れたパロディを沈黙させてしまうという注意を喚起しました。ゴースッチ判事は、トーマス判事およびバレット判事とともに、ロジャース・テストの 詳細については、その多くが未決定のままであるため、下級裁判所は慎重に対処すべきであるとコメントしました。
この訴訟では、ナイキ、キャンベルスープ、アメリカンアパレル、パタゴニア、リーバイスなど、さまざまな企業がジャックダニエルズを支持するアミカスブリーフを提出し、控訴裁判所の判決は象徴的なブランドの価値を守る商標保護を脅かすと主張しました。裁判所の判決はジャックダニエルズ・プロパティーズにとって勝利となったため、米国で事業を行うブランド所有者にとっても勝利とみなされる可能性が高いでしょう。
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1 ロジャーズ基準は、Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) に由来するもので、商標が作品の出所を指定するためではなく、他の表現的機能のみを遂行するために使用される場合に、修正第一条の権利を保護するために用いられる基準である。 このテストは二つの要素から成ると解釈されている：(1) 被告の使用が原作品に対して芸術的に関連性があるか否かの判断、(2) 関連性が認められる場合、その使用が作品の出所または内容について明示的に誤解を招くものであるか否かの判断。このテストは、表現の自由（憲法修正第一条で保護）と消費者混同からの自由（商標法で保護）の均衡を図ることを目的としている。
