最高裁のジャック・ダニエル判決、商標権侵害訴訟における憲法修正第一条に基づくパロディ抗弁を明確化

2023年6月8日、米国最高裁判所は、ジャック・ダニエルズ・プロパティーズ社対VIPプロダクツ社事件（商標権侵害訴訟）において、憲法修正第一条に基づくパロディの抗弁に関する判決を下した。 カガン判事が執筆した全会一致の意見書において、裁判所はジャック・ダニエルズ・プロパティーズの主張を支持し、同社の象徴的な酒瓶を模倣した犬用噛みおもちゃ「バッド・スパニエルズ」は修正第一条による保護対象外であると判断した（下記に並列比較図を参照）。 本判決はVIPプロダクツ社がジャック・ダニエルズ社の商標権を侵害したか否かを判断したものではなく、同社の「バッド・スパニエルズ」名称及び製品デザインの使用が「商標」としての使用に該当し、憲法修正第一条の保護対象外であることを明確化した。最高裁は本件を地方裁判所に差し戻し、VIPプロダクツ社の「バッド・スパニエルズ」商標及びトレードドレスがジャック・ダニエルズ社の商標・トレードドレスと混同を生じさせるおそれがあるか否かの判断を命じた。

注：画像提供：Scotusblog.com

バッド・スパニエルズ・チュー・トイ（右図）は、ジャック・ダニエルズ・ウイスキーのボトル（左図）の形状やその他の特徴的な要素を利用している。例えば、ジャック・ダニエルズ・ボトルに記された「オールド・ナンバー7 ブランド テネシー・サワーマッシュ・ウイスキー」という文字は、チュー・トイでは「オールド・ナンバー2、お前のテネシー・カーペットの上で」と置き換えられている。 さらに、ジャックダニエルズボトルがアルコール度数40%と表示している箇所には、バッド・スパニエルズ噛みおもちゃは「43%うんち」と表示している。ラベルおよびボトルの形状・デザインは、いずれもジャックダニエルズ・プロパティーズの保護された商標およびトレードドレスである。

VIPプロダクツは、自社の噛むおもちゃがジャックダニエルズのボトルの「パロディ」であり、このパロディ行為が憲法修正第一条に基づく商標権侵害に対する有効な抗弁事由となると主張した。しかし地方裁判所はこれを退け、VIPプロダクツが標準的な混同可能性分析に基づきジャックダニエルズ・プロパティーズの商標権を侵害したと認定。さらに、VIPプロダクツの「バッド・スパニエルズ」商標及びトレードドレスが原産地表示として機能していたため、信用毀損による希釈化主張にはフェアユース抗弁が適用されないと判断した。 第9巡回区控訴裁判所は下級審判決を破棄し、VIPプロダクツが憲法修正第1条（すなわち^{ロジャース1テスト} ）による保護を受けるため、ジャックダニエルズ・プロパティーズの商標を侵害も希釈もしていないと判断した。 最高裁は、修正第一条の保護が適用される具体的な状況について言及せず、より狭義に、商標が原産地識別のために使用される場合、その使用が原産地に加えて何らかのメッセージを伝えるという表現的内容を有する場合であっても、混同のおそれのテストが適切な分析であると判示した。 言い換えれば、被疑侵害者が自らの商品の出所を指定するために商標を使用した場合、この使用は「商標法の核心領域に属する」ため、憲法修正第一条による保護を受けないと裁判所は判断した。ただし、商標に出所とは無関係な表現的メッセージが含まれる場合、それは混同のおそれの分析要素として考慮される。

混同の恐れに加え、ジャック・ダニエルズ・プロパティーズは、VIPプロダクツが自社の象徴的な名称とトレードドレスを毀損（タンナーメント）によって希釈化（ディュレーション）したと主張した。これに対しVIPプロダクツは、著名な商標をパロディ化、批判、または論評した行為であるため、商標法の公正使用の例外規定に該当すると反論した。（商標法第1125条(c)(3)(A)参照）裁判所は、ジャック・ダニエルズ・プロパティーズの汚損主張に対するVIPプロダクツの公正使用抗弁を即座に退け、後発使用者の使用が「自己の商品・サービスの出所表示」に該当する場合、商標法の公正使用除外規定は適用されないと判示した。 「フェアユース規定が除外する範囲において、パロディ（および批判・解説、ユーモアを含む）は、出所表示に使用されない限り責任を免除される。」Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products, LLC, 599 U.S. 1, 20 (2023)。VIP Products社の「Bad Spaniels」商標及びトレードドレスは出所表示であるため、フェアユースの安全港は適用されない。

2人の判事も同意意見を表明しました。ソトマヨール判事はアリート判事とともに、パロディに関する消費者の混乱を評価する際に調査を利用することについてコメントし、調査を過度に重視すると、強力なブランドにさらに大きな力を与えることで、優れたパロディを沈黙させてしまうという注意を喚起しました。ゴースッチ判事は、トーマス判事およびバレット判事とともに、ロジャーステストの 詳細については、その多くが未決定のままであるため、下級裁判所は慎重に対処すべきであるとコメントしました。

この訴訟では、ナイキ、キャンベルスープ、アメリカンアパレル、パタゴニア、リーバイスなど、さまざまな企業がジャックダニエルズを支持するアミカスブリーフを提出し、控訴裁判所の判決は象徴的なブランドの価値を守る商標保護を脅かすと主張しました。裁判所の判決はジャックダニエルズ・プロパティーズにとって勝利となったため、米国で事業を行うブランド所有者にとっても勝利とみなされる可能性が高いでしょう。

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¹ ロジャーズ基準は、Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) に由来するもので、商標が作品の出所を指定するためではなく、他の表現的機能のみを果たすために使用される場合に、修正第一条の権利を保護するために用いられる基準である。 このテストは二つの要素から成ると解釈されている：(1) 被告の使用が原作品に対して芸術的に関連性があるか否かの判断、(2) 関連性が認められる場合、その使用が作品の出所または内容に関して明示的に誤解を招くか否かの判断。このテストは、表現の自由（憲法修正第一条で保護）と消費者混同からの自由（商標法で保護）の均衡を図ることを目的としている。