2015年にダイナミック・ドリンクウェア判決が下された際、論評家たちは米国発明法（AIA）版35 USC § 102の文言上の差異が、AIA特許を同判決の制限から免除するかどうかについて議論した。 現在、米国特許商標庁（USPTO）のカシー・ヴィダル長官は、AIA特許はダイナミック・ドリンクウェア判決の適用対象外であるとの立場を表明した。したがって、引用された特許文献が優先権主張の権利を有するかどうかに関わらず、AIA特許は主張された最古の優先日時点での先行技術として認められる。
ペナムブラ社対ラピッドパルス社
特許審判部（PTAB）は、当事者間レビュー （IPR）手続の文脈において、この問題について最近検討した（Penumbra, Inc. v. RapidPulse, Inc.(IPR2021-01466)）。キャシー・ヴィダル部長は、PTABの最終書面決定を判例として指定し、これを米国特許商標庁（USPTO）の公式見解とした。
知的財産権（IPR）手続きにおける主要な争点は、主張された特許（「テイゲン」）の先行技術の日付であった。テイゲンは2020年8月7日に出願されたが、2018年12月12日及び2018年7月24日に出願された2件の仮出願に対し、PCT出願を通じて優先権を主張していた。テイゲンが先行技術として認められるのは、仮出願の出願日時点に限られる。
ラピッドパルスは、ダイナミック・ドリンクウェア事件の判例によれば、テイゲン社が先行技術として認められるのは、優先権主張が認められる場合に限られると主張した。すなわち、ペナムブラ社がテイゲン社を先行技術文書として援用できるのは、当該特許の少なくとも1つの請求項が仮出願によって裏付けられていることを証明できる場合に限られる。 これに対しペナムブラは、ダイナミック・ドリンクウェア判決はAIA特許には適用されないと反論し、自社の自明性主張の根拠とした開示が仮出願によって十分に裏付けられていることを立証したことで、立証責任を果たしたと主張した。
ダイナミック ・ドリンクウェア／ヴァルトハイム要件
米国特許商標庁（USPTO）は、AIA改正前の特許法102条(e)項に基づきプフルーガーを引用した。同項は以下のように規定している：
特許を受ける権利を有する者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許を受ける権利を有する。
(e) 当該発明は、特許出願人による発明以前に、米国において他者が出願した特許出願に基づいて付与された特許において記載されていたものである。
CCPA は、§ 102(e) は、1926 年の最高裁判所判決「アレクサンダー・ミルバーン社対デイヴィス・バーノンビル社」を成文化したものであると指摘しました。この判決は、基本的に、「特許庁の遅延」がなければ、特許は出願日に公開されていたであろうことから、特許は出願日時点で先行技術として適格であると判断したものです。 こうした背景から、CCPA は、§ 102(e) の「発明」および「特許出願」への言及は、「必然的に、先行する同時出願に関する § 120 の優先権」を呼び起こすものと判断しました。同裁判所は、次のように述べています。
例えば、特許庁が、特許となった出願日より前に提出された出願に含まれる特許開示の一部を出願人に対して利用しようとする場合、先行出願が当該特許で主張された発明について§§ 120/112の支持を含むことを立証しなければならない。 なぜなら、特許出願日時点で理論的に特許が付与され得なかった発明は、他者に対する「秘密の先行技術」として使用される資格を有しないからである。 上記で言及した§§102(e)、120、112の各条項は、強調された用語を用いて特定の請求項対象物を参照して規定されていることを強調する。特許法において、記載、開示、実施可能性、予見可能性、自明性の問題は、条項で言及される「発明」を特定する特定の請求項を参照してのみ議論できることは自明の理である。
したがって、裁判所は、AIA以前の§102(e)を、先行出願日時点での先行技術として認められるためには、引用特許の少なくとも1つの請求項が先行出願によって支持されていることを要求するものとして解釈した。
AIA特許は異なる
AIAは、AIA以前の§102(e)を§102(a)(2)および§102(d)に置き換え、さらに新たな§100(i)(1)(B)を制定した。 PTAB は、Penumbraにおいてこれらの法令を検討し、異なる法令の文言により、主張された特許のクレームが実際に優先権クレームを受ける資格があるかどうかを評価するためのWertheim/Dynamic Drinkwareの要件が排除されたと認定した。 特に、PTAB は、§ 100(i)(1)(B) および § 102(d) が、（特許性の目的における）優先権の権利を享受することと、（先行技術の目的における）優先権の権利を主張する権利を享受することとの区別を定めていることを指摘した。
§ 102(d)は、AIA特許文書の先行技術の日付を規定し、関連部分（強調は追加）は次のとおりである：
(a)(2)項に基づき、特許又は特許出願が請求項に記載された発明に対する先行技術であるか否かを判断するにあたり、当該特許又は出願は、その特許又は出願に記載された主題事項について、次のいずれかに該当する場合、実質的に出願されたものとみなされる。 (2) 当該特許又は特許出願が、1つ以上の先行出願に基づく優先権を主張する権利を有する場合 …当該主題を記載した最も早期の出願日をもって。
PTABが指摘したように、MPEPの§102(d)を説明する部分（MPEP § 2154.01(b)）では、「特許または公開出願がその請求項のいずれかについて実際に 優先権または利益を受ける資格がある かどうかという問題は、先行技術目的で当該特許または公開出願が『実質的に出願された』日付を決定する際に争点とはならない」（強調は原文のまま）と述べられている。 PTABは、2018年の特許審査官団向け覚書を含む他の類似したUSPTOガイダンス、およびApple Inc. v. Telefonktiebolaget LM Ericsson,No. IPR2022-00341を含む他の非先例的PTAB決定を指摘した。同審議会はForescout Technologies, Inc. v. Fortinet, Inc.事件（IPR2021-01328）との相違点を指摘した。同事件では、申立人が優先権出願における対象事項の支持を立証できなかったためである。
前述の通り、ビダル長官はペナムブラ判決を判例として指定した。したがって、連邦巡回区裁判所によって覆されるまでは、米国特許商標庁審査官団及び特許審判部（PTAB）に対して拘束力を有する。同判決によれば、AIA特許文書は、少なくとも1つの請求項が優先出願によって支持されていることを示す必要なく、その優先出願の出願日時点での先行技術として引用可能である。 なお、優先権出願が係争対象事項を記載していることを示す要件は依然として存在し、PTABは引用されたAIA特許文書が関連する優先権クレームについて「§§119および120の事務的手続き上の要件を満たす」必要があると指摘している。 PTABはペンブラ事件において後者の要件が満たされている（または争われていない）と判断したが、この判決が「形式的要件」を巡る訴訟の増加につながるかどうか、また引用特許の出願審査過程における優先権主張の承認について米国特許商標庁（USPTO）の判断にどの程度の尊重が与えられるかについては、今後の動向が注目される。
