米国特許商標庁（USPTO）のAI支援発明ガイダンスから得られる教訓
本記事は2024年3月8日にLaw360で初出掲載されました。許可を得て再掲載します。
連邦政府が安全かつ信頼性の高い方法で人工知能を開発する取り組みに基づき[1]、米国特許商標庁は2月にAIの支援を受けて開発された発明に関する発明者に関するガイダンスを発行した[2]。
本ガイダンスは、革新プロセスにAIが関与する場合の特許出願における発明者の決定方法を明確化する。また、急速に進化する技術分野に対応するため、審査実務を適応させる米国特許商標庁（USPTO）の取り組みを示すものである。
背景
この指針の発行は、一部、AIエージェントを特許の発明者として登録しようとする最近の試みによって促されたものである。
2019年から、人工知能プロジェクト[3]は、米国を含む複数の管轄区域において、「自律的統合知覚の自己起動装置」という名称のAIエージェントを発明者として記載した特許の取得を試みた。
米国特許商標庁は特許出願を却下し、発明者は自然人（生身の人間）でなければならないと宣言した。
スティーブン・セイラーは、人工知能プロジェクトの代表者として、バージニア州東部地区連邦地方裁判所および連邦巡回控訴裁判所を通じてこの決定に異議を申し立てたが、いずれの裁判所も米国特許商標庁の拒絶決定を支持した。[4]
この苦難の各段階において、サーラーは、イノベーションを促進するためにAIエージェントを発明者として認めるべきであり、特許法はAIエージェントを発明者として記載することを妨げていないと主張してきた。
米国特許商標庁も裁判所もこれらの主張を認めなかった。特に連邦巡回区控訴裁判所は、発明者は自然人であるべきだと強調する特許法の複数の条項を指摘した。
連邦巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の判決を支持し、特許法が特に、合衆国法典第35編第100条(f)、第100条(g)及び第115条において発明者及び共同発明者を指す際に「個人」という用語を一貫して使用していることを明記していると判断した。[5]
連邦巡回区裁判所は、一方で「AIの支援を受けて人間が行った発明が特許保護の対象となり得るか」という点についても判断を留保した。
米国特許商標庁ガイダンス
これらの判決に沿い、米国特許商標庁（USPTO）は、人工知能（AI）エンティティを発明者として記載できないことを改めて確認した。
共同発明者に関する過去の判例に基づき、本ガイダンスは、AI支援発明に関連する個人が、当該発明に対して重要な貢献をした場合には発明者とみなされ得ると規定している。[6]
この指針は、重要な貢献を構成する要素を判断するにあたり、1998年に連邦巡回区控訴裁判所におけるPannu対Iolab Corp.事件で示された三要素からなるテストであるPannu要素に依拠している[7]：
(1) 発明の構想または実施に何らかの重要な方法で貢献すること。
(2) 主張される発明に対して、その発明全体の規模に照らして測定した場合、質的に無視できない貢献をなすこと。
(3) 実際の発明者に対して、周知の概念や技術水準を単に説明する以上のことを行うこと。[8]
本ガイダンスは、AI支援発明の文脈にパンヌ要素を適用し、AIシステムを利用する自然人が特許の目的上、その貢献度に基づいて発明者として記載されるべきかどうかを、出願人と審査官が判断するための原則リストを提供する。
この指針によれば、自然人は、その貢献が重要であると認められる場合、AIシステムに依存または使用したとしても発明者として記載されることができる。
第二に、単にAIシステムに問題を提示し、その出力結果を特定しただけでは、その人物は発明者と見なされない。一方、特定の解決策を引き出すためにAIシステムへの入力プロンプトを特定の方法で構築した場合、その人物の貢献は発明者としての重要性に達する可能性がある。
第三に、発明を単なる実施に留める者は、発明者としての地位に昇格する貢献とはならない。例えば、AIシステムの出力（特に「その特性と有用性が当業者の技術水準において明らかである場合」）を評価する者は、必ずしも発明者とはみなされない。
第四に、特定の問題を解決するためにAIシステムを構築または訓練するなど、本質的な構成要素を設計した人物は、重要な貢献をしたと見なすことができる。
第五に、AIシステムに対する知的支配を維持する個人は、それ自体では、AIシステムと連携して生み出されたいかなる発明の発明者ともならない。
本指針は、自然人が発明に対して重要な貢献を一切行っていない場合、発明者を記載することはできず、米国法典第35編第101条及び第115条に基づき出願を拒絶すべきであると指摘している。[9]
米国特許商標庁（USPTO）が提供する例
この指針を推進するため、米国特許商標庁（USPTO）は、AI支援発明に関連するクレームについて発明者の決定方法を示す二つの事例も提供した。[10]
最初の事例では、おもちゃのリモコンカー用トランスアクスルがどのように作成されたかの説明が提供されている[11]。ここでは、2名の自然人がAIシステムに依存してトランスアクスルの予備設計を作成し、出力された設計がリモコンカーに使用可能であることを評価している。
この例では、トランスアクスル設計の構想における人間の関与度が異なる5つのシナリオを示します：
1. 自然人はAIシステムからの出力を一切変更せずに受け取る。
2. 自然人はAIシステムの出力に対して最小限の変更を加えつつ、トランスアクスルを実践に適用する。
3. 自然人はAIの出力を実験し、改良された設計を作成する。
4. 自然人は、自ら考案した新しいデザインにAIシステムを用いて軽微な変更を加える。
5. AIシステムの所有者がトランスアクスル設計の特許取得を試みる。
米国特許商標庁（USPTO）自身のガイダンスに沿い、この例は、第一および第二のシナリオにおける個人は、上記の第一から第三の指針に基づき適切な発明者と見なすことができないことを説明している。なぜなら、彼らは、その設計が機能することを認識し、設計を具体化したこと以外に、いかなる重要な発明的貢献も行っていないからである。
一方、この例は、第三および第四のシナリオに該当する個人が、特許の目的上、正当な発明者とみなされ得ると示している。
第三のシナリオにおいて、この事例は、これらの自然人が元の設計をどのように変更するかを検証する実験を実施することで重要な貢献を果たしたこと、そしてこれらの変更が請求された発明に不可欠であったことを強調している。
第四のシナリオでは、例示において、AIシステムを用いて新たな設計を変更しても、発明者としての個人の貢献が否定されるわけではないと指摘している。
第五のシナリオについては、例示において、両者が使用したAIシステムの所有者は、所有権のみを根拠として特許の発明者と見なすことはできないと指摘している。
この事例は、特許の発明者として個人を記載するかどうかを決定する際に考慮すべき点を示す、具体的かつ現実的な実例である。
結論
米国特許商標庁（USPTO）のAIと発明者に関する新たなガイダンスは、特許実務家にとって大きな変化をもたらす見込みである。
特許実務家は、ガイダンスの詳細と、それがクライアントの発明にどのように適用されるかを速やかに把握する必要がある。
これには、米国特許商標庁（USPTO）の新たな要件を満たす形で発明プロセスを文書化する方法についてクライアントに助言することも含まれます。例えば、単に問題をAIに提示し、その初期出力を認めただけでは、発明者としての資格は認められません。
代わりに、発明者としての地位を得るには、実験の実施、AIの出力を修正すること、または主張される発明に不可欠な構成要素を提供することなど、重要な貢献を行うことが求められる。
米国特許商標庁（USPTO）のガイダンスは、開示義務と合理的な調査義務の重要性も強調している。この点において、特許実務家は新たなガイダンスに対応するため、自らの実務を調整する必要がある。
例えば、合理的な調査義務の下では、特許実務者は発明の構想に至る過程を取り巻く事実と状況について、特にAIシステムがこの過程の一部に携わっている場合には、細心の注意を払って記録すべきである。
実務者は以下の点に留意すべきである：
- AIシステムの使用そのものが、個人の発明的貢献を否定するものではない。
- AIシステムへの問題提示およびAIシステムからの出力の使用の認識は、それ自体では重要な貢献を構成しない。
- 発明の実施は発明者としての要件を満たさない。
- クレーム発明にとって不可欠な構成要素の開発は、重要な貢献となり得る。
- AIシステムに対する所有権または知的支配権のみでは、その者に発明者の称号は与えられない。
新たな指針は、急成長中の新興分野であるAIを促進する前向きな一歩と見なされるべきであり、AIの世界市場規模は2030年までに驚異的な1.8兆ドルに達すると予測されている。[12]
技術的問題に対する技術的解決策の提供を支援するためのAIシステムの使用に関する指針は、発明者は自然人でなければならないという長年の原則に沿ったものである。
本ガイダンスで示された原則は、判例からの逸脱ではなく、急速に発展するAI支援イノベーション分野に適用される明確化である。米国特許商標庁（USPTO）のガイダンスは、AI支援発明の時代における発明者性の問題に明確性をもたらす。
この明確化により、発明プロセスに重要な貢献をした正当な発明者に対して特許が付与されることが保証されるはずです。
しかし、この領域をナビゲートするには独自のハードルが伴う。発明プロセスにAIが関与する場合、何が重要な貢献とみなされるのかを明確に判断することは必ずしも容易ではない。
例えば、新たな指針は、特にAIシステムが重要な役割を果たす場合において、発明の正当な功績が誰に帰属すべきかに関する論争を引き起こす可能性がある。
不確実性は残るものの、新たな発明者基準を満たさないことによる直近の訴追リスクは低いと見られる。審査官が発明におけるAIの関与をどの程度精査するかは、今後の動向を注視する必要がある。
総じて、AIはイノベーションのペースを大幅に加速させ、すべての人に利益をもたらす一方で、当面の間、発明と特許出願活動を牽引し続けるのは人間の創意工夫と創造性である。
[3]https://artificialinventor.com/.
[4] ターラー対ハーシュフィールド 
, 558 F. Supp.3d 238 (バージニア州東部地区連邦地方裁判所 2021年); ターラー対ビダル , 43 F.4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022), cert denied, 143 S. Ct. 1783 (2023).
[5] Thaler v. Vidal, 1211頁。
[6] 連邦官報第89巻10047頁。
[7] パヌ対アイオラブ社 , 155 F.3d 1344, 1351 (連邦巡回区控訴裁判所 1998年).
[8] 89 Fed. Reg. at 10047（引用） HIP株式会社対ホーメル・フーズ社 , 66 F.4th 1346, 1353 (連邦巡回区控訴裁判所 2023年)).
[9]https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/115（発明者の宣誓または宣言について）。
[10]https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/artificial-intelligence-resources.
[11]https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-guidance-mechanical.pdf.
[12] https://www.statista.com/outlook/tmo/artificial-intelligence/worldwide.
