2024年5月10日付の衝撃的な連邦官報通知において、米国特許商標庁（USPTO）は、自明性に基づく二重特許（OTDP）拒絶を克服するために提出される終端免責条項に対し、新たな要件を課すことを提案している。USPTOは、出願人／特許権者が当該特許が が 引用特許のいずれかの請求項が、連邦裁判所による民事訴訟またはUSPTOにより、予見可能または自明であるとして が、連邦裁判所による民事訴訟またはUSPTOによって、先行技術による拒絶後に法定免除された場合、当該特許のいかなる請求項も、最終的に予見可能または自明であるとして特許性がない、または無効であると判断された場合には、当該特許は執行不能となることに同意することを求める。この提案は、いわゆる「特許の茂み」がジェネリック医薬品の競争を不当に阻害していると主張される問題に直接的に対処するものであるが、あらゆる技術分野における発明を完全に保護する能力を損なうことになる。
「特許の茂み」という認識上の問題
連邦官報の公示によれば、本提案の目的は「発明の自明な変形を対象とする複数の特許が競争を阻害する可能性を防止し、競合他社が、先行技術に対して最終的に特許性がないか無効と判断された特許の請求項に一つ以上の終端免責条項によって結び付けられた特許の執行を回避できるようにすることで、革新と競争を促進すること」である。
米国特許商標庁（USPTO）は、2022年10月4日付の「堅牢性と信頼性」連邦官報通知において、同様の提案を初めて示した。この記事で述べたように、これらの取り組みの背景には、主に米国消費者の医薬品コスト削減に焦点を当てた、2021年7月のバイデン大統領による「米国経済における競争促進に関する大統領令」と、2022年6月8日にリーヒー上院議員、ブルーメンソール上院議員、 クロブシャー、コーニン、コリンズ、ブラウン各上院議員が米国特許商標庁（USPTO）に送った書簡で、「単一の製品、あるいは単一の製品のわずかなバリエーションをカバーする多数の特許、一般に『特許の茂み（patent thickets）』として知られるもの」について懸念を表明したことが挙げられます。しかし、ピーター・ウェルチ上院議員（民主党、バーモント州）が「特許の茂み」に対処するための法案を提出した事実は、この問題が USPTO ではなく、議会が対処すべき問題であることを強調しています。
堅牢性と信頼性に関する通知において、米国特許商標庁（USPTO）は、引用特許または出願の請求項から「特許上区別されない」ことを規定する最終放棄条項の要求を提案した。現在の連邦官報通知において、USPTOは現行の提案要件が初期提案に対する懸念の少なくとも一部を回避すると示唆しているが、排他的権利という根本的問題においては実質的な差異のない区別に過ぎないようだ。実際、特許が執行不能であることを明記することは、クレームが特許性において区別されないことを明記することよりもさらに踏み込んだ措置と言える。
米国特許商標庁（USPTO）提案の真の問題点
連邦官報通知は、堅牢性と信頼性に関する通知への公的意見で提起された懸念に概略的に言及しているが、関係者は以下の理由の一つまたは複数、あるいは全てに基づき、新たな提案に異議を唱えることを躊躇すべきではない：
- この提案は実質的な規則制定に相当し、米国特許商標庁の権限を超えるものである
- 本提案は、継続出願を提出する法定の権利（米国法典第35編第120条）と矛盾する。
- 当該提案は、クレームごとに適用される法定の有効性推定（米国特許法35条282項(a)）と矛盾する。
- この提案は、最終放棄の提出が自明性の承認に当たらないとする連邦巡回区裁判所の数多くの判決と矛盾している。
With regard to the first point, the USPTO cites
連邦官報の公示には、精査と異議申し立てを要する他の主張が数多く含まれている。
基本的に、「僅かな差異しか持たないクレーム間」でのみOTDP拒絶が提起されるという前提は現実を反映していない。審査官はOTDPを35 USC § 103に基づく自明性と同様に扱い、引用クレームと係属クレームの間のギャップを埋めるために複数の追加先行技術文献に依拠し得る。 この文脈において、重複する主題範囲を含まないクレーム間でもOTDP拒絶は提起される。さらに、制限要求において当初特許性において区別されると判断されたクレーム間でも、手続き上の理由により分割出願規定（35 USC § 121）の保護を受けられない場合、OTDP拒絶が生じ得る。
さらに、連邦官報通知は、例えばクレームを修正してOTDPを回避する場合など、審査中にターミナル・ディスクリナーを撤回することが容易であるかのように誤解を招く形で示唆している。 しかし、引用されたMPEPの条項（MPEP § 1490(VIII)）は、「誤って提出された記録済み最終放棄条項の無効化」が「審査プロセスの秩序ある運営に合致する適切な状況下において」申立によって求められる可能性があることを示しているに過ぎない。連邦官報通知の楽観的なトーンとは対照的に、MPEPは次のように述べている：
二重特許拒絶の適否に関する問題の再審理を求める請願書 は好意的に検討されなかった。
その代わりに、MPEPは「ターミナル・ディスクリマーが提出された出願を放棄しつつ継続出願を提出する」ことを勧告しているように見受けられ、これによりターミナル・ディスクリマーの効果を無効化できる。
さらに、連邦官報通知は、2025年1月に発効予定の新たな料金体系（段階的に増加する最終放棄手数料、高額化された再審査請求手数料、新たな継続出願追加料金を含む）下で、提案された変更がどのように機能するかを意図的に考慮していない。 例えば、連邦官報通知では、終端放棄の提出を回避したい出願人は、「競合するクレームを単一の出願に統合する」、「競合するクレームを取消または修正する」、あるいはOTDP拒絶に対して異議を申し立てる方法があると示唆しているが、提案されている手数料では、これらの選択肢はいずれも大幅に費用が高くなる。 さらに、引用特許の再発行出願を代替手段とする提案は、再発行出願の実質的要件（再取得の原則や拡大再発行の2年制限など）を軽視している。
全体として、連邦官報の公示は、提案が革新者に与える悪影響を過小評価し、OTDP（特許出願の最終拒絶）の回避や不必要な最終拒絶の回避策を過大評価しているように思われる。
ブッシュホッグを選ぶ理由：ウィードワッカーとの比較
米国特許商標庁（USPTO）に対し、「特許の茂み」への懸念が誇張されていると説得するつもりはないが、ターミナル免責条項で連結された全ての米国特許の価値を無差別に損なうという提案は衝撃的である。連邦官報通知は、ターミナル免責条項の運用に対するこの過酷な変更の必要性を裏付ける実証データを提供・引用しておらず、技術分野を横断するイノベーターへの影響を正当化してもいない。この提案は実質的に特許権者を 一つ 1件ののみを執行可能とする結果を招く。たとえ範囲の異なる複数の特許を取得していた場合でも、またクレームが実際に無効化されたクレームとは特許性において異なる場合であっても同様である。
関係者は、2024年7月9日までに連邦電子規則制定ポータルを通じて米国特許商標庁（USPTO）に意見を提出するよう推奨されます。
