USPTOと地方裁判所におけるアリス特許適格性分析の乖離

35U.S.C.§101に基づく特許の主題適格性を判断するためのMayo/Alice[1]の枠組みは、長い間、特許検察官と訴訟当事者の双方を敵に回し、ソフトウェアベースの技術とイノベーションの領域において重大な不確実性を引き起こしてきた。この不確実性に加えて、特許庁は2段階のアリス 分析を地方裁判所とは異なる方法で適用しているため、同じクレームを審査する特許審査官と裁判官の判断が衝突することもある。実際、Manual of Patent Examining Procedure（「MPEP」）やその他の米国特許商標庁（「USPTO」）のアリス 分析の適用に関するガイダンスは、表向きはアリスとその子孫を解釈し適用しているが、現行のガイドラインに基づく特許審査官のアプローチは、裁判上の例外が「実用的なアプリケーションに統合」されている限り、クレームが適格な主題に向けられているとみなされることを認めており、その時点でクレームは裁判上の例外に向けられていないとみなされる。

実務家は、連邦地裁で相手方がアリスの フレームワークに基づいてクレームに厳しく異議を申し立てた場合にも精査に耐えうる発行済み特許を取得するために、審査と訴訟におけるアリス 分析のニュアンスの違いを理解すべきである。

裁判所前のアリス

米国最高裁が最初に明示したMayo/Aliceの 2段階分析は、特許訴訟関係者にはよく知られている。裁判所は、まず、自然法則、自然現象、抽象的アイデアの司法上の例外に関連する「特許不適格な概念を対象とするクレームであるか否かを判断」しなければならない（すなわち、「ステップ1」）[2]。ステップ1が満たされた場合、裁判所は、「各クレームの要素を個別に、また『順序付けられた組み合わせとして』検討し、追加的な要素が『クレームの性質を特許適格なアプリケーションに変える』か否かを判断」しなければならない（すなわち、ステップ2）[3]。アリス分析のステップ2は、クレーム中の「発明的概念」、すなわち「実施中の特許が［不適格な概念］それ自体に対する特許を大幅に超えるものであることを確実にするのに十分な要素又は要素の組み合わせ」の検索を構成する[4]。

要するに、裁判所は上記の2つのステップを適用するだけである：(1)クレームが特許不適格概念に向けられているか否かを判断し、特許不適格概念に向けられている場合には、(2)クレーム要素が、その組み合わせにおいて、特許不適格概念そのものに対する特許を著しく上回る発明概念を記載しているか否かを判断する。これら2つのステップが、裁判所における主題適格性の審理を構成する。裁判所は、ステップ2の分析の一部として進歩的概念を発見することは稀であるため、ステップ1の判断が審理の大部分を支配することに留意すべきである。

特許庁におけるアリス

MPEP第2106条は、審査官が審査中にアリスの 主題適格性分析をどのように扱うかについて、特許庁のガイダンスを提供している。以下のフローチャートは、これらの問題に取り組む審査官を支援するためのものである。

このように、ステップ2Aは連邦地裁が適用するアリスの ステップ1に相当し、ステップ2Bはステップ2に相当する。しかし、連邦地裁判事によるAlice 分析とは異なり、USPTOは、Aliceの ステップ1（例えば、ステップ2A）をさらに細分化し、以下の[5]に示すように、2つの異なる審理を行っている：

ステップ2Aの第2プロングは、審査官に、裁判上の例外を記載したクレームが、それにもかかわらず、裁判上の例外を "実用化 "に統合する追加要素を記載しているか否かを判断するよう求めている。加えて、USPTOは2019年改訂特許主題適格性ガイダンス（「2019年ガイダンス」）を連邦官報に掲載し、特許庁プロセスのステップ2Aの第2項に関して以下のガイダンスを含んでいる：

審査官は、以下の方法により実用新案への統合を評価する：(b) 最高裁判所と連邦巡回控訴裁判所により示された1つ以上の考慮事項、例えば以下に列挙された考慮事項を使用し、これらの追加要素を個別に、また組み合わせて評価し、例外が実際の適用に統合されているかどうかを判断する。以下に列挙する考慮事項の一部は、先行ガイダンスにおいてステップ2Bの文脈で議論されていたが、改訂後のステップ2Aで評価することにより、特許適格性の早期かつ効率的な解決が促進され、確実性と信頼性が高まる。しかしながら、審査官は、改訂後のステップ2Aでは、追加要素が十分に理解された日常的な慣用的活動であるか否かの検討は特に除外されていることに留意すべきである。その代わりに、十分に理解された、日常的で慣用的な活動の分析はステップ2Bで行われる。従って、改正後のステップ2Aにおいて、審査官は、司法上の例外が実務に組み込まれているか否かを評価する際、従来のものであるか否かにかかわらず、すべての追加的要素を重視するようにすべきである[6]。

アリス・アナリシス・サイド・バイ・サイド

並べてみると、MPEPのステップ2Aの第2段階における「実用化への統合」アプローチは、アリスの ステップ2の側面をステップ1に組み込むことによって、連邦地裁のアプローチを超えていることは明らかである。

"実務への統合"

ステップ2Aの第2段階において、審査官は、クレームが司法上の例外を実務に組み込んでいるかどうかを分析する。 するものであり具体的な追加要素が、十分に理解された、日常的な、従来の活動を表しているかどうかを厳密に判断することはできない。例えば、2019年版ガイダンスでは、「改訂されたステップ2Aにおいて、審査官は、司法上の例外が実用化に統合されたか否かを評価する際に、従来のものであるか否かにかかわらず、全ての追加要素に重みを与えるようにすべきである」と明確に指示している[7]。しかし、審査官がクレームが司法上の例外を実用化に統合していると判断した場合、クレームは特許適格であるとみなされ、ステップ2Bに進む必要はない。

このアプローチでは、審査官が、クレームが従来と異なる要素を介して実用化を統合しているため、特許クレームはアリスの 下で適格であると判断し、その後、同じクレームが、アリスの ステップ2で従来の側面を個別に考慮し、特許庁での審査中に適用される「統合」ステップを考慮しない連邦地裁によって不適格と判断されるというシナリオが生じる可能性がある。

まさにこの問題に関する判例については、Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC[8]が参考になる。この事件は、2021年3月23日に発行された米国特許第10,956,988号の3つのクレームを主張する特許侵害訴訟である。特許の審査中、Aliceに基づく主題適格性に基づく拒絶があったが、クレームの補正後、審査官は、クレームが抽象的なアイデアを実用的なアプリケーションに統合しているため、特許適格であると判断した[9]。

米国特許商標庁（USPTO）の審査官は、審査中にアリス 分析に取り組んだ。訴訟において、連邦地裁の判事は早期却下申し立ての段階で、審査官のアプローチを尊重しないと述べた：「課税可能性の判断も抽象的なアイデアであり、特許庁が認識したとおりである。その代わりに、裁判所は、アリス ステップ2における「実用化」に関する審査官の記述に関する特許権者の原告の主張を取り上げ、「実用化があるにもかかわらず、特許請求の範囲は、その抽象的なアイデアを実施するための新たな洞察や改良を提供していない...私は再びPTOの結論に重みを与えない」と述べた[11]。

本判決は現在控訴中であるが、連邦地裁判事は、「実用化」アプローチに基づいて§101拒絶査定を取り消すUSPTOの理論的根拠に同意しない可能性があることを示している。さらに、実務上の適用がある場合であっても、連邦地裁によっては、ステップ2Aの第2段階における「実務上の適用」について、ある事件におけるあるUSPTO審査官よりも多くを期待する場合がある。とはいえ、他の裁判例では、クレームが司法上の例外を実務適用に統合しているとする審査官の101条の判断を、却下申立の段階でより尊重することが示されている[12]。

USPTO、AI発明の特許適格性に関する2024年ガイダンスを倍増

2024年7月17日付で、USPTOは新たなAI主題適格性ガイダンスを公表した[13]。AI技術に関連する発明に特化したものであるが、USPTOは、ステップ2Aプロング2における "クレームされた発明が全体として、引用された裁判上の例外を実用的な用途に統合しているかどうか "を問うことに関する調査を倍増させた。さらに、AI発明に関する2024年版ガイダンスの更新版では、「ステップ2A第2項又はステップ2Bにおいて、審査官がステップ2Bにおいて追加的な限定が十分に理解された日常的な慣用的活動であると主張しない限り、例外が実用化に統合されていないこと、又は追加的な要素が例外を著しく超えるものではないことを裏付ける証拠は要求されない」と改めて述べている。この新ガイドラインは、USPTO審査官や連邦地裁判事におけるアリスと その子孫の様々な適用についてはコメントしていない。

ギャップを埋める

AI発明に関する2019年ガイダンス及び更新された2024年ガイダンスには、ステップ2Aの第2項に関する判例の引用が含まれているが、引用された判例のいずれも、アリス 分析の第1ステップを「実用化の統合」アプローチで明確に論じていない、すなわち、引用された判例はその文言を直接使用していない。実際、2019年ガイダンスが提供した判例は、発明概念の探索に関連するアリスステップ2の実用化分析を扱った判例を含む、バラバラの101条の法理からそのような文言を導き出した[14]。

確かに、MPEPは、ステップ2Bにおいて実用化への統合の分析が適切であることを示している。例えば、MPEPは、「裁判上の例外を記載したクレームが適格であるためには、クレーム中の追加要素（もしあれば）は、裁判上の例外の特許適格な適用に『クレームの性質を変える』ものでなければならない、 プロング2又はステップ2Bのいずれかにおいて。."[15]

しかし、MPEPは、クレームが実用新案と統合されているかどうかの判断がステップ2Bに進む前に行われることが多いように、適格性分析の早い段階で§101の問題を処理することを奨励している。例えば、MPEP第2106.06条(b)は、審査官が「合理化された適格性」分析を利用することを認めている。合理的な適格性分析は、クレームの適格性が自明である場合、例えば、クレームが明らかに技術又はコンピュータの機能を改善する場合に使用される。このような改良があれば、クレームは更なる分析を受ける必要なく、101条に基づき適格な主題として適格となる。ステップ2Aのプロング2は、審査官に、ステップ2の代わりにアリスの ステップ1で実用化への統合を扱うよう促すものであるが、議論されているように、クレームの追加要素が従来のものであるかどうかを考慮することなくそうしている。

裁判例の中には、アリス 分析の第1ステップを必ずしも同じように細分化していないものもあるようだ。アリスの2つのステップの間には重複があるが、裁判官は、特許クレームがアリスの ステップ1で「実用的なアプリケーションに統合されている」ことを理由に、裁判上の例外に該当しないと明確に判断していない。

特許審査官は一般的に、連邦巡回控訴裁の判決よりも、USPTOが発行したMPEPやその他のガイダンスに従うことが期待されているが、どちらも裁判所を拘束するものではなく、連邦地裁の判決の中には、USPTO審査官の101条分析を尊重しないものもある。さらに、連邦巡回控訴裁は、2019年ガイダンスよりも101条判例法が優先すると述べている[16]。連邦巡回控訴裁がアビエーション・キャピタル・パートナーズの控訴を機に、§101の適格性分析に関するUSPTOと連邦地裁の分裂と考えられる点について、より直接的に発言する可能性は十分にある。

あるいは、特許適格性回復法（Patent Eligibility Restoration Act）の新たな立法案により、USPTOや地方裁判所における§101の適用における不確実性が取り除かれるかもしれない。

結論

101条の拒絶に直面している特許出願人は、MPEPやその他のUSPTOのガイダンスだけでなく、連邦地裁が同様の問題にどのようにアプローチしているかも考慮に入れて、適格性を立証する戦略を検討することをお勧めします。これは、USPTOのステップ2A、プロング2の分析を超える分析を提供することを意味するかもしれない。状況にもよるが、そのような戦略には、「追加要素」がいかに日常的かつ慣用的でないかを指摘する記録を作成することや、同一特許内またはファミリー間で異なる範囲のクレームを追求することが含まれる。このような記録は後の訴訟で役に立つかもしれない。

[1] Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.Pty.Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

[2] Alice, 573 U.S. at 217-18;Mayo, 566 U.S. at 72, 77-79.

[3] 同様。

[4] 同様。

[5]MPEP§2106.04.

[6]2019 年改訂特許主題適格性ガイダンス、84 Fed.Reg. 50（2019年1月7日）。

[7]84 Fed.Reg. 50（2019年1月7日）。

[8]Civil Action No.22-1556-RGA, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 (D. Del. Aug. 18, 2023).

[9]米国特許10,956,988号出願履歴、2021年2月18日許可通知、5頁。

[10]2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 at *11.

[11] id, at *13.

[12] 例えば、Rich Media Club LLC v. Duration Media LLC, No. CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, at *13-14 (D. Ariz. July 11, 2023)（主張された特許の許可通知において、審査官が「本補正は、他の限定と組み合わ せて、順序付けられた組み合わせ及び統合された実用的な適用を形成する」と結論づけたことを一 部理由として、101 条を理由とする却下の申立てを却下）を参照のこと。101は撤回された。）

[13]人工知能を含む特許の主題適格性に関する 2024 年ガイダンスの更新、89 Fed.Reg. 137 (July 2024)。

[14] 例えば、 84 Fed.Reg. 50（2019年1月7日）（引用：BASCOM Glob.Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016)（「抽象的なアイデアを...その抽象的なアイデアの特定の、実用的な応用に変換する」制限の順序付けられた組み合わせに、主張される発明概念が見出される場合、クレームはアリス ステップ2の下で適格となり得ると結論付けている）;CLS Bank Int'l v. Alice Corp.Pty.Ltd., 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., joined by Rader, C.J., and Linn and O'Malley, J., dissenting in part) （「重要な問題は、このように、クレームが特許適格性を満たすために抽象的アイデアの十分具体的かつ実用的な応用を記載しているかどうかである。プロメテウスは、自然法則や抽象的アイデアを含むプロセスが『発明的概念』をも含むかどうかを判断することによって、この問いに答えるよう我々に指示している」）、aff'd, 573 U.S. 208 (2014).

[15]MPEP§2106.04 （強調）（引用省略）。

[16] 例えば、cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) （「最終決定書を通じて、審査会は米国特許商標庁の 2019 年改訂特許主題適格性ガイダンス 84 Fed.Reg. 50（2019年1月7日）に繰り返し言及している。このガイダンスは、それ自体、特許適格性に関する法律ではなく、法の効力を持たず、我々の特許適格性分析を拘束するものではないことに留意する。そして、ガイダンスが我々の判例法と矛盾する、あるいは完全に一致しない範囲においては、我々の判例法、及びそれが基礎とする最高裁判例が支配しなければならない」）。(引用は省略）。