今年初め、米国特許商標庁（USPTO）は、自明性型二重特許（OTDP）拒絶を克服するために提出される終局的否認に新たな要件を課す一連の包括的な規則を提案し、審査期間中に指数関数的に増加する新たな終局的否認手数料を課すことを別途提案した。その後、USPTOはこの2つの提案を取り下げたが、いわゆる特許の藪に対する議会の懸念は依然として残っており、立法措置につながる可能性がある。
新たなターミナル免責条件を課す規則案の撤回
2024年5月、米国特許商標庁（USPTO）は、出願/特許権者が対象特許の権利行使が不可能であることに同意することを要求する、終局的免責条項に関する新たな条件を課すことを提案した。 以下の場合、対象特許は行使できない。もし クレーム引用特許のクレームが、民事訴訟において連邦裁判所によって、またはUSPTOによって、最終的に特許不成立または先取りもしくは自明として無効と判断された場合、あるいは次のような場合には、対象特許は権利行使されないことに同意する必要がある。 クレーム引用特許に含まれるクレームが、先行技術に対する異議申立が行われた後、法令により拒絶されている場合。USPTOは2024年7月9日までに提出された規則案に対するパブリックコメントを受理した。全てのコメント提出者が反対したわけではないが、ほとんどの弁理士会が規則案に反対する強いコメントを提出した。 5名のUSPTOの元局長および副局長5名は、2024年5月にUSPTOのKathi Vidal局長に書簡を送り、規則案の撤回を促した。
米国特許商標庁（USPTO）は、最終的な免責事項に関する規定パッケージを撤回することを正式に発表した。発表では以下のように理由が説明されている：
退会の理由
本規則案の60日間の意見募集期間中、USPTOは様々な利害関係者から300件以上のコメントを受領した。このコメントは、以下の連邦規則作成ポータルサイトにて公開されている。 www.regulations.gov/document/PTO-P-2024-0003-0001.規則案に対して寄せられたコメントのうち、256件はユニークなものであった。
リソースの制約を考慮し、USPTOは現時点では規則案を前進させず、規則案を撤回することを決定した。
今回、規則案を前進させないという決定を下したにもかかわらず、USPTO はコメント提出者から寄せられた思慮深い見解を高く評価し、真摯に受け止めています。USPTOは、バランスの取れた、強固で信頼性の高い知的財産制度の育成に努めるため、今後も関係者との対話を続けていきます。
USPTOは「リソースの制約」を理由に挙げたが、この提案に対する反対意見が多かったため、USPTOでは再検討が行われたようだ。さらに、多くのコメント提出者は、提案された種類の規則を実施するUSPTOの権限を疑問視しており、最近の最高裁判決は、規則制定における政府機関への シェブロン優越を覆したため、USPTOは法廷で新規則を擁護することが難しくなった。さらに、政権交代が間近に迫り、ビダル長官が最近USPTOを辞職したことから、新たな指導者の支持を得られない可能性のある物議を醸すような規則を押し通す時期でもないだろう。
ターミナル使用料値上げ案の撤回
2025年1月中旬に発効するUSPTOの最終手数料パッケージには、終局的放棄の実務に対する更なる変更の後退が見て取れる。当初の料金案では、特許審査プロセス中の後の時点で終局的権利放棄を提出する場合、料金がエスカレートすることが含まれていたが、最終的な料金パッケージでは、終局的権利放棄がいつ提出されても同じ料金を請求するという現在の慣行が維持された。
これらのUSPTOからの最新情報を合わせると、USPTOの終局的免責に関する実務は現状を維持し、利害関係者は二重特許問題に対処するための選択肢を決定する際に、特許庁規則ではなく、進化する判例法に焦点を当てることができるようになる。とはいえ、利害関係者は、今回の規則案はいわゆる特許の藪に関する議会の懸念に対応したものであり、次期政権中に新たな規則や立法措置が提案される可能性があることを念頭に置くべきである。
