スクワイアーズ長官下で発出された最初の規則改正案 において、米国特許商標庁（USPTO）は、当事者間レビュー（IPR）手続の開始を裁量により却下する実務規則の改正を提案している。本改正案は、同一特許に対する連続的・並行的な異議申立てが、我が国のイノベーション中心経済に及ぼす脅威に対する現政権の懸念を反映したものである。 「IPR手続全体の一貫性を促進」し、「地方裁判所と特許審判部（PTAB）が同一または密接に関連する問題を審理する状況を制限」することに加え、 米国特許商標庁は、提案された規則改正が「特許権の信頼性と特許紛争の予測可能性を高め」、「特許訴訟の総支出と特許ライセンスの取引コストを削減する」ことにより、「経済にプラスの影響を与える」と期待している。
米国特許商標庁（USPTO）は「本規則案が特許制度における効率性、公平性、安定性の適切な均衡を保っているか否かについて、一般からの意見を募集する」としている。連邦官報公告では公聴期間がわずか30日間と設定されているため、関係者は自らの見解が考慮されるよう迅速に対応する必要がある。
提案された変更の主な内容
米国特許商標庁（USPTO）のプレスリリースは、USPTOが提案する規則制定案の以下の側面を強調している。同案は次のことを行う：
- 特許権無効審判の申立人に対し、他の審理機関において35 U.S.C. 第102条または第103条に基づく無効主張を行わない旨の合意書を提出することを義務付ける
- 特許庁は、特許庁または他の審理機関が既に当該クレームの特許性または有効性を審理した場合には、特許権無効審判を開始しないものとする。
- 特許庁は、他の手続において§§102または§§103に基づく請求項の特許性もしくは有効性が最初に決定される見込みがある場合には、特許権無効審判を開始しないものとする。
- 例外的な事情が存在する場合、特許性または有効性に関する先行の審理または予想される先行の決定にもかかわらず、米国特許商標庁（USPTO）が特許再審査手続（IPR）を開始することを認める。
連邦官報の公示によれば、新たな規則は「訴訟でこれまで争われたことがない特許クレーム、または先行訴訟が早期段階で解決された特許クレームに（知的財産権）手続を集中させる」ものであり、「特許紛争における公平性、効率性、予測可能性を促進することを目的としている」。
信頼性の高い特許権の促進によるイノベーション投資の支援
提案された規則制定の「背景」セクションでは、これらがイノベーションの商業化に不可欠な「信頼できる特許権」を促進するものとして位置付けられ、連続的な異議申立がイノベーション中心の経済を損なう恐れがあると警告している。 通知によれば、「AIA（米国発明法）成立以降に提出された全特許無効審判請求の約54％が同一特許に対する複数請求の一つである」とされ、「80％以上の無効審判請求において、請求者が特許の有効性を争っている地方裁判所訴訟が併行して係属している」とされている。
信頼性の高い特許権は、発明者やその他の関係者に、自らの努力の成果を競合他社ではなく自らが享受できるという確信を与え、特許技術への投資を促す。 …同一特許に対する知的財産権（IPR）を通じた複数の異議申立ては、 特許権の信頼性と新技術への投資インセンティブを損なう危険性がある。
「背景」のセクションでは、無効判断の主観的性質と、十分に「サイコロを振る」ことを繰り返せば、最も強力な特許でさえ無効化される可能性があるという概念について論じている：
極めて強力な特許でさえ、連続的または並行的な有効性争議に晒されると信頼性を失う。特許クレームが特許性の法定要件を満たすか否かの判断は、しばしば合理的な判断が分かれる問題である。…特定の特許クレームが法定要件を満たすか否かについて合理的な判断が分かれる可能性があり、実際に頻繁に分かれるため、特許が常に新規審査の対象となる場合、その経済的機能を果たすことはできない。
経験豊富な特許実務者の70％がその特許請求の範囲が適切に付与されたと結論付け、30％がその結論に反対すると仮定する。このような特許請求の範囲は、実務者の大多数が特許性があり適切に発行されたと信じているため、信頼性があるように思われる。しかし、その特許が執行されるたびに繰り返し新規性審査を受ける場合、もはや信頼性は失われる。… [A] 1回の新規性審査を70%の確率で通過する特許であっても、2回以上の新規性審査に耐えられる確率は50%を下回る。……
「背景」のセクションでは、特許権再審査制度（IPR）関連法規の立法経緯について論じ、議会から委任された権限に基づき「特許制度にとって有益となる場合とそうでない場合を特定する」権限を主張している。また同セクションでは、連続的・並行的な特許異議申立の多発性を指摘し、IPRと地方裁判所／ITC訴訟の並行進行が特許紛争解決のコストと複雑性を増大させ得ると述べている。
資源を保存する 一方当事者のための 控訴
本通知によれば、提案された規則改正により、米国特許商標庁（USPTO）は係属中の特許出願に対する審査官拒絶に対する一方当事者上訴の審理により多くの資源を割くことが可能となる。特許付与を確保するために必要となる場合がある一方当事者上訴の迅速な解決は、現行政権の重要な目標である。なぜなら「一方当事者上訴の解決が遅れると、事業形成や資金調達が妨げられたり遅延したりし、結果として特許技術の市場投入やローンチが遅れる」からである。 USPTOは、審査官の拒絶を争う手段として「一方当事者によるPTAB上訴が唯一の選択肢である」と指摘する一方、「発行済み特許の有効性を争う手段として、特許無効審判（IPR）だけが存在するわけではない」と述べている。
提案された変更の詳細
提案されているすべての変更は、37 C.F.R. § 42.108「当事者間レビューの開始」に適用され、新たな(d)項から(f)項を追加するものである：
(d) 効率性に関する必要条件。当事者間再審査は、各申立人が、係争特許に関して係争中または後に係争する審議会及びその他の裁判所に対し、以下の内容の合意書を提出しない限り、開始または維持されない。すなわち、審理が開始された場合、 申立人及び申立人の実質的利害関係者又は利害関係者は、他のいかなる手続においても、当該特許について35 U.S.C. 102又は103に基づく無効又は特許不適格の理由を主張しないことを明記しなければならない。
本通知によれば、「[米国特許商標庁（USPTO）]の見解では、この要件は類似の特許異議申立を単一の審理機関に集約することで公平性と効率性を促進し、特許権無効審判（IPR）が訴訟の少なくとも一部段階を完全に代替するものとして機能することを確保するものである」とされている。
(e) 先行手続において有効と認められた請求項。係争中の請求項または係争中の請求項が従属する独立請求項について、以下の場合には当事者間再審査は開始または維持されない：
(1) 米国地方裁判所における審理 – 地方裁判所または陪審による裁判官審理もしくは陪審審理を経て、35 U.S.C. 102または103に基づく無効と判断されず、かつ関連部分において取り消されまたは覆されていない判決または評決によるもの。
(2) 米国地方裁判所による略式判決 – 35 U.S.C. 102または103に基づく重要な事実の争いがないとする略式判決決定において、地方裁判所により無効ではないと判断され、かつ当該部分において取り消されまたは覆されていない。
(3) 米国国際貿易委員会 – 米国国際貿易委員会の初期または最終決定において、35 U.S.C. 102または103に基づく無効と判断されず、かつ当該決定の関連部分が取り消されず、覆されていないもの。
(4) PTAB最終書面決定 – 35 U.S.C. 318(a)または328(a)に基づく審理部による最終書面決定において特許性を欠くと認められず、かつ取り消しまたは覆されていないもの；
(5) 単方再審査 – 米国法典第35編第30章に基づき、特許権者、特許権者の実質的利害関係者または利害関係者に属する者以外の者によって提出された再審査請求に続き、審査官の審査結果通知書または審判部の決定において特許性があると認められた場合；または
(6) 連邦巡回区控訴裁判所 – 35 U.S.C. 102 または 103 に基づき特許性がない、または無効であると判断されたが、その判断は連邦巡回区控訴裁判所により関連部分で覆された。
本通知は、この規則が「各従属請求項が依存する独立請求項が既に審査を受けている場合、当該従属請求項にも適用される」ことを明確にしている。
(f) 並行訴訟 – 異議申立対象の請求項または当該請求項が依存する独立請求項について、35 U.S.C. 316(a)(11)に基づく最終書面決定の期限日までに、以下のいずれかが発生する可能性が高い場合、当事者間再審査は開始または継続されないものとする：
(1) 米国地方裁判所 – 当事者が35 U.S.C. 102または103に基づき特許に異議を申し立てる地方裁判所における審理；
(2) 米国国際貿易委員会 – 米国国際貿易委員会による35 U.S.C. 102または103に関する初期または最終的な決定；または
(3) PTAB最終書面決定 – 35 U.S.C. 318(a)または328(a)に基づき審議会が発行する最終書面決定。
本通知は、この提案された新規項について追加のコメントを提供していない。
(g) 特別な事情による開始。審議会パネルが、(d)、(e)又は(f)項にかかわらず特別な事情により開始が正当化されると判断した場合、当該パネルは事案を長官に付託するものとし、長官は自ら当事者間審査を開始することができる。 特段の事情には、例えば将来の異議申立てを妨げる目的など悪意をもって開始されたと判断される場合、または米国最高裁判所の法令または判例における重大な変更により無関係となったと判断される場合など、所長による先行異議申立ての開始禁止決定が含まれる。 異常かつ特別な事情には、新規または追加の先行技術、新たな専門家証言、新たな判例（上記に規定する場合を除く）、新たな法的論拠、または先行異議申立者の上訴不履行は含まれない。本項に規定する場合を除き、長官及び審議会は本項(d)、(e)又は(f)の要件を免除してはならない。 本項に基づく軽率または悪意のある申立ては、弁護士費用の負担命令を含む適切な制裁の対象となり得る。
本通知によれば、新設の(g)項は「(d)、(e)、(f)項にかかわらず、特別な事情に基づき」適用を認めるが、「適用判断の予測可能性を確保するため、本提案条項では特別な事情となり得る具体的事例と、特別な事情に該当しない事例を明示する」ものである。
ステークホルダーはどのように反応するか
利害関係者が提案された規則制定にどう反応するか注目される。賛成と批判の両方の意見が出ることは間違いない。今回の提案は、特許庁が規則制定手続きを活用すべきとの要請に応えたものだが、特許異議申立手続を重要な選択肢と考える関係者からは、少なくとも一部の変更案は特許庁の権限を超えているとの主張が予想される。
