米国特許商標庁(USPTO)特許審判部(PTAB)における特許審判手続に対する二段構えの打撃の第二弾と見なされる動きとして、USPTOのスクワイアーズ長官は2025年10月17日(金)、 2025年10月20日より発効する新たな規定により、 「当事者間レビュー(IPR)及び特許付与後レビュー(PGR)手続の審理開始の可否を決定する」と発表した。この新たな審理開始決定プロセスは、裁量的判断に基づく審理開始拒否決定への長官級(及び長官代行級)の関与を基盤とし、審理開始の是非に基づく審理開始決定への長官級関与を拡大するものである。 (例えば、「[IPR]申立人が異議申立対象の請求項のうち少なくとも1つについて勝訴する合理的な可能性が、例えば「[IPR]申立人が異議申立対象のクレームのうち少なくとも1つについて勝訴する合理的な可能性が存在するかどうか」に基づく実質的判断への適用を拡大するものである。
新たな「ブラックボックス」的機関意思決定プロセス
米国特許商標庁(USPTO)は2025年10月17日付のプレスリリースで、新たな審決機関決定プロセスを説明する「USPTO Hour」ウェビナーを開催すると発表しているが、現時点で当該プログラムはスケジュールに掲載されていない。長官覚書には以下の点(強調は筆者)以外、詳細な説明がほとんどないため、実務家や関係者はさらなる情報提供を歓迎するだろう:
2025年10月20日より前に暫定手続きに基づき実体審査及び非裁量的考慮事項の審査のためにPTABに付託された全ての申立て 2025年10月20日以前に は、引き続き3名のパネルで審理される。」
ブリーフィングのプロセス ブリーフィング 裁量事項に関する説明(暫定局長裁量プロセスウェブページに記載)および 裁量事項に関するブリーフィングの手順(暫定局長裁量プロセスウェブページに記載)と 実質的判断及び非法定考慮事項に関する説明の手順は、従来通り維持されます。
機関決定に至るには、「長官は、 少なくとも3名のPTAB判事と協議の上と協議の上、裁量的考慮事項、実体上の問題、および非裁量的考慮事項の審査に基づき、全てのIPRおよびPGR手続における審理開始の可否を決定する」とされている。
「[もし]長官が、異議申立てのある請求の少なくとも一つについて、当該機関が適切であると判断した場合、 所長は、審理開始を認める当事者に対し、 当事者に対し審理開始を認める旨の要旨通知を発行する。」
「所長が、その施設への収容が適切でないと判断した場合、 裁量的判断、実質的根拠、その他の非裁量的判断に基づくかを問わず」、 所長は審理開始を却下する要旨通知を発する。」
前項にかかわらず、「新規または重要な事実上もしくは法律上の問題を含む手続においては、長官は当該問題に対処する審理開始決定を発することができる。」
「長官が申立書で提起された問題の詳細な審理が適切と判断した場合(例:複雑なクレーム解釈問題、優先権分析、実質的利害関係者の決定)、長官は 審理開始の決定をPTABの1人以上の委員に付託することができる。」
「開始された特許権(IPR)または植物品種権(PGR)の審理は、PTABの3名からなるパネルに付託され、審理が行われる」とされ、当該パネルはPTAB標準業務手順書(SOP)1に基づき割り当てられる。
特許法及び植物品種保護法は既に、審決は「最終的かつ不服申立て不能」と規定している。 審理開始を却下する決定を「要約通知」で下すことにより(おそらく説明なしに)、米国特許商標庁(USPTO)は、その決定が特許の強度、申立書の欠陥、申立人の資格欠如、あるいは恣意的・気まぐれ・違法なその他の根拠に基づくものか否かについて、特許権者、特許異議申立者、そして公衆を暗闇に置き去りにすることになる。 一方、審理開始を認める要約通知を発行することは、当事者から、審理段階に有益な情報やPTAB手続及び並行訴訟の和解促進につながるはずの、申立書の強み・弱みに関する洞察を奪うことになる。
説明を求める声が高まっている
提案された規則制定とは異なり[CB5] 裁量的拒否に関する提案された規則制定とは異なり、所長によるこの新たな機関決定プロセスの発表には、公衆からの意見募集が伴わなかった。しかし、それは利害関係者が少なくとも以下の点についての明確化を要求することを妨げるべきではない:
審理開始段階で諮問される「少なくとも3名のPTAB判事」 はどのように選定されるのか?「要約通知」にはその判事が明記されるのか?
「起訴棄却の要旨通知」は 、その棄却が裁量的考慮、実体上の理由、および/またはその他の非裁量的考慮のいずれに基づくものかを(区分ごとに)明示する のでしょうか?
長官が審理開始決定を「PTABの1人以上の委員に付託する」に付託した場合、当事者及び/又は公衆に通知は行われるのか? このような付託は「簡易通知」のみの結果となる可能性があるか? 「簡易通知」には、審理開始決定が付託された「PTABの1名以上の委員」が特定されるのか?
係属中の手続において、係属決定に関与したPTAB判事と当該実体審理パネルとの間に重複がある場合、当事者及び/又は公衆に対してその旨の通知がなされるのか?
新たなプロセスは米国特許制度をどのように強化するのか?
所長の覚書では、新プロセスが「効率性、一貫性、および制度に関する法定要件の順守を改善するため」に採用されると述べられている。しかし、同じく2025年10月17日付の「米国革新庁からの公開書簡」において、所長は新プロセスが「公正で予測可能かつ尊重される特許制度を維持する」という米国特許商標庁(USPTO)の使命に資すると表明している。
公開書簡は、当初のパネルレベルでの機関決定プロセスを「AIAの設計、明確な文言、意図と矛盾する構造的・認識的・手続き上の懸念を引き起こし、とりわけ公衆の公平性に対する正当な期待に影響を及ぼした」と批判している。公開書簡は特に、当初のプロセスにおける「以下の問題点」について論じている:
自己インセンティブ化の認識:パネルレベルの機関意思決定は 「理事会が『自らの案件を埋めている』可能性への懸念を招いた」
裁量的考慮事項に対する二段階手続き:この二段階プロセスは「恒久的なものとして意図されたことは一度もなく」、「付託事件に対して意図せず極めて高い認定率(一時95%を超えた)を生み出したように見える」。
法令順守と行政上の明確性:「[AIAが審理開始決定の委任を認めているとはいえ、]この機能を長官に返還することは、…手続を法令の明確な文言と意図に再整合させるとともに、AIAの枠組みが規定する通り、当該決定に対する説明責任を長官に帰属させるものである。」
公開書簡は、新たなプロセスが以下を実現すると述べている:
裁判を開始する権限を裁判を行う機関から分離することにより、私利私欲の疑いを排除する
意思決定ポイントを集中化することで、認識される紹介シグナルバイアスを除去する
単一の指揮系統を通じて透明性と国民の信頼を高める
大統領任命・上院承認の官職として、長官の職務と責任を再調整し、この閾値判定に対する説明責任を負わせるとともに、AIAの明確な文言、ひいては議会の意図を適切に実行させること
フォーリー法律事務所の弁護士は、PTAB審判手続に関するクライアントへの助言において豊富な経験を有し、申立人と特許権者の双方を成功裏に代理してきました。新たなPTABの枠組み( )への対応方法に関する助言の取得、またはその他の選択肢についてご検討の場合は、担当のフォーリー弁護士または筆者に詳細をお問い合わせください。