最高裁、当事者間再審査の合憲性を支持

2018年4月24日、最高裁判所は オイル・ステーツ・エナジー・サービス社対グリーンズ・エナジー・グループ社事件（事件番号16-712）に関する判決を言い渡し、米国特許商標庁（PTO）の当事者間審査手続（IPR）の合憲性を認めた。 裁判所は次の二つの争点について上告受理を認めていた：(1) IPRが発行済み特許の有効性をPTOが裁定する点で合衆国憲法第3条に違反するか、(2) IPRが合衆国憲法修正第7条の陪審裁判を受ける権利に違反するか。

多数意見

7対2の判決で、トーマス判事が多数意見を書いた裁判所は、IPRが憲法の「いずれの部分にも違反しない」と判示した。判決文1頁。裁判所はまず、「特許庁が誤って付与された特許クレームを再検討し取消すことを認める行政手続」——例えば、一方当事者 再審査や当事者間再審査——が 米国発明法（AIA）以前から存在していたと説明した。同判決書2頁。さらに裁判所は、AIAが単に「当事者間再審査を当事者間再審査（IPR）に置き換えたに過ぎない」と説明した。同判決書。

知的財産権（IPR）が憲法第3条に違反するか否かの問題について、裁判所はまずIPRを特許権の付与と比較した。裁判所は「特許を付与する決定は、公権（具体的には公的フランチャイズの付与）に関わる事項である」と述べた。同上7頁。この根拠に基づき、裁判所はIPRが「公権力法理に完全に該当する」と判断し、特許庁が特許付与を再審査することは憲法第3条に違反せず許容されると結論付けた。同上7頁。裁判所は「特許の付与は、付与者である公衆と特許権者との間の問題」であり、特許権は「成文法の産物である」と説明した。」と述べた（引用文献省略）。したがって裁判所によれば、「特許付与の決定は公権に関わる事項」であり、「合衆国憲法第3条裁判所による裁判を必要としない」のである。同判決8頁。

裁判所はさらに、「当事者間再審査は特許の付与と同一の基本的事項に関わるため、…これも権利の公的側面の側に位置する」と説明した。同上。これにより裁判所は、IPRは単に「先行する特許行政上の付与に対する再審査」に過ぎず、IPRが既に付与された特許を対象とする事実は「ここでは差異を生じない」と認定した。なぜなら「特許クレームは、特許庁がIPRにおいて当該クレームを再審査し（場合によっては取消し得る）権限を有するという条件付きで付与される」からである。同上9頁（引用文献省略）。裁判所は、IPRが「特許独占権が正当な範囲内に留まることを確保するという公衆の至上的な利益を保護する」ことを強調した。同上。さらに裁判所は、特許が「特定の形態の財産権——公的フランチャイズ——のみを付与する」ことを強調した。同上10頁。

一方、知的財産権（IPR）が第七修正条項に違反するか否かの問題については、裁判所は、IPRが第三条裁判権を有しない裁判所に適切に割り当てられているため、第七修正条項は独立した合憲性の問題を生じさせないと判示した。同判決17頁。

裁判所は、その判断が限定的であることを強調した。裁判所は「当事者間再審査の合憲性のみを扱っている」ことを明確にした。同判決書16頁。例えば、裁判所は、その判断が適正手続条項や収用条項の目的において特許が財産ではないことを示唆していると誤解されるべきではないと述べた。同判決書17頁。

賛同と異議

ブライヤー判事は短い補足意見を書いた。これにギンズバーグ判事とソトマイヨール判事が賛同した。補足意見は多数意見に同意しつつも、「本判決は、私的権利に関わる事案が、例えば行政機関などによってではなく、常に合衆国憲法第3条裁判所によってのみ裁判されるべきだとは解釈されるべきではない」と説明した。補足意見1頁。

ゴースッチ判事が反対意見を書き、ロバーツ首席判事もこれに賛同した。反対意見は、IPR プロセスは行政機関に過大な権限を与え、歴史的に特許権は行政機関ではなく裁判所によって裁定されてきたと主張した。

結論

この見解は、特許庁が特許権無効審判（IPR）を実施する憲法上の権限を有することを疑いの余地なく明らかにした。この判断はおそらく、特許権付与後審査（PGR）やカバーされたビジネス方法特許審査（CBM）など、他の種類の特許権付与後手続にも適用される。

フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、被告グリーンズ・エナジー・グループ有限責任会社を代理した。