미국 특허청(USPTO)은 오늘, 연속출원 및 청구항 수를 제한하는 최종 규칙을 발표했습니다. 해당 규칙은 2007년 11월 1일까지 시행되지 않지만, 일부 조항은 이미 출원 중인 특허 출원에 영향을 미칠 것입니다. 방대한 규칙 패키지는 복잡하고 매우 상세합니다. 본 알림은 규칙의 주요 조항을 강조하고 11월 1일 이전에 출원인이 취해야 할 조치와 취하지 않아도 되는 조치를 제시하는 일반적인 요약을 제공합니다. 규칙에 대한 보다 심층적인 논의는 다음 주 예정된 폴리(Foley)의 '특허 네이션(Patent Nation)' 웹 컨퍼런스에서 진행될 예정이며, 세부 사항은 추후 공지될 것입니다.
두 차례의 연속출원 및 한 차례의 재심사청구(“2+1제한”)
최종 규칙에 따르면, 아직 연속출원이나 재심사청구(RCE)가 제출되지 않은 신규 출원에서는 어떠한 사유도 제시하지 않고도 권리로서 두 차례의 연속출원(부분연속출원 포함)과 한 차례의 재심사청구(RCE)를 제출할 수 있다. 이는 원출원이나 연속출원 중 하나에 제출될 수 있다.
소급 적용
연장 출원 제한은 소급 적용되며, 2007년 11월 1일 이전에 출원된 출원 건수는 2007년 11월 1일 이후에 출원된 모든 연장 출원에 적용될 연장 출원 제한에 포함됩니다.
2007년 8월 21일 이전에 출원된 비잠정 출원에 대해서만 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 일회성 예외가 적용됩니다. 단, 2007년 8월 21일 이후에 출원된 다른 미국 출원이 동일한 선행 출원에 대해 우선권을 주장하지 않는 경우에 한합니다. 이러한 하위 출원군에 대해서는, 2007년 11월 1일 이후에도 새로운 규칙을 준수하지 않고 추가적인 연속출원(continuation application)을 한 건(단 한 건만) 제출할 수 있습니다.
단일 RCE 제한은 소급 적용됩니다. 따라서 해당 출원 또는 그 상위 출원 또는 하위 출원 중 어느 하나에 2007년 11월 1일 이전에 RCE가 제출된 경우, 정당한 사유 없이 추가 RCE를 제출할 수 없습니다.
"이전에 제출할 수 없었던" 기준 하에서 허용되는 추가 계속출원 및 재심사청구
최종 규칙은 수정사항, 주장 또는 증거에 대한 심사를 얻기 위한 추가계속출원 또는 재심사청구가 "이전에 출원된 출원 심사 과정에서 제출할 수 없었던" 수정사항, 주장 또는 증거를 입증하는 청원을 통해서만 허용된다고 규정한다. 최종 규칙은 이 기준을 충족하는 상황에 대한 어떠한 지침도 제공하지 않는다.
제한에 따른 연속 분할 출원이 허용됨
최종 규칙은 제한 요건을 참조하여 분할 출원을 엄격히 정의하며, 분할 출원을 계속 출원 제한에 포함하지 않습니다. 최종 규칙은 연속 분할 출원을 허용하는데, 이는 현행 관행과 일치하며 제안된 규칙과는 다릅니다. 따라서 출원인은 우선권 연쇄상의 선행 출원이 계류 중인 한, 분할 출원 제출을 지연시키고 연속적으로 여러 분할 출원을 제출할 수 있습니다.
2+1 제한은 각 부문별출원(
)에 적용됩니다. 각 부문별 출원은 권리로서 두 건의 계속출원(continuation)과 한 건의 RCE(재출원)를 할 수 있습니다.
독립 청구항 5개/총 청구항 25개 제한
각 출원에는 최대 5개의 독립청구항과 총 25개이하의 청구항을포함할 수 있습니다. 출원서에 독립 청구항 5개 초과 또는 총 청구항 25개 초과가 포함된 경우, 부담스러운 "심사 지원 문서"(ESD)가 요구되며, 본안 심사 첫 번째 심사 의견 통보 전에 제출해야 합니다. 본안 심사 첫 번째 심사 의견 통보 전에 ESD가 제출되지 않은 경우, 출원서는 독립 청구항 5개 초과 또는 총 청구항 25개 초과를 포함하도록 수정될 수 없습니다.
제한 요건이 부과된 후 5/25 한도가 적용되므로, 선택되지 않은 청구항 및 철회된 청구항은 계산되지 않습니다. 그러나 제한 요건이 철회되고 선택되지 않은 청구항이 재합류될 경우, 5/25 한도는 재합류 후 총 청구항 수에 적용됩니다.
2007년 11월 1일 이전에 연속출원을 서둘러 제출할 필요 없음
새로운 규칙이 시행되기 전인 지금 당장 수많은 연속출원을 무분별하게 제출하는 것은 별다른 이점이 없을 수 있습니다. 왜냐하면 새 규칙은 특정 상황에서 출원인이 "특허상 구별되지 않는" 청구항들을 단일 출원서에 한정하도록 요구할 것이기 때문입니다. 따라서 11월 1일 이전에 계속출원을 제출할 계획인 출원인은 해당 청구항이 다른 관련 출원서에 이미 출원 중인 청구항과 특허상 구별되는 정도를 고려해야 합니다.
여러 건의 출원을 제출하는 것 역시 청구항 제한 규정을 회피할 수 없습니다. 새로운 규정에 따르면, 미국 특허청(USPTO)은 청구항을 계산할 때 두 건 이상의 출원에 제출된 "특허상 구별되지 않는" 청구항을 양 출원에 제출된 것으로 간주하여 계산할 것이기 때문입니다.
2007년 11월 1일 이전에 RCE 제출을 고려하십시오
최종 거절을 받은 출원인은 2007년 11월 1일 이전에 RCE(재심사청구)를 제출하는 것을 고려해야합니다. 해당 출원, 상위 출원 또는 동일 상위 출원에 우선권을 주장하는 출원에 이미 RCE가 제출된 경우, 2007년 11월 1일 이후에는 정당한 사유 없이는 RCE가 허용되지 않습니다. 따라서 새로운 수정안이나 증거를 제출할 계획이라면 2007년 11월 1일 이전에 RCE를 제출하는 것이 바람직할 수 있습니다.
폴리의 향후 '특허 국가(Patent Nation)' 웹 컨퍼런스 및 후속 알림에서 함의에 대한 보다 심층적인 분석에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.
새로운 규정에 대한 자세한 내용은 2007년 8월 23일 목요일 오후 1시(미 동부 하계 표준시)에 개최되는 미국 특허청(USPTO)의 특별 2시간 웨비나에 참여하시기 바랍니다.
