특허 대상성, 이제 어떻게 될까?: 빌스키 대 카포스 사건에서 대법원, 공정 특허 대상성 판단 기준으로 '기계 또는 변환' 단독 기준 거부

2010년 6월 28일, 미국 연방대법원은 빌스키 대 카포스 사건(https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf)에 대한 오랜 기다림 끝에 판결을 내렸다. 법원은 만장일치로 연방순회항소법원의 판결을 확정하고, 빌스키의 청구항이 "추상적 아이디어"에 해당하므로 특허 대상이 될 수 없다고 판단했습니다. In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (이전 논의참조:https://www.foley.com/publications/pub_detail.aspx?pubid=6575). 그러나 더 중요한 것은 대법원 다수 의견이 35 U.S.C. §§ 100-101의 일반적 문언과 일치하는 특허 대상 범위에 대한 광범위한 해석을 확정한 점이다. 특히 대법원은 만장일치로 "기계 또는 변환" 테스트가 프로세스가 특허 대상인지 판단하는 유일한 기준이 아니라고 판시했다. 그러나 비즈니스 방법의 특허 가능성에 대해서는 5대 4로 의견이 갈렸다. 이 판결의 완전한 함의는 향후 소송과 연방순회항소법원의 명확한 해석을 기다려야 하지만, 청구항이 특허 대상인지 판단하는 데 중요한 지침을 제공한다.¹

빌스키와 공동 발명자들은 상품 시장에서 위험을 헤지하는 방법을 청구하는 특허를 출원했다. 미국 특허청(USPTO)은 해당 청구항이 특허 대상이 될 수 있는 주제를 다루지 않는다는 이유로 거절했다. 항소심에서 연방순회항소법원은 (1) 특정 기계나 장치에 연결되거나, (2) 특정 물건을 다른 상태나 사물로 변환하는 경우라면 프로세스도 분명히 특허를 받을 수 있다고 판시했다. In re Bilski, 545 F.3d at 954. 빌스키의 청구항이 이 기준의 어느 하나도 충족하지 못했기에, 연방순회항소법원은 USPTO의 결정을 확정했다. 연방순회항소법원의 이 기준은 '기계 또는 변형 기준(machine-or-transformation test)'으로 알려지게 되었다. 빌스키는 대법원 재심을 요청하여 받아들여졌다.

대법원에서 정부는 연방순회항소법원의 판결을 지지하는 세 가지 주장을 제기했다: (1) 청구된 공정은 기계 또는 변환 테스트를 충족하지 못했으며, (2) 청구된 공정은 사업 수행 방법에 해당하므로 특허를 받을 수 없으며, (3) 청구된 공정은 단순한 추상적 아이디어에 불과하다는 것이다.

대법원의 판결—빌스키의 청구항이 특허 대상이 될 수 있는 주제를 다루지 않았다는 점—은 법원의 최근 특허법 관련 판례와 구두 변론에서 제기된 질문들을 고려할 때 널리 예상된 것이었다. 이 판결은 법원 구성원 9명 전원의 지지를 받았다. 그러나 이 사건은 비즈니스 방법 및 기타 공정 특허에 훨씬 광범위한 영향을 미칠 수 있는 판결을 초래할 가능성이 있어 상당한 관심을 끌었다.

법원의 분석은 특허 대상이 되는 네 가지 범주를 규정하는 법률 조항에서 출발하였다: (1) 공정, (2) 제조물, (3) 기계, (4) 물질의 조성물. 35 U.S.C. § 101. 해당 법률이 "공정"이라는 용어에 대해 순환적 정의를 제시하고 있기 때문에,² 특정 공정이 특허 대상인지 여부를 판단하는 것은 상당히 어려워졌다. 본 사건 판결은 대법원이 특정 공정이 특허 대상인지 여부를 판단하기 위한 지침을 제공하려는 시도이다.

법원은 먼저 연방순회항소법원의 기계 또는 변환 테스트가 특허 적격성을 판단하는 데 사용될 수 있는 유일한 테스트라는 주장을 다루었다. 연방순회항소법원은 대법원 판례를 신중히 검토한 후, 이 테스트를 충족하는 경우에만 해당 프로세스가 확실히 특허 대상이 된다고 명시했을 뿐이다( In re Bilski, 545 F.3d at 954). 그러나 대법원을 포함한 다수( Bilski, slip op. at 7)는 연방순회항소법원의 의견을 기계 또는 변환 테스트를 특허 대상 여부를 판단하는 유일한 기준으로 확립한 것으로 해석했다. 대법원은 선례에 대한 좁은 해석을 거부하며 "[기계 또는 변환 테스트]가 발명이 특허 대상 '공정'인지 여부를 결정하는 유일한 기준이 아니다"라고 판시하였다. 동 판결문 8면. 케네디 대법관은 이어 "[제101조는] 새롭고 예측 불가능한 발명을 포괄하도록 설계된 역동적인 규정"이라고 설명했으며( 동 판결문, 내부 인용 생략), 신기술이 발전함에 따라 법원은 특허 적격성 판단을 위한 추가적 기준을 개발할 수 있도록 허용한다고 밝혔습니다 (동 판결문 9면). 법률이 살아 움직이며 진화한다는 관점을 지지하는 이 판결문 부분은 스칼리아 대법관이 동의하지 않았으므로 구속력을 갖지 않는다.

법원은 다음으로 빌스키의 청구항이 비즈니스 방법에 관한 것이므로 특허를 받을 수 없다는 주장을 검토했다. 비즈니스 방법은 원칙적으로 특허 대상이 아니라는 주장이다. 법원은 비즈니스 방법 청구항 침해 주장에 대한 방어 근거를 마련한 35 U.S.C. § 273 조항을 근거로 이 주장을 기각했다. 이 조항의 명확한 함의는 비즈니스 방법에 관한 청구항도 특허 대상이 될 수 있다는 것이다. 스칼리아 판사가 다시 한번 이 부분의 의견에 동참하지 않은 가운데, 케네디 판사는 4명의 대법관을 대표하여 작성한 의견서에서 추상적 아이디어의 특허 불가성에 관한 법원의 판례가 특허 가능한 비즈니스 방법의 범위를 설정하는 데 유용한 제한 원칙을 제공한다고 강조했다. 또한 그는 § 101에 따른 특허 대상이 가능한 주제를 대상으로 하는 특허도 여전히 35 U.S.C. §§ 102, 103 및 112의 요건을 준수해야 한다는 점을 상기시켰다.

법원은 결국 빌스키의 청구항이 "추상적 아이디어"를 대상으로 하기 때문에 특허를 받을 수 없다고 판결했다. 이러한 결론에 도달하기 위해 법원은 벤슨( Benson), 플룩(Flook), 디어(Diehr) 사건의 판례를 적용했습니다. 빌스키 판결문 13-16면 참조. 법원은 빌스키 특허 출원서의 청구항 1과 4의 문구를 검토한 후, 이 청구항들이 일련의 거래와 이를 구현하는 수학적 공식을 통해 위험을 헤징하는 개념을 기술하고 있다고 판단했습니다. 동 판결문 15면 . 빌스키가 "위험 헤징을 특허화하는 것을 허용하면 모든 분야에서 이 접근법의 사용을 선점하게 되며, 사실상 추상적 아이디어에 대한 독점권을 부여하는 것이 될 것"이기 때문에 해당 청구항들은 특허를 받을 수 없다고 판단했다 . 동 판결문. 마찬가지로, 빌스키의 나머지 청구항들도 단순히 "상품 및 에너지 시장에서 헤징이 어떻게 사용될 수 있는지에 대한 광범위한 예시"에 불과했기 때문에 추상적 아이디어로서 특허를 받을 수 없었다 . 동 판결문.

법원은 자체 기준을 제시하지는 않았으나, "선례들이 기계 또는 변환 테스트가 제101조에 따른 공정인지 여부를 판단하는 데 유용하고 중요한 단서이자 조사 도구임을 확립했다"는 점에 동의했다. 따라서 이 기준이 벤슨( Benson), 플룩( Flook), 디어(Diehr) 사건에서 제시된 법원 판례의 지침과 함께 하급심 법원에서 어떻게 길잡이로 활용될지는 지켜봐야 할 부분이다 .

스티븐스 판사의 동의 의견 (브레이어, 긴즈버그, 소토마요르 판사가 동참함)

스티븐스, 브라이어, 긴즈버그, 소토마요르 등 네 명의 대법관은 비즈니스 방법 특허가 특허를 받을 수 없다고 광범위하게 판단했을 것이다. 스티븐스 대법관의 동의 의견에서 이들 대법관들은 기계 또는 변환 테스트를 유일한 기준으로 거부한 다수 의견의 결론을 지지했다. 그러나 그들은 빌스키의 청구항이 비즈니스 거래 수행의 일반적 방법을 기술하고 있으므로, 이러한 방법은 제101조에 따라 특허를 받을 수 없다고 판단했을 것이다.

스티븐스 대법관의 동의 의견에 따르면, 제101조의 문언 자체로는 특허 가능한 공정의 범위를 명확히 전달하지 못하므로 미국 특허법의 역사적 배경을 참고할 필요가 있다. 상세한 역사적 분석을 바탕으로 스티븐스 대법관은 특허 조항, 초기 특허법 또는 현행 제101조 어느 것도 비즈니스 방법의 특허 가능성을 지지하지 않으며, 따라서 제101조 하에서 "비즈니스 방법은 공정(process)이 아니다"라고 결론지었다. 대법원 다수 의견이 §273 제정을 통해 의회가 비즈니스 방법의 특허 가능성을 확인했다고 주장한 입장을 거부하며, 스티븐스 판사는 의회가 단지 비즈니스 방법이 특허 가능하다고 판시한 연방순회법원의 판결로 인한 잠재적 파장을 줄이려 했을 뿐이라고 보았다. 즉, 그러한 방법을 선의로 사용한 기업에 대한 책임에 대한 방어 수단을 제공함으로써 말이다. 의회가 §101을 개정·확장하여 비즈니스 방법을 포함시킨다는 점을 명확히 밝히지 않았으며, 기록상 의회가 §101이 비즈니스 방법을 포괄한다고 이해했는지조차 분명하지 않으므로, 법원은 의회가 §101 하에서 비즈니스 방법이 특허 대상이 되도록 의도했다고 추정해서는 안 된다.

비즈니스 방법 특허를 허용하는 것은 또한 의회가 "유용한 기술의 진보를 촉진하기 위해" 특허를 부여할 수 있는 헌법적 기준의 한계를 압박할 수 있다(제1조 제8항 제8호). 스티븐스는 비즈니스 방법 특허가 비즈니스 혁신을 장려하는 데 필요한지에 대해 "심각한 의문"을 제기했는데, 그의 견해로는 그러한 혁신은 어차피 발생할 것이며 실제로 발생해 왔기 때문이다. 더 나아가 스티븐스 판사는 이러한 특허가 합법적 경쟁과 혁신을 금지하고 수많은 사업적 결정을 잠재적 특허 침해로 전락시킴으로써 오히려 사업을 저해할 수 있다고 보았다.

브레이어 대법관의 동의 의견 (스칼리아 대법관 동참)

브레이어 대법관은 또한 별도의 동의 의견을 작성했는데, 스칼리아 대법관이 이에 동참하였다. 이 의견은 빌스키의 청구항이 특허를 받을 수 없다는 만장일치 판결 외에도, 브레이어 대법관의 견해로 법원 구성원 모두가 실질적으로 동의하는 사항들을 강조하기 위한 것이었다. 브레이어 대법관은 이러한 사항들을 다음과 같이 요약하였다:

첫째, 제101조의 문언은 광범위하지만 무제한은 아니다. 특히 제101조에 따르면 "자연 현상(비록 새로 발견된 것이라도), 정신적 과정 및 추상적 지적 개념은 특허를 받을 수 없다."

둘째, 100년 이상에 걸쳐 이어져 온 일련의 판례에서 법원은 "특정 기계를 포함하지 않는 공정 청구항의 특허성 여부는 물건을 다른 상태나 사물로 변형 및 축소시키는지에 달려 있다"고 판시해 왔다.

셋째, 기계 또는 변환 테스트는 항상 "유용하고 중요한 단서"였지만, 특허성 판단의 "유일한 기준"은 결코 아니었다. 오히려 브레이어 대법관에 따르면, 법원은 청구항 전체를 고려할 때 "특허법이 보호하기 위해 고안된 기능을 수행하는" 경우 공정 청구항이 § 101의 요건을 충족한다고 강조해왔다. 예를 들어, 물건을 다른 상태나 사물로 변환하거나 축소하는 것도 여기에 포함될 수 있다. 따라서 기계 또는 변환 테스트는 법원이 § 101에 따라 특허성을 판단하는 방법의 중요한 예시이지만, 연방순회항소법원이 이를 유일한 테스트로 취급한 것은 오류였다.

넷째, 브레이어 대법관에 따르면 기계 또는 변환 테스트가 특허성 판단의 유일한 기준은 아니지만, 이는 결코 "유용하고 구체적이며 실체적인 결과"를 산출하는 모든 것이 특허를 받을 수 있음을 의미하지 않는다. 브레이어는 대법원이 그러한 주장을 한 적이 없으며, 문자 그대로 해석할 경우 그러한 주장은 대법원이 반대 결정을 내린 판례들과 모순된다고 지적한다.  

결론

빌스키 사건에서 대법원은 답한 것보다 더 많은 의문을 제기했다.

법원은 빌스키의 특정 청구항이 특허 대상이 아니라고 만장일치로 판결했으나, 다수 의견은 기계 또는 변환 테스트가 특정 청구항이 특허 대상 프로세스에 해당하는지 판단하는 유일한 기준이 아니라고 판시했다. 그러나 법원은 추가로 사용될 수 있는 다른 기준을 제시하지는 않았다. 미국 특허청(USPTO), 지방 법원 및 연방순회항소법원이 이 자유를 활용하여 추가적이고 아마도 더 유연한 기준을 마련할지 여부 및 그 방식은 지켜봐야 할 문제다.

법원의 다수 의견은 또한 비즈니스 방법이 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 것은 아니라고 판시하였으나, 특정 비즈니스 방법에 대한 청구항이 실제로 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 방법에 대해서는 그다지 많은 지침을 제공하지 않았다.

법원 다수 의견은 빌스키의 청구항이 추상적 아이디어에 관한 것이므로 특허를 받을 수 없다고 판시했다. 이러한 결론에 이르는 과정에서 법원은 이 분야의 혼란을 야기한 세 건의 기존 판결을 근거로 삼았으나 명확히 설명하지는 않았다. 향후 이들 사건이 일관된 방식으로 해석될지는 지켜봐야 할 것이다.

마지막으로, 법원의 판결은 진단 방법 및 기타 공정에 대한 많은 청구항이 특허 대상이 될 수 있음을 시사하지만, 이러한 유형의 가장 광범위한 청구항이 추상적 아이디어에 해당하여 특허를 받을 수 없는 것으로 판단될지는 아직 지켜봐야 할 문제이다.

이러한 이유로, 특허 대상 범위에 관한 향후 발전 상황을 지속적으로 모니터링할 필요가 있을 것이다.

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