아카미 테크스 대 라임라이트 네트웍스 사건(Akami Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., ___ F.3d ___ (Fed. Cir. 2010))에서 연방순회항소법원은 공동침해(분할침해라고도 함) 법리에 대해 현재까지 가장 포괄적인 해석을 제시하였다. 이를 통해 연방순회항소법원은 특허권자가 "주모자"가 다단계 방법 청구항을 침해한다는 점을 입증하기 위해 넘어야 할 추가적인 장벽을 설정했습니다. 여기서 한 단계는 주모자의 지시나 통제 하에 다른 주체가 수행하는 경우를 의미합니다. 이제 특허권자는 추가로 다음 중 하나를 입증해야 합니다: 1) 주모자가 전통적 대리 원칙에 따라 다른 주체의 행위에 대해 대리 책임을 진다는 점, 또는 2) 다른 주체가 청구된 단계를 수행할 의무가 주모자에게 계약상 존재한다는 점.
배경
아카미( Akami)의 맥락에서, 특허받은 방법은 인터넷 기반 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 위한 것으로, 콘텐츠가 '태깅'되어 CDN에 수신된 후 인터넷상의 관심 있는 사용자에게 전송되는 방식이었다. 아카미는 CDN 업체인 라임라이트가 콘텐츠를 라임라이트 CDN에 업로드하기 전에 라임라이트 고객이 수행하는 '태깅' 단계를 제외한 방법의 모든 단계를 수행했다고 주장했습니다. 아카미는 태깅 단계가 라임라이트의 지시나 통제 하에 라임라이트 고객에 의해 수행되었기 때문에 라임라이트가 공동 침해 책임이 있다고 주장했습니다. 이러한 지시 또는 통제의 증거로 아카미는 1) 고객이 콘텐츠 태깅을 책임진다는 리미라이트 고객 계약서, 2) 콘텐츠 태깅 방법에 대한 리미라이트의 명시적 단계별 지침, 3) 고객의 콘텐츠 태깅을 지원하기 위한 리미라이트의 기술 지원을 제시했습니다.
침해 판결 후 지방법원은 리미라이트의 비침해에 대한 즉결판결(JMOL) 신청을 처음에는 기각했으나, 재검토 과정에서 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008) 사건을 근거로 해당 신청을 인용하였다. (피고가 고객의 온라인 시스템 접근을 통제하고 시스템 사용법을 지시한 경우 공동 침해가 성립하지 않음). 법원은 "라임라이트의 고객 대응 방식과 무니아우션 사건에서 톰슨의 대응 방식 간에 실질적 차이가 없다"고 판단했다.
연방순회항소법원
연방순회항소법원은 공동침해 목적의 "통제 또는 지시"는 "전통적 대리법 맥락에서 고려되어야 하며… 대리관계의 모든 요소가 존재해야 한다"고 판시하였다. 법원은 "지시 또는 통제"와 "어떤 지시가 제공되었는지 여부"가 고려사항이지만, 핵심은 "당사자 간 관계가 한 당사자의 행위가 다른 당사자에게 귀속될 수 있는 관계인지 여부"라고 지적했다. 이러한 대리 관계가 성립하려면, 주모자와 대리인 모두 대리인이 주모자를 대신하여 행동하고 주모자의 통제를 받는 데 동의해야 한다. 대리인의 행위가 주모자에게 이익이 된다는 점만으로는 충분하지 않다. 왜냐하면 "어떤 관계에서든 어느 정도는 양 당사자에게 이익이 돌아갈 수 있기" 때문이다.
대안적으로, 대리 관계가 존재하지 않는 경우에도, 주모자가 해당 공정의 단계를 제3자에게 위탁한 경우 공동 침해가 성립될 수 있다고 연방순회항소법원은 판시하였다.
이 사건에서 기록상 라임라이트의 고객들이 라임라이트의 대리인으로서 콘텐츠 태깅을 수행했다는 어떠한 증거도 존재하지 않았다. 고객들은 라임라이트의 CDN을 통해 전달받기를 원하는 콘텐츠(있는 경우)를 결정한 후 해당 콘텐츠에 태깅을 수행하는 단계를 진행한다. 비록 이 기준이 "지시 또는 통제"로 불리지만, 법원은 "한 당사자가 다른 당사자에게 단순히 지시를 제공한다고 해서 대리 관계가 성립한다는 증거는 없다"고 지적했습니다. 대리 관계는 단순히 지시하거나 통제할 권리뿐만 아니라, 대리인이 주체의 대리인으로 행동하는 데 대한 주체의 동의와 대리인의 동의가 모두 필요합니다.
연방순회항소법원은 공동침해에 대한 대체적 "청구된 단계의 외주화" 테스트 기준 하에서도 기록이 불충분하다고 판단했다. 라임라이트의 계약은 고객이 자사 CDN에 업로드하는 콘텐츠에 태그를 지정하도록 요구하지만, 고객이 청구된 단계를 수행할 의무를 부과하지는 않는다. "단순히 고객이 라임라이트 서비스를 이용하기로 결정할 경우 해당 단계를 수행해야 한다고 설명할 뿐이다."
앞으로 나아가며
이러한 판결과 기타 결정들을 고려할 때, 특허 실무자들은 방법 청구항을 작성할 때 모든 단계가 단일 주체에 의해 수행될 가능성이 있도록 특히 유의해야 합니다. 본 판결에 따라 취약할 수 있는 최근 등록된 특허의 경우, 특허권자는 재발행 과정에서 청구항 수정 필요성과 가능성을 검토할 필요가 있습니다.
소송 맥락에서 공동 침해 주장은 입증이 더 어려울 수 있다. 또한 당사자들은 대리 관계의 구성 요소, 즉 통제권, 어떤 당사자가 다른 당사자를 대신하여 업무를 수행하는지, 그리고 당사자들이 대리 관계에 동의했다는 증거가 있는지 여부에 대한 새로운 증거개시(discovery) 초점을 예상해야 한다.
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