라이선스 협상 관련 초안 라이선스 계약서 및 커뮤니케이션은 증거개시 절차에서 제출될 수 있습니다.
2012년 4월 9일, 연방순회항소법원은 특허 침해 혐의자들에게 기존 특허 라이선스를 근거로 합리적 로열티의 기준을 입증하는 데 도움이 될 수 있는 강력한 새로운 증거개시 수단을 부여했습니다. In re MSTG 사건(연방순회항소법원, 2012년 4월 9일, Misc. Docket No. 996)에서 법원은 "합리적 로열티 및 손해배상 계산과 관련된 합의 협상은 합의 협상 특권으로 보호되지 않는다"고 판시하였으며, "지방법원이 합의 협상 문서 제출을 명령한 것은 재량권을 명백히 남용한 것이 아니다"라고 판시했습니다. 이 판결은 연방순회항소법원이 2010년 ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010) 사건에서 내린 판결을 확장한 것으로, 소송 해결을 위해 체결된 라이선스 계약의 증거개시 가능성을 열어놓은 선례를 따르고 있습니다.
합의 협상이 특권으로 보호되어 증거개시 대상에서 제외되는지 여부는 연방순회항소법원에서는 최초의 판단 사안이었으며, 순회항소법원과 지방법원 간에 의견이 분분한 문제였다. 그러나 MSTG 사건에서 연방순회항소법원은 특허 사건에서 합리적 로열티 및 손해배상과 관련된 소송 합의 협상에 대한 증거개시를 차단할 새로운 '합의 협상 특권'을 명시적으로 인정하지 않기로 결정했다. 이제 침해 주장 당사자들은 특허권자/라이선서와 제3자 간 라이선스 협상에 관한 초안 라이선스 계약서 및 의사소통 내용을 증거개시할 수 있게 되었다. 이 판결은 손해배상 관련 증거개시 범위를 확대하는 최근 추세를 반영하며, 향후 합의 협상 진행 방식과 특히 다수의 기존 라이선스가 존재하는 비실시기업(NPE) 관련 소송에서 침해 주장 당사자에게 제공되는 정보량에 영향을 미칠 수 있다.
배경
MSTG 사건은 일리노이 북부 지방법원의 명령에 근거한 명령집행청구권(writ of mandamus) 청원으로부터 비롯되었으며, 해당 명령으로 원고 MSTG, Inc.는 MSTG와 소송의 이전 피고들을 포함한 다른 6개 회사 간의 라이선스 협상 논의 관련 문서를 제출하도록 강제당했습니다. 이 청원은 연방순회항소법원에 두 가지 사항을 선례가 될 만한 사안으로 판단해 줄 것을 요청했습니다. 첫째, 합리적인 로열티 및 손해배상과 관련된 이러한 의사소통이 합의 협상 특권에 근거하여 증거개시로부터 보호되는지 여부, 둘째, 본 사건의 사실관계상 지방법원이 해당 문서 제출을 명령함으로써 명백히 재량권을 남용했는지 여부입니다.
지방법원은 먼저 합의 협상에 대한 증거개시 요청을 기각했다. 합의 계약서가 이미 제출되었고 피고가 해당 협상 과정에 대한 증거개시 필요성을 입증하지 못했기 때문이다. 그러나 MSTG 측 전문가가 주장된 침해에 대한 합리적 로열티에 관한 의견을 제시한 후, 지방법원은 재고하여 협상 문서 제출을 명령했다. 해당 문서에 MSTG 전문가의 결론 도출 근거가 잘못되었음을 입증할 수 있는 정보가 포함될 수 있기 때문이다. 또한 지방법원이 증거개시를 허용한 또 다른 이유는 MSTG의 손해배상 전문가 증인이 MSTG 임원의 증언에 의존하여 라이선스 계약 체결의 "사업적 이유"를 제시했기 때문이다. 이러한 상황에서 지방법원은 MSTG가 해당 이유를 추가 검토로부터 차단하는 것은 불공정하다고 판단했다.
연방순회항소법원 판결
연방순회항소법원은 지방법원의 판결을 분석하면서, 연방증거규칙 제501조에 따라 새로운 합의 협상 특권을 인정해야 하는지에 관한 대법원 판례를 먼저 검토했다. 법원은 다음과 같은 상황에서 새로운 특권 창설을 지지하는 요소가 전혀 없다고 결론지었다: 그러한 특권을 인정하지 않는 것이 어떤 주 법률의 "목적을 저해하지 않는다"; 미국 의회는 해당 특권을 인정한 적이 없으며; 사법회의 자문위원회가 제안한 연방 증거 규칙에서 권고한 증거 특권 목록에도 포함되지 않았으며; 특권 인정이 화해 촉진에 필수적이지 않으며; 특권은 너무 많은 예외 사항으로 인해 실효성을 상실할 것이며; 증거개시 범위를 제한할 다른 효과적인 방법이 존재한다는 점이다.
마찬가지로 연방순회항소법원은 지방법원이 증거개시 명령을 내린 것이 재량권 남용이 아니라고 판시하였다: "공정성의 관점에서 MSTG는 자사 전문가가 합의 협상 정보를 근거로 삼으면서 동시에 동일한 협상에 대한 증거개시를 거부할 수는 없다." 그러나 연방순회항소법원이 합의 협상 문서 및 정보가 증거개시 대상이 될 수 있다고 판단한 반면, 법원은 "규칙 408에 따라 합의 협상 증거가 어느 정도까지 허용될 수 있는지에 대해서는 아직 결정하지 않았다"고 명시적으로 언급했다.
텍사스 동부 지방법원 또한 초안 라이선스 및 협상 문서의 증거개시 명령
텍사스 지방법원은 지난주 찰스 E. 힐 앤 어소시에이츠, Inc. 대 ABT 일렉트로닉스, Inc. 사건(2-09-cv-00313 (E.D. Tex. 2012년 4월 4일, 명령) (길스트랩 판사))에서 연방순회법원의 MSTG 판결과 유사한 입장을 밝힌 것으로 보아, 연방순회법원의 결정을 예상했을 가능성이 있다. 해당 사건에서 법원은 피고 측의 신청을 받아들여, 원고와 제3자 간에 주장된 특허권에 따른 과거 청구사항을 해결하기 위해 체결된 라이선스 협상 관련 초안 계약서 및 통신 기록의 제출을 강제하도록 허가했습니다. 법원은 이러한 계약서 제출이 "예외적 조치이지 일반 원칙은 아니다"라고 언급했으며, 해당 정보의 증명력에 대해서는 판단을 유보했습니다. 그럼에도 불구하고, 침해 혐의자는 이 정보를 발견할 수 있도록 허용되었습니다.
흥미롭게도 법원은 원고의 사업이 소송 및 라이선싱에 국한되어 시장 내에서 피고들과 공개적으로 경쟁하지 않는 경우, 합의 협상 과정의 의사소통 내용이 해당 합의 계약 자체가 특허 가치를 정확히 반영하는지 판단하는 데 유효한 고려 사항이 될 수 있다고 추가로 언급했다.
결론
MSTG는 연방순회항소법원이 ResQNet.com 사건에서 내린 선행 판결의 연장선상에 있는 것으로 보인다. 해당 사건에서 법원은 "본 기록상 가장 신뢰할 수 있는 라이선스는 소송 과정에서 발생했다"고 지적한 바 있다. 당시 법원은 지방법원의 합리적 로열티 손해배상액 산정을 취소하고 사건을 환송하여, 지방법원이 합리적 로열티 계산과 소송 합의 과정에서 발생한 사건 및 사실을 재검토할 기회를 부여하였다.
따라서 소송 해결을 위해 체결된 라이선스 협상 및 계약에 대한 증거개시 요청이 가능해진 지금, 이는 손해배상 관련 증거개시의 범위를 확대하며 궁극적으로 향후 합의 협상 진행 방식과 합의 당사자 간 정보 교환 방식에 영향을 미칠 수 있다. 또한 이러한 증거개시 요청은 특허 기술의 소송 및 라이선싱을 유일하거나 주요 사업으로 하는 특허권자/라이선서에게 특히 관련성이 높고 증거개시 대상이 될 수 있다.
최근 MSTG 사건 경우는 온라인에서 발견된.
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