2012년 11월 1일, 미국 버지니아 동부 지방법원(엘리스 3세 판사)은 특허 기간 조정(PTA) 법령(35 U.S.C. § 154)을 해석하여 다수의 미국 특허에 상당한 추가 특허 기간이 부여될 수 있는 판결을 내렸다. Exelixis, Inc. v. Kappos, No. 1:12cv96 (E.D. Va. Nov. 1, 2012). 이해관계자들은 미국 특허청(USPTO) 지연 기간 중 중복되는 시기를 식별하고 반영하는 방법을 다룬 Wyeth 판결을 기억할 수 있을 것이다. 엑셀릭시스 판결은 특허청이 실제 출원일로부터 3년 이내에 특허를 발급하지 못한 경우, 계속심사요청(RCE) 제출이 특허권 연장(PTA) 취득 가능성에 미치는 영향을 다루며, 특허 출원이 추가 특허 기간을 부여받을 수 있는 수많은 상황을 열어놓을 수 있습니다. 이 판결의 혜택을 받기 위해서는 아래 설명된 바와 같이 일부 상황에서는 시의적절한 조치가 필요할 수 있습니다.
특허권 기간 조정 및 계속심사청구
특허 기간 법령(§ 154)은 미국 특허의 기간이 해당 특허 출원의 가장 이른 유효한 비잠정 미국 출원일로부터 20년간 지속됨을 규정한다. 심사가 진행되는 동안의 지연이 유효 특허 기간을 단축시키는 점을 인정하여, 의회는 특정 상황에서 미국 특허청(USPTO)의 지연을 고려한 특허 기간 연장(PTA)을 제공하기 위해 § 154(b)(1)을 제정하였다. 이 법은 세 가지 유형의 지연에 대해 "보증"을 제공합니다:
"A" 지연은 미국 특허청(USPTO)이 정해진 기간 내에 조치를 취하지 못한 경우를 의미합니다(예: 최초 심사 의견 통지서를 14개월 이내에 발행하지 않거나, 답변 후 4개월 이내에 2차 심사 의견 통지서 또는 허가 통지서를 발행하지 않거나, 등록료 납부 후 4개월 이내에 특허를 등록하지 않는 경우). 35 U.S.C. § 154(b)(1)(A).
"B" 지연: 미국 특허청(USPTO)이 특허 출원 실제 제출일로부터 3년 이내에 특허를 발급하지 못한 경우. 35 U.S.C. § 154(b)(1)(B).
“C” 지연: 해당 출원이 간섭 또는 항소 절차에 관여하거나 비밀 유지 명령의 대상이 되는 경우. 35 U.S.C. § 154(b)(1)(C).
RCE 출원은 35 USC § 154(b)(1)(B)(i)에 따른 B 지연에 대한 PTA 부여에 영향을 미칠 수 있으며, 해당 조항은 다음과 같이 규정한다:
(B) 3년 이내 출원 심사 완료 보장.- 제(2)항의 제한 사항에 따라, 미국 특허청이 미국 내 실제 출원일로부터 3년 이내에 특허를 발급하지 못하여 원본 특허 발급이 지연되는 경우, 다음을 제외하고-
(i) 신청인이 제132조(b)항에 따라 요청한 신청에 대한 계속적인 심사 과정에서 소요된 시간;
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해당 3년 기간 종료 후 특허가 발급될 때까지 매일 1일씩 특허 기간이 연장된다.
미국 특허청(USPTO)의 RCE 규정 해석은 37 C.F.R. § 1.703(b)(1)에 명시되어 있습니다:
(b) § 1.702(b)에 따른 조정 기간은 다음 날짜 중 어느 하나에 해당하는 날짜로부터 3년이 경과한 날의 다음 날부터 시작하여 종료일까지의 기간 중 해당되는 일수(해당하는 경우)로 한다. 해당 날짜는 다음 중 어느 하나에 해당하는 날짜를 의미한다: 1. 35 U.S.C. 111(a)에 따라 출원이 제출된 날짜, 또는 2. 35 U.S.C. 371(b)에 따라 국내 단계가 개시된 날짜, 또는 (f) 국제 출원의 경우, 특허가 부여된 날까지의 기간 중 해당 일수를 말하나, 다음 기간들의 합계는 포함하지 않는다:
(1) 35 U.S.C. 132(b)에 따른 출원 계속 심사 요청이 제출된 날부터 특허가 등록된 날까지의 기간 중 해당 일수가 있는 경우 그 일수….
따라서 미국 특허청(USPTO)의 해석에 따르면, 재심청구서(RCE)가 제출된 후에는 해당 특허에 대해 B 지연은 더 이상 발생하지 않으나, A 지연 및/또는 C 지연은 여전히 발생할 수 있다.
지방법원 판결
지방법원은 11월 1일 판결에서 미국 특허청(USPTO)의 해석이 법률 조항의 명문 규정에 반한다고 판단했다. 대신 법원은 다음과 같이 인정했다:
(B)호 조항의 명백하고 모호함 없는 문언은, RCE가 3년 기간 내에 제출된 경우 해당 RCE에 소요된 시간이 3년 시효의 진행을 정지시키는 역할을 해야 한다고 요구한다; 하위항목 (B)는 3년 기간 경과 후 제출된 RCE를 다루지 않으며, 3년 기간 경과 후 제출된 RCE로 소요된 시간을 PTA에서 공제할 것을 요구하지도 않습니다. 간단히 말해, 3년 기한이 지난 후에는 RCE가 PTA에 아무런 영향을 미치지 않으며, (B)호는 어떠한 RCE도 PTA를 단축할 근거를 명시적으로 제공하지 않습니다. 오히려 RCE는 출원일로부터 3년 이내에 제출된 경우에만, 그리고 오직 그 경우에만 3년 보장 기한의 진행을 정지시키는 역할을 합니다. 따라서 특허청이 (B)호를 이와 반대로 해석한 것은 오류입니다.
이는 출원일로부터 3년 이상 경과 후 제출된 RCE(재심사청구) 이후에 부여된 특허권에 대해서는 RCE 제출 후 발생한 B 지연에 대한 PTA(추가 특허기간) 부여가 가능함을 의미한다. 반면 미국 특허청(USPTO)은 지금까지 RCE 제출 후 발생한 B 지연을 전혀 고려하지 않았던 것과 대비된다.
특허 기간에 미치는 중대한 영향
지방법원의 판결은 해당 특허의 존속 기간에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이, 미국 특허청(USPTO)은 재심청구서(RCE) 제출 후 발생한 A 지연에 대해서도 고려해 왔으나, A 지연에 대한 보상금은 B 지연에 대한 보상금만큼 포괄적이지 않습니다. A 지연에 대한 PTA 보상은 특정 기간을 초과한 지연(예: RCE 또는 답변 제출 후 USPTO가 심사 의견서 또는 허가 통지서를 발행하는 데 4개월을 초과한 일수, 또는 출원료 납부 후 USPTO가 특허를 발행하는 데 4개월을 초과한 일수)만 반영합니다. 반면, B 지연에 대한 PTA 부여는 특허청이 특허를 부여하는 데 소요된 3년 기한을 초과한 모든 일수를 반영합니다. (총 PTA 부여는 심사 과정 전반에 걸친 출원인 지연에 대한 공제를 받습니다.) 이는 엑셀릭시스 판결의 영향을 받는 특허들이 B 지연 계산에는 A 지연 계산에 존재하는 4개월 공백이 없기 때문에 수백 일에 달하는 추가 특허 기간을 부여받을 수 있음을 의미합니다.
미국 특허청(USPTO)이 이 결정에 대한 재심 청구를 하거나 연방순회항소법원에 상고를 제기할 가능성이 높지만, 특허권자는 PTA와 관련하여 즉각적인 조치를 취하는 것을 고려해야 합니다. 지난 2개월 이내에 등록된 특허의 경우, 특허권자는 37 C.F.R. § 1.705에 따라 최종 PTA 결정에 대한 재고 요청을 제출할 수 있습니다. 이 기간을 초과했으나 USPTO에 PTA 재고 요청이 계류 중인 특허의 경우, USPTO에 제출하는 보충 서류에서 이 문제를 제기하는 것을 고려할 수 있습니다. USPTO 검토의 법정 기간을 초과했으나 지난 180일 이내에 등록된 특허의 경우, 특허권자는 35 U.S.C. § 154(b)(4)(A)에 따라 버지니아 동부 지방법원에 민사 소송을 제기하여 법원의 법률 해석에 기반한 PTA 부여를 추구할 수 있습니다. 현재로서는 이 두 기간에 해당하지 않는 특허에 대해 추가 PTA를 획득할 수 있는 방법이 존재하는지 여부는 불분명합니다. 따라서 엑셀릭시스 사건에 따른 상당한 PTA 혜택을 받을 수 있는 이해관계자들은 해당 특허를 신중히 검토하고 모든 가능성을 모색해야 합니다.
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