디자인 특허 소송 분야에서 활동하는 실무자들은 연방순회항소법원의 최근 판결인 High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc.사건(사건번호 2012-1455, 2013년 9월 11일)을 주목해야 합니다. 이 판결은 디자인 특허의 무효를 주장하거나 무효화하려는 모든 당사자에게 가장 중요한 지침과 안내를 제공합니다. 본 판결은 명백성(obviousness)에 기반한 무효 기준과 기능성(functionality)에 기반한 무효 기준에 대한 심층적인 설명을 제시합니다.
연방순회항소법원은 디자인 특허의 명백성 판단 기준이 "일반 관찰자" 기준이 아닌 "일반 디자이너" 기준임을 먼저 언급했다. 법원은 명백성 분석의 궁극적 판단 기준은 해당 유형의 제품을 디자인하는 "일반적인 기술 수준의 디자이너"에게 청구된 디자인이 명백했는지 여부라고 설명했다. 따라서 연방순회항소법원은 해당 디자인 특허의 명백성을 평가하는 데 "일반 관찰자" 기준을 적용한 지방법원의 판단이 잘못되었다고 판단했다.
연방순회항소법원은 명백성 문제와 관련하여 전문가 진술서를 고려해야 하는지 여부에 대해 논의를 진행했다. 법원은 명백성에 대한 법적 결론에 관한 전문가 의견이 필수적이거나 결정적이지 않음에도 불구하고, 해당 법적 결론에 이르는 분석의 사실적 측면에 대해서는 전문가 의견이 여전히 관련성을 가질 수 있다고 설명했다. 법원은 선행기술의 기술적 설명, 범위 및 내용, 선행기술과 발명의 차이점, 해당 기술 분야의 숙련도 수준을 설명하는 데 전문가 증언이 도움이 될 수 있다는 선례를 인용했다. 따라서 연방순회항소법원은 지방법원이 명백성 문제에 관한 주장된 전문가 진술서를 일괄적으로 배제한 것은 오류라고 판단했다.
명백성 판단 기준으로 돌아가서, 연방순회항소법원은 디자인 특허의 잠재적 명백성을 평가할 때 사실 판단자가 두 가지 별개의 단계를 적용한다고 설명했다: 첫째, 청구된 디자인과 기본적으로 동일한 디자인 특성을 지닌 단일 주요 선행기술 문헌을 찾아야 하며; 둘째, 주요 문헌이 발견되면 다른 문헌을 활용하여 이를 수정함으로써 청구된 디자인과 동일한 전체적인 시각적 외관을 지닌 디자인을 창출할 수 있다. 첫 번째 단계에서 법원은 (i) 특허된 디자인 전체가 주는 올바른 시각적 인상을 식별하고, (ii) "기본적으로 동일한" 시각적 인상을 주는 단일 참고문헌이 존재하는지 판단해야 한다.
첫 번째 단계의 첫 번째 부분인 "특허 디자인 전체가 만들어내는 올바른 시각적 인상을 식별하는 것"에 관해, 연방순회항소법원은 지방법원이 특허 디자인을 "언어적 설명"으로 전환하지 못한 데 오류가 있다고 판시하였다. 법원은 필요한 설명에 가장 근접한 것은 지방법원이 특허의 디자인을 "발을 넣을 수 있는 구멍이 있는 슬리퍼로, 보송보송한(플리스) 안감을 포함할 수 있고 매끄러운 외부 표면을 가질 수 있다"고 특징지은 설명이라고 지적했다. 그러나 연방순회법원은 해당 설명이 참조 디자인과 청구된 디자인의 구별되는 시각적 외관에 초점을 맞추지 못해 "지나치게 추상적인 수준"을 나타낸다고 평가했다. 재심에서 지방법원은 청구된 디자인에 대한 언어적 설명에 충분한 세부사항을 추가하여 해당 디자인과 일치하는 시각적 이미지를 불러일으킬 수 있도록 하라는 지시를 받았다.
첫 번째 단계의 두 번째 부분인 "단일 참고자료가 '기본적으로 동일한' 시각적 인상을 생성하는지 여부 판단"에 관해, 연방순회항소법원은 지방법원이 그 근거를 제시하지 못한 점에 오류가 있다고 설명했다. 연방순회항소법원은 재심에서 지방법원이 두 디자인을 "직접 비교"하여 동일한 시각적 인상을 생성하는지 판단해야 한다고 명시했다. 연방순회항소법원은 이어서, 분석의 첫 단계에 해당하는 첫 번째 및 두 번째 부분을 적절히 완료한 후에는 지방법원이 두 번째 단계에서 요구하는 바와 같이, 주요 참고문헌이 부차적 참고문헌에 의해 수정된 후에도 "청구된 디자인과 동일한 전반적 시각적 외관"을 제공하는 디자인을 제시하는지 여부를 평가하는 데 더 유리한 입장에 설 것이라고 이론화하였다.
비자명성에 관한 이차적 고려사항 문제와 관련하여, 연방순회항소법원은 소위 "이차적 고려사항"에서 비롯된 증거가 존재할 경우 항상 자명성 판단 과정에서 반드시 고려되어야 한다는 선례를 인용하였다. 본 사건에서 연방순회항소법원은 청구된 디자인의 상업적 성공과 모방 행위에 대한 주장이 모두 제기되었다고 언급했습니다. 따라서 법원은 지방법원이 주장된 비자명성의 2차적 고려 사항을 다루지 않은 데 오류가 있다고 결론지었습니다.
기능성으로 인한 무효 문제와 관련하여, 연방순회항소법원은 청구된 디자인이 "주로 장식적"이 아닌 "주로 기능적"인 경우, 즉 청구된 디자인이 "해당 물품의 실용적 목적에 의해 결정된" 경우 디자인 특허가 무효로 선언될 수 있다고 판시하였다. 법원은 청구된 디자인 전체가 기능적 고려사항에 의해 "지정되었는지" 판단하는 데 도움이 되는 다양한 요소를 제시했는데, 여기에는 (1) 보호 대상 디자인이 최상의 디자인을 나타내는지, (2) 대체 디자인이 특정 물품의 유용성에 부정적 영향을 미치는지, (3) 동반된 유용성 특허가 존재하는지, (4) 광고에서 디자인의 특정 특징이 특별한 유용성을 지닌다고 강조하는지 여부; (5) 디자인 내 요소나 전체 외관이 기능에 의해 명백히 요구되지 않은 부분이 있는지 여부.
연방순회항소법원은 지방법원이 기준에서 요구하는 바와 같이 청구된 디자인이 "주요 기능적"인지 "주요 장식적"인지 평가하는 대신, 디자인의 "주요 특징"이 기능을 수행할 수 있는지 여부를 판단함으로써 오류를 범했다고 지적했다. 법원은 "제품의 기능" 자체와 "제품 디자인의 기능성"을 혼동해서는 안 된다고 설명했다. 지방법원이 잘못된 기준을 적용했기 때문에, 연방순회항소법원은 기능성을 이유로 한 무효 판결을 뒤집었다.