In 소비자 감시단 대 위스콘신 동문 연구 재단사건에서 연방순회항소법원은 당사자간 재심사 청구인이 특허심판원(PTAB)의 결정을 연방순회항소법원에 항소하기 위해서는 제3조 소송적격성을 부여할 만큼 충분한 실질적 피해를 입증해야 한다고 판시했습니다. 이 판결은 일부 당사자들이 당사자간 재심사 또는 특허권 부여 후 재심사 절차를 개시하는 것을 꺼리게 할 수 있습니다. 왜냐하면 이들이 도전받은 특허를 유지하는 결정을 항소할 수 없을 수도 있기 때문입니다.
분쟁 대상 특허
이 사건 특허는 인간 배아 줄기세포 배양을 대상으로 한 WARF의 미국 특허 제7,029,913호였다. 소비자 감시단(당시 납세자 및 소비자 권리 재단)은 해당 특허에 대한 당사자간 재심사를 요청하였으며, 이는 통제번호 95/000,154로 명령되었다. 미국 특허청 심사관은 청구항의 특허성(일부 수정 포함)을 인정하였으며, 심판부도 이를 확정하였다. 소비자 감시단은 35 USC § 141에 따라 연방순회항소법원에 항소하였다.
소송 적격성 문제
해당 법률은 "심판위원회에 제기된 항소 사건의 최종 결정에 불복하는 제3자 청구인"이 연방순회법원에 항소할 수 있도록 규정하고 있으나, 법원의 항소 심리 권한은 미국 헌법 제3조에 의해 제한된다. 연방순회항소법원이 설명한 바와 같이, "제3조 관할권의 엄격한 하한선"은 심사를 청구하는 당사자가 "실질적 손해를 입었음을 입증해야 한다"는 요건을 의미한다.
연방순회항소법원 판결
연방순회항소법원의 판결문은 프로스트 판사가 작성했으며, 레이더 판사와 휴즈 판사가 공동으로 서명하였다.
연방순회항소법원은 소비자 감시단이 WARF 줄기세포 특허와 관련된 사실상의 피해를 주장했는지 여부를 검토한 결과, 그러한 주장이 없었다고 판단했다.
- 소비자 감시단은 인간 배아 줄기세포와 관련된 어떠한 활동에도 관여하고 있지 않으며, 이는 침해 주장의 근거가 될 수 있는 사항임을 주장하지 않습니다.
- [소비자 감시단]은 그러한 활동에 참여할 의도가 있다고 주장하지 않습니다.
- [소비자 감시단은] 실제 또는 잠재적 라이선스 보유자임을 주장하지 않으며, '913 특허 또는 청구된 대상과 어떠한 다른 관련성도 없다고 주장합니다.
법원은 주장된 유일한 "피해"가 특허청의 특허 유지 결정이라고 판단했다. 법원은 해당 결정이 "당사자 간 재심사 규정에 의해 부여된 어떠한 법적 권리도 침해하지 않았기 때문에" "소송 자격을 부여하기에 불충분하다"고 설명했다. 해당 법률은 "제3자가 재심사를 요청할 수 있도록 허용하고, 요청이 승인된 경우 제3자의 참여를 허용"하지만, "요청자에게 유리한 특정 결과를 보장하지는 않는다." 따라서 소비자 감시단은 재심사 절차의 진행을 통해 결과와 무관하게 법률상 부여된 모든 권리를 이미 행사한 것으로 간주된다.
법원은 35 USC § 141의 영향을 인정했으나, 해당 법률이 "즉각성과 구제 가능성에 관한 [소송 적격] 요건을 완화하고 신중한 제한을 제거할 수 있지만… [그럼에도] 소비자 감시단이 재심사 결과에 대해 구체적이고 실질적인 이해관계를 가져야 한다는 요건은 제거하지 않는다"고 설명했다.
법원은 또한 재심사 법규의 금반언 조항이 적어도 이 특정 사건에서는 소송 적격성을 부여할 만큼 충분한 실질적 손해를 발생시키지 않는다고 판단하였다. 이는 소비자 감시단이 재심사 금반언이 적용될 수 있는 특허에 대한 소송이나 다른 절차에 관여할 가능성이 전혀 없었기 때문이다.
소비자 감시단은 '913 특허에 관한 일반적인 불만만을 제기했습니다. 해당 단체는 비영리 소비자 권리 단체로서 '913 특허의 잠재적 선점 범위와 캘리포니아 주에서 납세자 자금으로 수행되는 연구에 가해지는 주장된 부담에 대해 우려하고 있다고 밝혔습니다. … 소비자 감시단이 심판위원회의 결정과 '913 특허의 존재 자체에 강력히 반대하고 있음에도, 이는 본 분쟁을 법적 심판 대상으로 만들기에는 충분하지 않다.
AIA 특허심판에 미치는 영향
이 사건은 당사자간 재심사 절차에서 비롯되었으나, 해당 판결은 새로운 AIA 특허심판 절차(당사자간 재심사, 특허권 부여 후 재심사, 비즈니스 방법 특허 재심사)에서의 항소에도 적용될 가능성이 높다. 실제로 AIA는 동일한 법률 조항(35 USC § 141)을 개정하여 "특허심판원(PTAB)의 최종 서면 결정에 불복하는 당사자"가 심판 또는 사후심판에 대한 항소를 제기할 수 있도록 규정하였습니다. 본 판결은 대상 특허와 관련된 실질적 피해를 입증하지 못하는 당사자들이 이러한 절차를 개시하는 것을 억제할 수 있습니다.