2015년 후반, 연방순회항소법원은 Suprema v. ITC 및 ClearCorrect v. ITC 사건에서 국제무역위원회(“ITC”)의 침해 제품 배제 권한 범위를 다룬 두 건의 판결을 내렸다 . Suprema v. ITC ( 2012-1170) (전체 재판부) 사건에서 연방순회항소법원은 ITC의 권한이 수입 후 발생한 직접 침해 행위를 전제로 한 유도 침해까지 다룰 수 있다고 판결했습니다. 한편, ClearCorrect v. ITC (2014-1527) 사건에서 연방순회항소법원 패널은 ITC가 미국으로의 데이터 전자 전송을 금지할 권한이 없다고 판결했습니다.
슈프레마 대 ITC
제337조는 "[유효하고 집행 가능한 미국 특허를 침해하는 물품의 ] 미국으로의 수입, 수입을 위한 판매, 또는 수입 후 미국 내에서의 판매를 소유자, 수입업자 또는 수하인이 하는 것을 금지한다 . (i)... " (19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i)) 쟁점은 판매자가 수입업자로 하여금 수입 후(즉, 상품이 미국에 입국한 후) 직접 침해를 유도하는 경우, ITC가 해당 상품의 수입을 배제할 권한이 있는지 여부였다. ITC는 제337조를 해석하여, 기본적인 직접 침해 행위가 수입 후에 발생하더라도 침해를 유도하는 데 사용되는 상품의 수입을 금지할 권한을 부여한다고 보았다.
본 사건은 특정 생체 인식 스캐닝 장치, 그 구성품, 관련 소프트웨어 및 이를 포함하는 제품 (조사 번호 337-TA-720)에 관한 ITC 최종 결정에 대한 항소를 다루며, 해당 결정은 피신청인 Suprema, Inc. 및 Mentalix, Inc.의 337조 위반을 인정하였습니다. 2010년 5월, 크로스 매치 테크놀로지스(Cross Match Technologies, Inc.)는 자사가 보유한 4건의 특허를 침해했다는 주장으로 ITC에 소송을 제기했습니다. 크로스 매치가 4건의 특허 침해를 주장했으나, 2015년 대법원 전원합의체 판결 ( Suprema v. ITC)과 관련이 있는 것은 미국 특허 제7,203,344호("344 특허")의 단일 청구항 하나뿐입니다. 이 쟁점 청구항은 지문 이미지 캡처 및 처리 방법에 관한 방법 청구항이다. ITC는 침해 사실을 확인한후 침해 스캐너 및 소프트웨어를 대상으로 한 제한적 배제 명령을 발령했다.
위반 사실을 확인하면서 ITC는 수프레마가 멘탈릭스로 하여금 '344 특허를 침해하도록 유도했다고 결론지었다. 수프레마는 지문 스캐닝 장치를 제조하는 한국 기업으로, 해당 장치를 멘탈릭스에 판매한다. 해당 스캐너는 독립형 장치가 아니라 컴퓨터에 연결되어야 하며, 컴퓨터에 전용 소프트웨어가 설치된 후에만 사용할 수 있다. 이 소프트웨어는 멘탈릭스가 수프레마가 제공한 소프트웨어 개발 키트를 사용하여 제작한다. 중요한 점은, 방법 청구항의 단계들은 소프트웨어가 스캐너에 설치된 후에만 수행될 수 있다는 것이다. 즉, 침해는 스캐너가 멘탈릭스에 판매되고 미국으로 수입된 후에만 발생할 수 있으므로, 멘탈릭스가 유일한 직접 침해자가 된다. 동일. Suprema는 직접 침해자는 아니었으나 , ITC의 판단에 따르면 간접 침해자로 간주되었습니다. Suprema가 "멘탈릭스의 활동이 침해적 성격을 지닌다는 사실을 '고의적으로 외면'했으며" 멘탈릭스의 침해 행위를 인지하지 않으려 의도적으로 조치를 취했기 때문입니다. Suprema가 간접 침해자임을 결론지은 ITC는 이후 제한적 배제 명령을 발령했습니다.
2013년 12월, 연방순회항소법원 분할 패널은 "해당 수입품은 수입 시점에 침해 상태에 있지 않다"는 이유로 유도 침해에 따른 ITC의 침해 판정을 취소하였다. Id. at 10-11. 이 과정에서 다수 의견은 "침해하는 물품"이라는 표현이 시간적 요건을 부과하여 ITC의 권한을 수입 시점의 침해 여부 평가로 제한한다고 판단하였다.
연방순회항소법원은 전원합의체 심리를 허가하였으며, 2015년 전원합의체 의견에서 법원은 Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984) 사건에 따라 "침해하는 물품"이라는 표현에 대한 ITC의 해석을 따르는 것이 적절하다고 판시하였다. 체브론 검토의 첫 번째 부분과 관련하여, 법원은 "ITC가 수입업자가 수입 후 해당 상품을 판매자의 유도로 직접 침해하는 데 사용했다고 판단한 경우, 해당 상품이 '침해하는 물품'에 해당하는지에 대해 의회가 직접 답변하지 않았다"고 판시하였다. ( Suprema 판결문 19면 ) 이에 따라 연방순회항소법원은 ITC의 배제 명령을 유지하였다.
클리어코렉트 대 ITC
한편, 몇 달 후 ClearCorrect 대 ITC 사건에서 연방순회항소법원은 분할 패널 판결을 통해 ITC가 순수한 전자적 전송 방식의 디지털 데이터에 대해 배제 명령을 발령할 권한이 없다고 판시하였다. 상고심에서 유일한 쟁점은 디지털 이미지가 19 U.S.C. § 1337(a)에 규정된 "제품(article)"으로 간주될 수 있는지 여부였으며(본 판결에서는 침해 여부나 무효 여부는 쟁점이 되지 않음), 법원은 ITC의 관할권이 순수한 전자적 디지털 데이터 전송까지 확대되지 않는다고 판시했다.
해당 기술은 "교정 장치, 일명 얼라이너의 생산"과 관련된 것이었다. ClearCorrect 5쪽. ClearCorrect 미국은 미국 내 환자 치아의 물리적 모형을 스캔하여 얼라이너 제조 공정을 시작하였다. 동상. 이 모형은 환자의 치아 디지털 이미지를 생성하는 데 사용되었으며, 이후 해당 이미지는 ClearCorrect 파키스탄으로 전송되었다. ClearCorrect Pakistan은 수정된 디지털 이미지를 통해 최종 치아 위치를 생성했습니다. 이후 수정된 디지털 이미지를 ClearCorrect US로 다시 전송했습니다. 따라서 "수입된 것으로 확인된 유일한 '물품'은 전자적으로 전송된 디지털 데이터였으며, 즉 CD나 USB 메모리 같은 물리적 매체에 저장된 디지털 데이터가 아니었다." Id. at 11.
이 문제를 다루면서 프로스트 수석판사의 다수 의견은 다시 한번 대법원의 2단계 체브론(Chevron) 기준을 적용하였다. Id. at 12. 체브론 기준의 첫 번째 단계와 관련하여, 법원은 "물품(articles)"이 오직 "물질적 사물(material things)"만을 포함하며 디지털 데이터의 전자적 전송을 포함하지 않는다는 점에 대해 어떠한 모호성도 없다고 판단하였다. Id. at 12-13. "물품" 정의에 대한 의회의 의도가 "모호하지 않다"고 판단했음에도 불구하고, 법원은 ITC의 "물품" 정의 역시 불합리하다고 판결했다. Id. at 31. 이에 따라 법원은 ITC의 배제 명령 발령을 취소하였다.
결정의 함의
연방순회항소법원이 클리어코렉트 판결을 전원합의체로 재검토할지는 아직 불분명하지만[1], 해당 판결이 유지된다면 ITC가 피고발 제품에 대한 관할권을 가지는지 여부를 판단하는 핵심 요소는 피고발 제품이 미국으로 수입된 물리적 매체와 연계되어 있는지 여부인 것으로 보인다. 슈프레마 사건에서 법원은 크로스 매치(Cross Match)의 스캐너가 침해 행위의 모든 단계를 수행할 수 있는 상태는 아니었음에도, 전통적인 입국항을 통해 수입된 물리적 물품이라는 이유로 ITC의 수입 금지 조치를 승인했습니다. 반면 ClearCorrect 사건에서 문제의 디지털 이미지는 순수한 디지털 파일이었으며, 법원은 심지어 "수입된 것으로 확인된 유일한 '물품'은 전자적으로 전송된 디지털 데이터, 즉 CD나 USB 메모리 같은 물리적 매체에 담긴 디지털 데이터가 아닌 것"이라고 명시했습니다. ClearCorrect 사건 11면. 따라서 디지털 데이터 관련 특허 사건에서는 해당 데이터가 미국에 유입되는 경로와, 디지털 데이터를 물리적 매체(수출금지 대상이 될 수 있는)에 연결하여 간접 침해 주장을 제기할 수 있는지 여부를 고려해야 할 수 있다.
[1] 2016년 1월 27일, 위원회와 원고인 Align Technology, Inc.는 모두 전원합의체 재심리를 청구하였다.