대법원의 6월 Halo Electronics 대 Pulse Electronics 판결은 고의성 입증의 길을 완화시켰다는 것이 일반적인 견해로,이는 IP Litigation Current에서 이전에 논의된 바와 같습니다. 많은 이들은 Halo 판결의 결과 중 하나로 특허 가치 상승이 있을 것이라고 추측했는데, 이는 고의성 인정 시 손해배상액이 3배로 증가할 수 있기 때문입니다.
헤일로 판결은 고의성 판단의 객관적 요건을 폐지했을 뿐만 아니라, 고의성에 필요한 증명 기준이 명확하고 설득력 있는 증거가 아닌 우세한 증거임을 명확히 했으나,헤일로 판결 이후 제기된 질문은 다음과 같다: 이제 어떻게 해야 하는가? 결국 대법원은 지방법원에 "거의 2세기에 걸친 특허법 적용 및 해석 과정에서 발전된 '건전한 법적 원칙'에 따라 판단하라"고 지시한 바 있다. Halo, 136 S. Ct. 1923, 1935 (2016) ( Martin v. Franklin Capital Corp., 546 U.S. 132, 136 (2005) 인용). 그렇다면Halo 판결 이후 지방법원들은 이러한 지침과 법리 원칙을 어떻게 적용해 왔을까? 살펴보자.
고의성의 사실적 구성 요소는 여전히 배심원에 의해 결정된다
헤일로 판결 이후 초기에 제기된 의문 중 하나는 해당 결정이 고의성 여부를 전적으로 재판 법원의 재량에 맡겼는지 여부였다. 연방순회항소법원은 이 주장을 거의 즉시 다루며 다음과 같이 진술했다:
우리는 Halo 사건이 고의성 판단의 사실적 구성 요소는 배심원이 해결해야 한다는 확립된 법리를 변경한 것으로 해석하지 않는다.
WBIP, LLC 대 Kohler Co. 사건, 사건번호 15-1038, 15-1044, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, *49-50면; 각주 13 (연방순회항소법원, 2016년 7월 19일). 지방법원들도 이를 따르고 있다. 참조: Presidio Components, Inc. v. Am. Tech. Ceramics Corp., 사건번호 14-cv-02061, 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, at *29-30 (S.D. Cal. 2016년 8월 17일); Trs. of Boston Univ. v. Everlight Elecs. Co., Nos. 12-11935, 12-12326, 12-12330, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, at *11 (D. Mass. July 22, 2016); 임페리움 IP 홀딩스(케이맨) 유한회사 대 삼성전자 주식회사, 사건번호 4:14-cv-371, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, *17-18면 (텍사스 동부지방법원, 2016년 8월 24일).
배심원의 판단에도 불구하고 재판부는 손해배상액을 가중할 의무가 없다
배심원이 고의성의 사실적 구성요소에 대해 내린 판단이 모든 사건에서 가중 손해배상 판결을 요구하는 것은 아니다. 재판부는 배심원의 사실적 판단에 근거하여 가중 손해배상을 인정할 최종적 재량권을 가진다. Halo 사건은 배심원이 고의적 침해를 인정했음에도 재판부가 가중 손해배상 인정을 거부할 수 있는 상황을 예상하였다: "이는 중대한 위법행위 인정 시 반드시 가중 손해배상이 따라야 한다는 의미가 아니다. 재량권 행사와 마찬가지로, 법원은 손해배상 여부 및 그 금액을 결정함에 있어 각 사건의 특수한 사정을 계속 고려해야 한다." Halo, 136 S. Ct. at 1933.
연방순회항소법원은 이 문제를 추가로 확정하며 다음과 같이 진술하였다:
물론, 이는 고의적 침해에 대한 배심원 평결이 가중 손해배상 결과로 이어져야 한다는 뜻은 아니다. 해당 행위가 가중을 정당화할 만큼 충분히 중대한지 여부와 적절한 가중 배상액은 지방법원의 합리적 재량에 맡겨진다.
WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, at *50 n.13. 지방법원은 배심원의 고의성 인정에도 불구하고 가중 손해배상 청구를 기각할 재량권을 이미 행사한 바 있다. 예를 들어, Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, at *11-12 (“배심원의 평결이 현재 폐기된 Seagate 테스트의 주관적 기준에 근거하여 주관적 고의성을 입증하기에 충분하다고 가정하더라도, 법원은 여전히 재량에 따라 피고들의 행위가 가중 손해배상금 지급을 정당화할 정도의 중대성에 이르지 않았다고 판단한다.”); Presidio 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, at *36-37 (“또한, 법원은 ATC의 이 쟁점에 대한 신청이 본질적으로 무의미함을 지적한다. 왜냐하면 법원은 합리적인 재량권을 행사하여, 배심원이 고의적 침해를 인정했음에도 불구하고, 최종적으로 Presidio에 가중 손해배상을 인정하지 않기로 결정했기 때문이다.”).
지식은 필요하지만, 극단성이 핵심이다
헤일로 판결이후 고의성 법리를 따르는 이들에게 가장 중요한 교훈은 법원이 침해자의 문제된 행위에 대한 주관적 귀책사유, 즉 그 행위가 실제로 얼마나 중대했는지에 초점을 맞추고 있다는 점이다. 이러한 초점은 헤일로 판결 자체가 보상금의 적절성을 "귀책사유가 있는 중대한 사례"로 한정했기에 놀랍지 않다. Halo, 136 S. Ct. at 1932. 극히 악질적인 행위의 구성 요건은 상황에 따라 다르지만, 최소한 특허에 대한 인지(認知)가 요구된다. See WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, at *49 (“고의적 침해로 주장되는 특허에 대한 인지는 여전히 가중 손해배상의 전제 조건이다.”). 적어도 한 지방법원은 Halo사건에서 브레이어 판사의 동의 의견(단순한 지식을 중대한 행위로 전환시키는 '상황'이 모든 차이를 만든다고 설명한 부분)을 해석하여, 고의성으로 인한 가중 손해배상을 뒷받침하기에는 지식만으로는 절대적으로 불충분하다고 시사한 바 있다. 참조: Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, at *7 (“브라이어 판사의 동의 의견도 유용한 지침을 제공한다.”).
심각성에 관하여, 읽기 요인들이 도움이 될 수 있다
헤일로사건에서 시게이트의경직성을 경고했음에도 불구하고 지침을 찾는 이들에게는, 연방순회항소법원이 "모든 사실과 상황을 바탕으로 피고의 행위의 중대성"을 분석하기 위해헤일로 이전에 확립한 리드 요인들에서 어느 정도 안도감을 찾을 수 있다. Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992). 해당 요소에는 "(1) 침해자가 타인의 아이디어나 설계를 고의로 복제했는지 여부; (2) 침해자가 타인의 특허 보호를 인지한 시점에서 특허 범위를 조사하고 선의로 해당 특허가 무효이거나 침해되지 않았다고 믿었는지 여부; (3) 소송 당사자로서의 침해자의 행동; (4) 피고의 규모 및 재정 상태; (5) 사건의 근접성; (6) 피고의 위법 행위 지속 기간; (7) 피고의 시정 조치; (8) 피고의 피해 동기." Liquid Dynamics Corp. v. Vaughn Co., 449 F.3d 1209, 1225 (Fed. Cir. 2006). 법원은Halo 판결 이후에도 손해배상 가중 여부를 결정할 때 리드요소를 계속 고려해 왔으며, 실무자들은 자신의 사건에서 고의성을 다룰 때 이를 고려하는 것이 바람직할 것이다. Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., No. 13-cv-03999, 2016 U.S. Dist. LEXIS 93267, at *48-53 (N.D. Cal. July 18, 2016); Imperium IP Holdings, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, at *18-23;Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045 at *7-12;PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communs. RF, LLC, No. 5:11-cv-761, 2016 U.S. Dist. LEXIS 78408, at *17 (N.D.N.Y. June 16, 2016).
