최근 판결에서 연방순회항소법원은 미국특허청(USPTO) 특허심판원의 명백성 거절에 대한 접근 방식에 오류가 있다고 판단했습니다. 여기에는 성공 기대 증거 없이 일상적 최적화 원칙에 의존한 점과, 기록상 예상치 못한 결과가 드러났음에도 내재성 원칙에 의존한 점이 포함됩니다. 이제 연방순회항소법원은 청구항 해석에 대한 심판부의 접근 방식도 비판하며,In re Smith International, Inc.사건에서 심판부가 출원인이 명세서에서 사용한 용어와 일치하지 않는 부당하게 광범위한 해석을적용했다고 판시하였다.
분쟁 대상 특허
이 사건 특허는 일방적 재심사 절차에서 거절된 미국 특허 제6,732,817호이다. 본 발명은 드릴링에 사용되는 공구에 관한 것이다. 청구항 28은 대표적이다:
28. 원형 직경 시추공과 확대 직경 시추공을 갖는 유정 내부에 배치된 시추 어셈블리에서 사용하기 위한 확장 가능한 다운홀 공구로, 다음을 포함한다:
본체; 및
최소 하나의 비회전식 이동 암으로, 최소 하나의 시추공 접촉 패드를 갖으며 … 본체와 접촉하여 암의 진동을 방지하는 경사면을 갖는다 …;
상기 적어도 하나의 암은 제1 위치와 제2 위치 사이에서 이동 가능하며…
쟁점은 "본체"라는 용어의 의미였다. 스미스는 "명세서는 드릴링 공구 내부에 위치한 '맨드릴'이나 '피스톤'과 같이 별도로 식별된 구성 요소들과 구별되는 구성 요소로서 드릴링 공구의 본체를 일관되게 언급하고 묘사한다"고 주장했다. 반면 심사관과 심판부는 이를 "다른 구성 요소를 포괄할 수 있는 광범위한 용어"로 해석하며, "그 자체로는 구조적 특이성을 제공하지 않는 '부품'이나 '요소'와 같은 일반적 용어"로 취급했다.
"가장 넓은 합리적 해석"은 명세서와 일관성을 유지해야 한다
연방순회항소법원의 판결문은 로리 판사가 작성했으며, 레이나 판사와 휴즈 판사가 공동으로 서명하였다.
연방순회항소법원 판결에 따르면, 항소심 판결에서 심판부는 "명세서가 본체를 다른 요소들과 분리된 개별 요소로 기술하고 있음"을 인정했으나, 명세서가 "본체를 다른 요소들과 분리된 개별 요소로 기술하고 있음"에도 불구하고 본체를 "분리된 요소"로 다른 요소들과 분리된 개별 요소로 기술한다"고 인정했으나, 명세서가 "정의하지 않음"하지 않거나 심사관의 해석을 "배제하지 않는다"는 이유로 더 넓은 해석을 정당화했다. 심판부는 또한 청구항이 "본체"의 어떤 특징도 명시하지 않으며 다른 구성 요소(예: 맨드릴)를 별도로 명시하지 않는다고 지적했다.
연방순회항소법원이 요약한 바와 같이, 미국 특허청(USPTO)은 다음과 같은 근거를 바탕으로 원심 판결의 유지(확정)를 촉구하였다:
- 청구항 28에서 "몸체"를 전체 요소로 기재한 것
- 청구항에서 "맨드렐"의 기재가 누락된 점
- 사양서에서 "본체"의 정의가 불분명한 점과
- 예술에서 '신체'에 대한 확립된 의미의 부재
이러한 주장을 기각하며, 법원은 특허청의 청구항 해석이 "부당하게 광범위하다"고 판단했다. 연방순회항소법원은 미국특허상표청(USPTO)에 적용되는 "가장 광범위한 합리적 해석" 청구항 해석 기준을 설명하며, 명세서의 중요성을 포함하여 다음과 같이 밝혔다:
명세서를 고려하여 청구항 용어에 가장 광범위한 합리적 해석을 부여할 때 올바른 검토 기준은, 심사관이 채택한 청구항 용어의 광범위한 해석을 명세서가 금지하거나 배제하는지 여부가 아니다. 또한 단순히 명세서와 모순되지 않는 해석을 의미하지도 않는다. 이는 명세서에서 발명자가 자신의 발명을 무엇으로, 어떻게 기술했는지에 부합하는 해석이다즉, "명세서와 일관된" 해석이다. In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (인용 및 내부 인용 부호 생략); 또한 참조 In re Suitco Surface, 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010).
연방순회항소법원은 명세서에 명시된 "정의"가 없다는 점을 근거로 한 심판부의 판단을 비판했다. 법원에 따르면:
[이사회]의 논리에 따르면, 명세서에 명시적 정의나 부인 조항이 없는 한 모든 기술은 가능한 가장 광범위한 해석을 채택하게 될 것이다. 가능한 해석이 채택될 수 있다는 결론에 이르게 됩니다. 이는 명세서 내 반복적이고 일관된 설명이 달리 시사하는 바가 있음에도 불구하고 해당 청구항 용어에 명세서를 고려한 가장 넓은 합리적 해석을 부여하는 것이 아닙니다.
선행기술 거절이 잘못된 청구항 해석에 근거했기 때문에, 해당 거절 결정은 취소되었다.
미국 특허청(USPTO)의 청구범위 해석에 관한 지침
미국 특허청(USPTO)의 특허 품질 이니셔티브에는 기록의 명확성에 대한 중점이 포함되며, 이는 다시 청구항 해석에 대한 중점을 포함한다. 미국 특허청(USPTO)의 "가장 넓은 합리적 해석과 청구항 용어의 평이한 의미" 관련 교육 슬라이드는 청구항을 명세서와 함께 해석해야 함을 설명하지만, 명세서의 특징을 임의로 도입하는 것에 대해서는 경계할 것을 당부합니다. 일부 슬라이드는 명세서에 명시적 정의가 없는 경우 일반적 의미(반드시 명세서에 근거하지 않음)를 사용하도록 권장하는 것으로 보이며, 이는 교육 슬라이드의 다음 흐름도에서 확인할 수 있습니다.
스미스 인터내셔널 사건의 판결을 고려하여 이 자료를 재검토해야 할 것입니다 .
