자동차 애프터마켓 공급업체에 영향을 미치는 사건에서, 2018년 2월 20일 미시간 동부 지방법원은 F-150 트럭의 차체 부품을 대상으로 한 포드의 두 건의 디자인 특허를 무효화하거나 집행 불가능하게 만들지 않기로 결정했습니다. 자동차 차체 부품 협회(Automotive Body Parts Association, "ABPA") 대 포드 글로벌 테크놀로지스(Ford Global Technologies, LLC), 사건 번호 2:15-cv-10137 (미시간 동부 지방법원, 2018년 2월 20일). 포드의 특허가 "장식적" 디자인인지 "기능에 의해 결정된" 디자인인지에 대한 판단 과정에서 법원은 ABPA의 다음 주장을 기각했습니다: (i) "관심 대상" 주장: 법원은 "차량의 외관이 중요하다"고 판단했으며, 특히 외관이 초기 구매 결정에 영향을 미쳤을 수 있다는 점을 고려했습니다; (ii) "상표법상의 미적 기능성 원칙을 디자인 특허법으로 도입하려는" 창의적 시도; (iii) 디자인 특허가 F-150에 물리적으로 부합해야 할 필요성에 기반했다는 주장; 및 (iv) "F-150 구매 자체만으로는 포드의 디자인 특허가 적용되는 새로운 차체 부품을 제작할 권리가 소유자에게 이전되지 않는다"는 특허권 소진으로 인해 특허가 집행 불가능하다는 주장. 법원은 ABPA의 약식판결 신청을 기각하는 것을 넘어, "ABPA의 확인소송 청구 전체"를 고려한 결과, 본건에서 별도로 신청하지 않은 포드 측에 유리하게 판결을 선고할 의사를 밝혔습니다.
ABPA 판결은 자동차 및 교체 부품의 미적 요소에 대한 독점적 보호와 관련된 또 하나의 사례로, 이는 수십 년간 광범위한 소송의 대상이 되어 왔으며, 특히 잘 알려진 제6순회법원 판결인 Ferrari S.p.A. Esercizio Fabriche Automobili E Corse v. Carl Roberts, 944 F. 2d 1235 (6th Cir. 1991) 사건이 포함됩니다. 자동차 제조업체들은 제3자가 차량 전체의 외관(예: 페라리 사건 ) 또는 개별 부품이나 차체 패널(예: ABPA 사건 )을 복제하려는 시도에 대해 상표권, 트레이드 드레스, 디자인 특허 등 지적재산권을 행사해 왔다. 유명한 자동차 무역 협회인 ABPA의 회원사들은 충돌로 손상된 차량을 수리하는 데 사용되는 자동차 부품을 수입, 제조 및 판매하며, 여기에는 포드 F-150용 교체 부품도 포함됩니다.
이번 사건은 포드가 ABPA 회원사들에게 중단 및 금지 요청서를 발송한 데서 시작되었으며, 이에 ABPA는 포드의 디자인 특허가 무효이거나 집행 불가능하다고 주장하는 확인 소송을 제기했습니다. 법원에 따르면, ABPA는 사실상 법원에 "자동차 차체 부품에 대한 디자인 특허를 없애달라"고 요청한 셈이다. ABPA 판결이 디자인 특허법을 변경하지는 않았지만, ABPA가 디자인 특허의 배타적 권리를 제한하는 상표법의 "미적 기능성" 이론을 주장한 점을 고려하면 일부는 이 판결이 흥미로울 수 있다. 이 사건에서 ABPA는 포드 F-150이 사고를 당해 후드 교체가 필요할 경우, 교체용 후드의 미적 요소가 원래 후드의 미적 요소 및 형태와 일치하는 것이 기능적으로 필수적이라고 주장했다.
법원은 적용된 미적 기능성 이론을 디자인 특허법 체계에 도입하는 것을 거부하였다. 법원은 이러한 결론에 도달한 데 대해 최소한 세 가지 이유를 제시한다. 첫째, 법원은 상표권과 디자인 특허권이라는 두 형태의 지식재산권 보호가 1세기 이상 공존해왔음에도 불구하고, 다른 어느 법원도 미적 기능성을 디자인 특허법에 도입한 사례가 없음을 인정한다. 둘째, 법원은 상표법의 목적 중 하나가 브랜드 소유자가 소비자에게 기억될 고품질 상품을 개발하도록 장려함으로써 "경쟁 촉진"에 있다고 명시했다. 이러한 "경쟁 촉진 목적"과 정면으로 대립하는 것이 바로 디자인 특허법의 목적, 즉 특허권자가 보호 대상 디자인의 복제를 타인에게 금지할 수 있도록 허용하는 명백히 반경쟁적 목적이다. 상표법과 디자인 특허법의 이러한 근본적 목적이 서로 정반대이므로, 법원에 따르면 이 이론을 디자인 특허법 체계에 도입하는 것은 부적절하다. 셋째, 법원은 "상표법이 디자인 특허법보다 미적 기능성에 더 관심을 가져야 할 이유가 크다"고 논증했으나, 여기서 법원의 분석은 순전히 기술적 기능에 기반한 것으로 보이며, 랜햄법상 '기능성'이 다양한 경제적·비경제적 요소를 고려하여 판단되어야 한다는 점을 고려하지 않은 것으로 보인다.
법원은 또한 후드와 헤드램프가 주변 부품과 결합되어야 하는 필요성을 고려할 때, 포드의 디자인 특허가 "기능에 의해 결정된다"는 이유로 무효라는 ABPA의 주장을 기각했다. 구체적으로 ABPA는 포드 F-150 후드 디자인이 후드 개구부 치수, 주변 차체 부품 위치, 트럭 프레임에 장착되는 방식, 트럭의 전체적인 미적 감각과 조화를 이루어야 하는 필요성에 의해 결정된다고 주장했다. 법원은 후드 개구부 치수의 제약이 사용 가능한 디자인의 범위를 제한한다는 점을 인정했으나, 이러한 제한이 디자인의 세부 사항을 결정하지는 않는다고 판단했다. 법원은 특히 포드 F-150 후드를 대체하도록 특별히 설계된 제3자 부품이 존재한다는 점에 가장 큰 영향을 받은 것으로 보인다. 이러한 부품들은 원래 포드 후드와 비교해 의도적으로 다른 전체적인 외관을 지닌다. 예를 들어, 제3자들은 표준 후드 개구부에 맞는 후드를 판매하지만, 다른 윤곽을 포함해 차별화된 맞춤형 외관을 창출한다. 법원에 따르면, 후드 개구부에 맞으면서 의도된 기능을 수행하지만 동시에 다른 외관을 창출하는 이러한 대체적이고 미적으로 차별화된 디자인들의 존재는 특허받은 포드 디자인이 기능에 의해 결정되지 않았다는 강력한 증거였습니다.
이 분야의 활발한 움직임을 고려할 때, 우리는 자동차 부품 지적재산권 문제에 관한 법원의 추가 지침을 간절히 기다리고 있습니다.
