리든 LLC 외 대 월트 디즈니 컴퍼니 외 사건 (사건번호 3:17-cv-04006, 04191 및 04192 (캘리포니아 북부 지방법원) 사건은 법률 전문지보다 할리우드 리포터에 더 많이 보도되었으나, 이는 '할리우드 이야기'이자 특허권, 저작권 및 (다소 덜하지만) 상표권을 아우르는 지적재산권 문제를 다루는 사건이다. 이 사건은 'MOVA 컨투어 리얼리티 캡처 기술(이하 MOVA 컨투어)'이라는 기술을 중심으로 전개됩니다. 이 기술은 <가디언즈 오브 갤럭시> 등 다수 영화에 사용된, 그 어느 때보다 인간적인 3D 애니메이션 캐릭터를 제작하는 데 활용됩니다. 할리우드 주요 스튜디오들은 영화 속 3D 캐릭터 제작 과정의 일환으로 이 3D 기술을 사용하는 업체 DD3를 고용했습니다. 그러나 원고 리어든은 DD3를 상대로 지적재산권 침해 소송을 제기하기보다는, 해당 할리우드 스튜디오들을 저작권·특허·상표권 침해 혐의로 고소하기로 결정했습니다. 이 사건은 따라서 업체가 (주장된) 저작권 및 특허 침해를 저지르는 경우, 해당 업체를 고용한 당사자가 그 행위에 대해 언제 책임을 질 수 있는지에 관한 다양한 쟁점과 고려 사항을 보여줍니다.
예를 들어, 저작권 측면에서 스튜디오가 DD3 소프트웨어의 출력 파일을 바탕으로 한 파생 작품으로 주장되는 CG 캐릭터와 영화를 제작했기 때문에, 컴퓨터 소프트웨어의 저작권 보호가 해당 소프트웨어를 사용해 생성된 출력 파일까지 확대 적용될 수 있는지, 그리고 어떤 상황에서 가능한지가 하나의 쟁점이다. 이 사건에서 제기된 다른 저작권 문제에는, 저작권을 침해하는 다른 회사와 계약을 체결한 당사자가 어떤 상황에서 대리 책임을 질 수 있는지, 또는 이러한 관계가 어떻게 저작권 침해에 대한 기여 책임을 초래할 수 있는지 판단하는 것이 포함됩니다.
특허 침해와 관련하여, 본 사건은 시스템 청구항이 벤더와 계약을 체결한 당사자에 의해 직접 침해된 것으로 인정될 수 있는지 여부에 대한 의문을 제기한다. 이는 벤더가 필수 하드웨어 및 소프트웨어를 소유하고 사용함으로써 청구항의 모든 요소를 보유하는 경우에도 마찬가지이다. 만약 이러한 상황에서 간접 침해 주장만이 타당하다면, 피고가 수행한 일반적인 지적재산권 실사만을 근거로 특허권 존재 및 서비스가 침해를 구성한다는 사실을 충분히 주장할 수 있을까?
배경
이 소송은 애플의 퀵타임 제품 개발자 중 한 명인 유명 발명가이자 기업가 스티브 펄먼이 설립한 리어든과 디즈니, 마블, 20세기 폭스, 파라마운트 등 주요 할리우드 스튜디오(이하 '스튜디오들')를 상대로 진행 중이다. 리어든은 스튜디오들이 계약을 체결하고 협력사 DD3와 함께 다양한 영화에 등장하는 CG 캐릭터를 제작하는 과정에서 리어든의 MOVA 컨투어 기술을 사용했다고 주장하며, 스튜디오들이 리어든의 저작권 및 특허권(디즈니의 경우 특허권만 해당)을 침해했다고 고소했습니다. 또한 리어든은 영화 크레딧 및 기타 제품에 MOVA라는 명칭을 사용한 점을 근거로 스튜디오들의 상표권 침해 혐의도 제기했습니다.
원고의 소장에 따르면, MOVA 컨투어 기술은 영화나 비디오 게임에서 실제 인간처럼 움직이는 3D 애니메이션 캐릭터를 생성하는 데 사용되는 '퍼포먼스 모션 캡처'와 관련이 있습니다. 2000년 초만 해도 '마커 기반' 모션 캡처 시스템은 신체 움직임을 캡처하고 추적할 수 있었지만, 얼굴 움직임을 사실적으로 추적하는 것은 이루어지지 않았습니다. 리어든의 MOVA 컨투어 기술은 이 문제를 해결했다고 주장된다. 이에 따라 리어든은 영화 스튜디오나 비디오 게임 회사 등 얼굴 움직임을 사실적으로 추적하고자 하는 기업들에게 MOVA 컨투어를 서비스로 제공했다. 이 기술은 2006년 한 컨퍼런스에서 소개되었으며, 리어든은 해당 기술에 대한 특허를 취득했습니다. MOVA 컨투어는 하드웨어(배우의 연기를 기록하는 일련의 동기화된 조명, 카메라 및 하드웨어)와 소프트웨어(기록된 이미지를 프레임별 3D 스캔으로 변환한 후 컴퓨터 생성 이미지에 활용 가능한 데이터로 전환)로 구성됩니다. 이 과정의 일부로 배우들은 아래 사진과 같이 인광 분말을 사용해야 합니다.
이 기술은 영화 <벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다>에서 브래드 피트 캐릭터의 다양한 연령대를 보여주기 위해 사용된 것으로 알려져 있다.
리든이 스튜디오를 상대로 소송을 제기하기 전, 리든은 MOVA 컨투어 기술의 실제 소유권을 둘러싼 분쟁에 연루되어 있었다. 2015년 2월, 리든은 MOVA 컨투어 기술과 관련된 물리적 장비 및 지적 재산권의 소유권을 두고 선전시 해티청 과학기술 회사("SHST")로부터 소송을 당했다. 참조: Shenzhenshi 외 대 Rearden 외, 사건번호 15-cv-00797 JST, ECF 번호 1 (캘리포니아 북부 지방법원, 2015년 2월 20일). 이 분쟁의 핵심은 펄먼 씨와 그의 친구 그렉 라살 씨 사이의 관계가 파탄난 데 있었다. 해당 사건의 법원 판결에 따르면, 펄먼 씨는 리어든(실제로는 그 전신)을 설립한 후 2000년 음악 정규 교육을 받은 오디오·비주얼 엔지니어인 라살 씨를 고용했다. 퍼먼 씨와 라살 씨는 MOVA 컨투어 기술 개발을 함께하며 친밀한 친구가 되었다. 그러나 이후 기술 소유권을 두고 의견이 갈리면서 관계가 악화되었다. 라살 씨는 퍼먼 씨가 해당 기술의 소유권을 무상으로 자신에게 양도했다고 주장했으나, 퍼먼 씨는 이를 부인했다. 법원은 최종적으로 펄먼 씨가 리어든(Rearden)의 MOVA 컨투어 기술을 라살 씨에게 양도할 의도가 전혀 없었으며, 해당 기술의 소유권은 리어든에 있다고 판단했다. 이로써 리어든 자회사에서 디지털 도메인 3.0(Digital Domain 3.0, "DD3")과 연관된 SHST로 기술이 양도되었다는 주장은 무효화되었다. 그러나 법원의 소유권 판결 이전에 라살 씨는 DD3에서 근무를 시작했으며, DD3는 할리우드 스튜디오에 서비스로 모션 캡처 기술을 제공했는데, 이 기술이 MOVA 컨투어 기술을 사용한 것으로 주장되었다. 소장에 따르면, 다수의 기업들이 DD3와 계약을 체결하여 다음과 같은 영화와 관련해 이 서비스를 제공받았습니다: 미녀와 야수, 어벤져스: 에이지 오브 울트론, 가디언즈 오브 갤럭시, 데드풀, 판타스틱 4, 박물관의 비밀: 무덤의 비밀, 터미네이터: 제니시스.
이는 현재 진행 중인 소송으로 돌아가게 합니다. 법원이 DD3가 아닌 리어든이 해당 기술의 소유자라고 판단함에 따라, 리어든은 DD3 자체를 상대로 소송을 제기하기보다는 DD3를 고용한 스튜디오들을 상대로 소송을 제기하기로 결정했습니다. 리어든에 따르면, 스튜디오들이 해당 영화에서 MOVA 컨투어 기술을 사용하기 위해 DD3를 고용했을 때, 스튜디오들은 리어든의 저작권, 특허권 및 상표권을 침해했습니다. 리든이 스튜디오들로부터 청구하려는 잠재적 손해배상액은 DD3에 대해 유사한 주장을 제기했을 때 얻을 수 있는 금액을 훨씬 능가할 것으로 추정됩니다. 그러나 스튜디오들을 상대로 소송을 진행함으로써 책임 이론은 더 취약해졌으며, 두 건의 기각 신청으로 도전받았습니다. 비록 현재 일부 청구에 대해서는 소송이 진행 중이지만 말입니다.
원고의 본소송 관련 쟁점 및 보유 사항
저작권: 소프트웨어에 대한 저작권이 해당 소프트웨어의 출력 파일까지 확장될 수 있는가? 가능하다면, 그러한 주장을 하기 위해서는 무엇이 필요한가?
리든은 최초 소송에서 스튜디오의 영화 및 해당 영화 내 CG 캐릭터들이 MOVA 컨투어 소프트웨어 프로그램의 파생 저작물이라고 주장했습니다. 물론 영화에 코드 자체가 사용된 것은 아니지만, 리어든은 해당 소프트웨어 프로그램에 대한 저작권이 영화 속 CG 캐릭터 제작 과정에서 사용된 MOVA 컨투어 "출력 파일"까지 확장되며, 영화 속 CG 캐릭터들이 바로 그 출력 파일들의 파생 저작물이라고 주장했다. 이 출력 파일들은 피부 텍스처, 메이크업 패턴, 캡처된 표면, 트래킹 메쉬 등 네 가지 유형의 데이터 파일이다.
스튜디오 측은 기각 신청에서 출력 파일이 사진작가가 카메라를 사용해 생성한 사진과 유사하다고 주장했습니다. 사진의 저작권은 카메라 제작자가 아닌 사진작가가 소유합니다. 마찬가지로 스튜디오 측은 캐릭터 제작 과정에 사용된 MOVA 컨투어 기술의 개발자가 아닌 자신들이 CG 캐릭터의 저작권을 소유한다고 주장했습니다.
스튜디오 측은 또한 디자인 데이터 코프 대 유니게이트 엔터프라이즈 사건(Design Data Corp. v. Unigate Enterprise, Inc., 847 F.3d 1169 (9th Cir. 2017))을 인용했는데, 이 사건에서 제9순회항소법원은 컴퓨터 프로그램의 저작권이 그 출력물까지 확장될 수 있는지 여부를 이전에 다룬 바 있다. 제9순회항소법원은 강철 부품 설계에 사용되는 CAD 소프트웨어의 저작권자가 출력 데이터(소프트웨어 사용자가 생성한 강철 부품의 3D 모델)에 대한 권리를 보유하지 않는다고 판시했습니다. 그러나 Design Data 사건에서 법원은 최소한 다른 한 건의 사건( Torah Soft Ltd. v. Drosnin, 136 F. Supp. 2d 276, 283 (S.D.N.Y. 2001) 사건에서 법원이 컴퓨터 프로그램에 부여된 저작권 보호가 출력 파일 생성 과정에서 프로그램이 "주요 작업"을 수행하고 사용자의 입력이 "미미한" 경우 출력 파일에도 확장될 수 있음을 시사했다고 언급했습니다. 제9순회항소법원은 Design Data 사건에서 원고가 출력 파일 생성 과정에서의 사용자 참여가 사소한 수준임을 입증하지 못했기 때문에 이 규칙을 채택할지 여부를 결정할 필요가 없다고 판시했습니다.
리어든 사건에서 지방법원은 마찬가지로 소프트웨어 저작권 소유자가 소프트웨어가 작업의 대부분을 수행하고 사용자의 입력이 미미한 경우 해당 소프트웨어가 생성한 출력 파일을 소유할 수 있다고 가정했다. 그러나 법원은 배우나 감독의 실질적인 기여 없이 MOVA 컨투어 출력물이 소프트웨어에 의해 생성된다는 주장이 타당하지 않다고 판단했습니다. 배우의 어떤 표정과 동작을 선택하여 카메라 캡처에 입력할지는 배우와 감독이 결정합니다. 법원은 배우와 감독의 이러한 입력이 사소한 수준을 넘어선다고 판단했습니다.
스튜디오 측은 또 다른 주장을 제기했는데, 리든이 출력 파일의 저작권을 소유하고 있다 하더라도 CG 캐릭터와 영화는 해당 출력 파일의 2차적 저작물이 아니라는 것이었다. 2차적 저작물(여기서는 주장된 바에 따르면 CG 캐릭터 또는 영화)은 기존 저작물(여기서는 출력 파일)의 보호 대상 자료를 실질적으로 포함해야 한다. 스튜디오는 출력 파일이 CG 캐릭터나 영화에 복사되거나 통합되지 않았기 때문에, 해당 CG 캐릭터와 영화는 파생 저작물이 아니라고 주장했다. 리든 측은 영화 속 CG 캐릭터가 소프트웨어의 출력 파일을 실제로 포함하고 있다고 반박했습니다. 예를 들어, 트래킹 메쉬 출력물이 CG 머리 3D 모델에 통합된 경우를 들었습니다. 스튜디오 측은 그러한 트래킹 메쉬 와이어는 CG 캐릭터 제작의 작은 구성 요소일 뿐이므로, 여전히 해당 CG 캐릭터는 저작권 대상 작품(즉, 출력 파일)과 "실질적으로 유사하지 않다"고 응답했습니다. 그러나 법원은 이 문제를 다루지 않았습니다.
특허: (1) 한 당사자가 다른 당사자의 지시 및 통제를 받더라도 모든 단계를 수행하는 경우 "분할된" 침해가 성립할 수 없다; (2) 공급업체와의 계약 체결만으로는 특허 시스템의 사용으로 간주될 수 없으므로 직접 침해에 해당하지 않는다; (3) 간접 침해를 합리적으로 주장하기 위해 필요한 지식 수준은 어느 정도인가?
특허 측면에서, 리어든은 디즈니가 특정 특허를 직접적·간접적으로 침해했다고 주장했다.
직접 침해에 대해 리어든은 "분할 침해"를 주장하였다. 분할 침해는 방법 청구항의 단계들을 실행하는 데 두 명 이상의 행위자가 관여할 때 발생한다. 한 주체가 다른 주체의 해당 단계 수행에 대해 책임을 지게 되는 경우는 다음과 같다: (1) 해당 주체가 다른 주체의 수행을 지시하거나 통제하는 경우 또는 (2) 행위자들이 공동 기업을 구성하는 경우. Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1022 (Fed. Cir. 2015) 참조. 리든은 디즈니가 DD3의 행위를 지시 및 통제했다고 주장했습니다. 그러나 리든의 분할 침해 주장은 특이한데, DD3가 디즈니의 지시나 통제 하에 있기는 했으나 특허된 방법의 모든 단계를 수행했다는 주장이었기 때문입니다. 그러나 디즈니가 어떤 단계도 수행하지 않았다고 주장되지 않았기 때문에, 법원은 실제 "분할" 침해가 없다고 판단하여 해당 청구를 기각했습니다.
리어든은 대안으로 디즈니가 특허받은 시스템을 "사용"함으로써 직접 침해했다고 주장하며, 센틸리언 데이터 시스템즈 LLC 대 퀘스트 커뮤니케이션즈 인터내셔널 사건(631 F.3d 1279 (연방순회법원 2011))을 인용했다 . 센틸리언 사건에서 연방순회법원은 프런트엔드와 백엔드를 포함하는 특허 소프트웨어 시스템이 최종 사용자에 의해 "사용"된다고 판시했는데, 이는 해당 최종 사용자가 프런트엔드에서 백엔드로 전송되는 쿼리를 생성한 경우를 의미하며, 시스템의 백엔드 부분이 사용자에 의해 운영되거나 소유되지 않았더라도 마찬가지였다. Id. at 1285. 리어든(Rearden)은 디즈니(Disney)가 DD3와 MOVA 컨투어 시스템 사용 계약을 체결함으로써 해당 시스템을 사용에 투입했다고 주장했습니다. 법원은 계약 체결이 MOVA 컨투어 시스템의 "사용"에 해당하지 않으며, 센틸리언 사건에서와 같이 소프트웨어 시스템의 프런트엔드 부분에서 사용자가 쿼리를 생성하는 것과 비교할 수 없다고 판단하여 이 주장을 기각했습니다.
리어든은 또한 35 U.S.C. § 271(b)에 따른 디즈니의 간접적 유도 침해를 주장했는데, 이는 디즈니가 특정 특허를 실제로 인지하고 있었으며, DD3에게 수행하도록 요청한 서비스가 침해를 구성한다는 사실을 알고 있었고, DD3가 특정 특허를 침해하도록 구체적으로 의도했음을 요구한다. DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1304-05 (Fed. Cir. 2006) 참조. 직접 침해 주장과 달리, 법원은 이 주장이 충분히 제기되었다고 판단했다. 인식에 관해 법원은 디즈니가 2010-12년 동안 4편의 영화에서 MOVA Contour 시스템을 운영하기 위해 리어든과 계약을 체결했으며, 당시 디즈니가 특정 지적 재산권 실사를 수행했다는 소장의 주장을 근거로 제시했습니다. 법원은 또한 리어든이 2013년 라살 씨에게 보낸 요구 서한을 근거로 제시했는데, 해당 서한에는 그가 계약 위반으로 MOVA 지적재산권을 가져갔다고 명시되어 있으며, 이 요구 서한이 라살 씨에 의해 디즈니에 제공되었다고 밝혔다. 또한 리어든은 디즈니가 2014-17년 DD3와 MOVA 시스템 사용 계약을 체결할 당시 추가적인 지적재산권 실사를 수행했다고 주장했다. 특정 침해 유도의 고의에 관한 주장과 관련하여, 법원은 디즈니가 DD3과의 계약을 통해 DD3의 침해를 "지원하거나 지시했다"는 주장이 충분하다고 판단했다.
간접 침해 주장은 유지되었으나, 법원은 이러한 주장들이 특허 인지 여부를 포함한 "분명히 빈약하다"고 지적했습니다. 예를 들어, 리어든이 라살 씨에게 보낸 요구 서한에는 해당 특허들이 구체적으로 언급되지 않았으며, 디즈니가 수행했다는 지적재산권 실사 주장은 어떠한 증거로도 뒷받침되지 않았습니다. 또한 해당 특허의 소유권은 분쟁 중이었으며, 2017년 이전 소송에서 법원이 DD3(Rearden이 아닌)의 소유권으로 판결하기 전까지 소유권이 확정되지도 않았다. 이러한 모든 사실들은 디즈니가 해당 특허를 알고 있었으며 DD3가 특허를 침해하고 있다는 Rearden의 주장에 강력히 불리하게 작용할 것이다. 아마도 이러한 이유로 Rearden은 이후 해당 특허 청구항들을 자진하여 취하했다.
이것은 기각 신청을 견뎌낼 수 있다는 점이 항상 소송을 진행할 충분한 이유가 되지 않는다는 사례입니다. 또한 본 사건에서 특허 주장 자체의 일반적 난이도는, 직접 침해 입증이 더 쉬운 주체(DD3)가 아닌 자금력이 풍부한 주체(디즈니)를 상대로 소송을 진행하는 것이 때로 어려울 수 있음을 보여줍니다. 직접 침해가 존재하지 않을 수 있으며, 간접 침해 이론이나 대리 책임 이론에 의존하는 것이 입증하기 더 까다로울 수 있기 때문입니다.
상표권 주장: (1) 상표권을 침해하려면 실제 상표가 사용되어야 함; (2) 명칭적 공정사용 항변을 근거로 한 주장은 일반적으로 소장 단계에서 기각되지 않음.
상표권 침해에 대해 리어든은 다음을 입증해야 한다: (1) 해당 상표에 대해 보호 가능한 소유권을 보유하고 있으며, (2) 스튜디오의 상표 사용이 소비자 혼동을 야기할 가능성이 있다는 점. 참조: 캘리포니아 주립 공원 및 레크리에이션국 대 바자르 델 문도 주식회사 사건, 448 F.3d 1118, 1124 (제9순회항소법원 2006). 스튜디오는 상표가 사용되지 않았다는 점, 주장된 사용이 스튜디오가 아닌 제3자에 의한 것임, 상표 사용이 명칭적 공정사용에 해당한다는 점 등 여러 근거를 들어 청구를 기각해야 한다고 주장했습니다. 법원은 피고들이 "MOVA" 상표를 사용했다는 주장 자체가 없는 청구에 대해서는 기각했으나, 다른 주장들에 대해서는 기각하지 않았습니다.
디즈니에 대해 리어든은 영화 <가디언즈 오브 갤럭시> 의 크레딧에 "MOVA"라는 단어가 사용되었다고 주장했습니다. 디즈니는 이 단어가 기술을 지칭하는 것이 아니라 회사를 지칭하는 것이므로, 리어든이 해당 영화를 후원했다는 혼동을 야기할 가능성이 없다고 반박했습니다. 디즈니는 또한 해당 기술명을 '모바'라고 부르지 않고는 기술 자체를 지칭하기 어렵다는 점에서, 이러한 사용은 기껏해야 명칭적 공정 이용에 해당한다고 주장했다. 법원은 이러한 주장을 기각하며, 영화 크레딧을 보는 관객이 혼동할 가능성이 있다고 판단했고, 명칭적 공정 이용 문제는 일반적으로 소장 단계에서 결정되어서는 안 된다고 판시했다.
마찬가지로 리어든은 디즈니가 '가디언즈 오브 갤럭시'와 '미녀와 야수' 홍보 과정에서 보도 자료, 기자회견 및 기타 광고·홍보에 MOVA 서비스 마크를 사용한 것을 근거로 상표권 침해를 주장했습니다. 디즈니는 다시 명칭적 공정 사용을 주장했으나 법원은 이를 또다시 기각했습니다.
리어든이 디즈니를 상대로 제기한 또 다른 상표권 주장은, 비록 "MOVA"라는 단어가 사용되지 않았음에도 불구하고, 디즈니가 '미녀와 야수' 블루레이 디스크의 '특집 영상'에서 해당 기술에 대한 시각적 및 서사적 설명을 포함함으로써 MOVA 서비스 마크를 사용했다는 것이었다. 법원은 상표권 침해를 구성하기 위해서는 상표 자체가 사용되어야 한다는 이유로 이 주장을 기각했다.
폭스의 경우에도 분석은 유사했다. 폭스가 제기한 모든 명목적 공정 이용 주장은 — 영화 크레딧과 상업적 광고 및 영화 홍보에 'MOVA'가 사용된 사례를 포함하여 — 법원에 의해 시기상조라는 이유로 기각되었다.
파라마운트에 대한 분석도 유사했다. 파라마운트가 주장한 모든 명목적 공정 사용 주장은 — 홍보 자료에서의 상표 사용을 포함하여 — 시기상조라는 이유로 기각되었다. 그러나 페이스북 페이지가 해당 상표를 사용한 WIRED 매거진 영상으로의 링크만을 통해 MOVA 상표를 사용했다는 근거로 제기된 한 건의 상표권 침해 주장은 기각되었으며, 법원은 다시 한번 파라마운트가 상표권을 침해하려면 실제 상표를 사용해야 하며, 상표를 사용하는 다른 사이트로 링크하는 것만으로는 부족하다고 판단했다.
개정된 소장과 관련된 쟁점 및 보유 사항
리어든은 이후 수정된 소장을 제출하여 저작권 주장과 직접 특허 침해 주장을 보완하려 시도했다. 스튜디오는 또 다른 기각 신청으로 대응했으며, 법원은 최근 새로운 저작권 주장에 대해서는 해당 신청을 기각했으나 새로운 직접 특허 침해 주장에 대해서는 기각했다.
수정된 소장에서 리어든은 저작권 주장을 변경하여 대리적 책임 및 기여적 침해 이론에 근거한 침해 주장을 제기하였다. 새로운 주장에 따르면, DD3는 자사가 사용하는 컴퓨터의 하드 드라이브에 MOVA Contour 소프트웨어 사본을 로드할 때 해당 소프트웨어의 저작권을 직접 침해하며, 각 스튜디오는 DD3와 얼굴 모션 캡처 서비스 제공 계약을 체결하였기에 대리적 책임 및 기여적 저작권 침해 이론에 따라 책임을 진다.
저작권 주장 – 대리 책임: 서비스 계약은 계약 해지 권리에 근거하여 공급자의 저작권 침해 행위를 중단시킬 수 있으므로, 공급자에 대한 저작권 침해에 대한 대리 책임을 초래할 수 있다.
대리적 저작권 책임에 관해, 리어든은 스튜디오가 (1) 침해 행위를 감독할 권한과 능력이 있었으며 (2) 침해 활동에 직접적인 재정적 이해관계가 있었음을 입증해야 한다. Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494 F.3d 788, 802 (9th Cir. 2007) 참조.
첫 번째 요건인 감독할 권리와 능력을 갖추기 위해, 리어든은 스튜디오가 DD3의 침해 행위를 중단하거나 제한할 법적 권리가 있었으며, 이를 실행할 실질적 능력이 있었음을 입증해야 한다. Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1173-74 (9th Cir. 2007) 참조. 스튜디오는 리어든의 수정된 소장이 스튜디오가 DD3와의 서비스 일부를 해지할 수 있는 계약상 권리만을 주장할 뿐, DD3의 침해 행위를 중단시킬 법적 권리를 구성하기에 충분하지 않다고 주장했습니다. 스튜디오는 퍼펙트 10 사건을 비유했습니다. 퍼펙트 10 사건에서 구글은 통제 요건을 충족하지 못했는데, 이는 구글이 퍼펙트 10의 애드센스 계약을 해지할 계약상 권리를 가졌음에도 불구하고, 애드센스 프로그램 참여 종료 후에도 계속될 수 있는 제3자 웹사이트의 직접적 침해를 중단할 권리를 부여하지 않았기 때문이다. 퍼펙트 10, 508 F.3d 1173-74 참조.
스튜디오 측은 계약에 근거하여 DD3에 대한 통제권이 있다고 인정될 경우, 모든 서비스 계약이 사실상 저작권 침해로 이어질 수 있다고 주장했다. 스튜디오 측에 따르면, 해당 요건을 충족시키기 위해서는 DD3가 사용하는 소프트웨어의 선택 또는 운영을 통제할 수 있는 계약상 권리가 반드시 존재해야 한다.
법원은 이에 동의하지 않았으며, 퍼펙트 10 사건을 포노비사 대 체리 옥션 사건(76 F.3d 259, 262-63 (9th Cir. 1996))과 대비시켰다. 262-63 (9th Cir. 1996) 사건을 대조하며 이의를 제기했다. 해당 사건에서 제9순회항소법원은 스왑 미트 운영자가 판매자와 체결한 계약이 '어떠한 사유로든 판매자 계약을 해지할 수 있는 권리'를 근거로 통제 요건을 충족한다고 판단했다. 또한 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1011 (9th Cir. 2001) 사건에서 제9순회항소법원은 냅스터가 사용자들이 냅스터 시스템을 통해 파일명을 업로드하고 사용자 음악 파일을 다운로드하는 침해 행위에 가담하는 것을 방지할 수 있는 권리가 통제 요건을 충족시키기에 충분하다고 판단했습니다. 법원은 스튜디오 측이 DD3과의 계약 해지 권한을 통해 DD3의 직접적 저작권 침해를 중단시킬 수 있다는 점에서 구글보다 스왑 운영자 및 냅스터와 더 유사하다고 판단했다. 반면 구글이 퍼펙트 10과의 애드센스 계약을 해지하더라도 제3자 웹사이트의 침해 행위는 종결되지 않을 것이다.
스튜디오 측은 또한 수정된 소장이 스튜디오 측에 실질적인 감독 능력이 있었다는 점을 충분히 주장하지 못했다고 반박했다. 스튜디오는 계약상 해지 권리에 대한 주장이 충분하지 않으며, 배우와 감독이 배우들의 얼굴 연기를 통제하는 작업 역시 충분하지 않다고 재차 주장했습니다. 그 이유는 스튜디오, 배우 및 감독이 해당 과정에서 MOVA Contour 소프트웨어와 실제로 상호작용한 적이 없으며, DD3의 MOVA Contour 소프트웨어 선택, 라이선싱 또는 운영을 관찰하고 평가할 능력도 전혀 없었기 때문입니다.
법원은 이에 동의하지 않았으며, 수정된 소장이 스튜디오 측이 DD3의 침해 행위를 감시할 수 있는 위치에 있었다는 점을 충분히 주장했다고 판단했다. 여기에는 서비스를 관찰하고 평가할 수 있는 능력도 포함된다. 법원은 소프트웨어 자체와의 상호작용이 반드시 필요하지 않다고 보았다. 소프트웨어와의 직접적인 상호작용 없이도 서비스를 관찰하고 평가함으로써 스튜디오 측이 침해 행위를 발견하고 DD3에게 소프트웨어 사용 중단을 지시할 수 있었을 가능성이 배제되지 않기 때문이다.
두 번째 쟁점에 대해 스튜디오 측은 수정된 소장이 DD3가 소프트웨어를 RAM에 로딩함으로써 어떤 스튜디오도 직접적인 재정적 이익을 얻었다고 주장하지 않는다고 반박했다. 스튜디오 측에 따르면, 배우와 감독의 모든 작업 및 컴퓨터 아티스트의 처리 과정을 고려할 때 소프트웨어를 RAM에 로딩하는 행위와 영화의 관객 확대 사이의 연관성은 매우 희박하다. 영화사들은 이러한 침해 이론이 잘못되었고 지나치게 광범위하다고 주장했다. 그렇지 않으면 서비스를 제공하기 위해 공급업체를 이용하는 모든 당사자가 대리 책임을 질 수 있기 때문이다.
그러나 법원은 다시 한번 이 주장을 받아들이지 않으며, 소송 단계에서 리어든은 직접적인 재정적 이익을 그럴듯하게 주장하기만 하면 되며, 침해 행위와 재정적 이익 사이의 인과관계가 실질적일 필요는 없다고 강조했다. 법원은 MOVA 컨투어 성능 모션 캡처 기술이 영화 캐릭터를 더욱 사실적으로 만들어 관객을 더 많이 끌어모았다는 점을 근거로, 리어든이 직접적인 재정적 이익을 그럴듯하게 주장했다고 판단했다.
저작권 – 기여적 책임: 서비스 계약이 언제 기여적 저작권 침해로 이어질 수 있는가?
저작권 침해에 대한 기여적 책임의 경우, 리어든은 스튜디오가 (1) DD3의 침해 행위를 인지하고 있었으며, (2) DD3의 주장된 침해 행위를 유도, 유발 또는 실질적으로 기여했음을 입증해야 한다. Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494 F.3d 788, 795 (9th Cir. 2007) 참조.
첫 번째 쟁점인 '지식'에 관해, 피고 디즈니 측의 쟁점은 다시금 리어든이 주장한 디즈니의 지적재산권 실사 수행에 관한 내용이 DD3의 침해 행위에 대한 인지 여부를 충분히 입증했는지 여부로 귀결되었다. 법원은 이를 인지 여부를 주장하기에 충분하다고 판단하였다.
피고 폭스와 파라마운트에 대해 리어든은 단지 "정보와 신념에 근거하여" 이들도 어느 시점에 지적재산권 실사를 수행했을 것이라고 주장할 수 있을 뿐이었다. 법원은 이 주장만으로는 청구 사유를 입증하기에 불충분하다고 판단했다. 그러나 리어든이 추가로 제기한 주장은 스튜디오 측이 직원 및 대리인을 통해 리어든의 저작권 표시가 기재된 컨투어의 산출물을 검토했다는 것이었다. 법원은 이 주장이 충분하다고 인정하며 "[스튜디오 관계자가 저작권 표시를 확인했을 가능성은 낮더라도, 불가능한 일은 아니다]"라고 판시했다.
스튜디오 측은 또한 두 번째 요건인 실질적 기여에 대해서도 타당하게 주장되지 않았다고 반박했다. 공급업체를 고용하는 행위는 해당 공급업체의 무허가 소프트웨어 침해적 사용에 실질적으로 기여하는 것으로 볼 수 없으며, 이는 침해 행위에 대한 상당한 지원이 필요하기 때문이다.
법원은 리어든의 주장이 단순한 공급업체 고용을 넘어선 것이며, 스튜디오가 DD3와 명시적으로 계약을 체결하여 MOVA 컨투어 프로그램 사용을 지시했다는 주장도 포함된다고 판단했다. 법원은 리어든의 다른 주장들(예: 스튜디오가 배우 및 촬영팀을 제공하고 컨투어 프로그램의 특정 출력물을 선택함으로써 실질적으로 기여했다는 주장 등)의 효과나 그 주장들이 충분한 근거가 될 수 있는지 여부에 대해서는 다루지 않았으나, 리어든이 스튜디오가 실제로 DD3에게 저작권이 있는 MOVA 컨투어 프로그램 사용을 지시했다는 점을 입증하지 못할 경우, 스튜디오가 약식판결이나 본안심리에서 승소할 가능성이 있다고 언급했다.
양측의 저작권 침해 주장은 기각 신청을 통과했으나, 법원은 기여적 침해 이론에 잠재적 허점이 있음을 지적했다. 이 사건은 기업이 서비스 계약을 체결할 때 공급업체의 행위에 근거한 저작권 침해 책임이 기여적 침해 이론보다 대리적 책임 이론 하에서 더 크게 인정될 수 있음을 보여준다. 대리적 책임은 저작권 및 침해 사실을 인지했음을 입증할 필요가 없다.
특허: 리어든의 직접 특허 침해 주장에 대한 두 번째 시도가 실패했다. 계약으로 인해 발명이 사용되더라도, 계약 당사자가 특허 청구 범위의 요소를 전혀 보유하지 않는다면 침해가 성립하지 않는다.
리어든의 수정된 소장 또한 디즈니의 직접적인 특허 침해를 다시 주장하였다. 리어든의 수정된 주장은 새로운 저작권 주장과 유사하게, 디즈니가 DD3를 고용하고 DD3 직원들에게 얼굴 모션 캡처 촬영 시점을 지시했을 때 직접 침해했다고 주장했다. 기각 신청에서 디즈니는 다시 한번 리어든의 주장이 발명의 '사용'을 구성하지 않는다고 반박했는데, 센틸리언 사건과 달리 디즈니가 특허 청구 범위를 수행했다는 주장이 여전히 없기 때문이라고 주장했다.
리어든은 수정된 소장에 새로운 주장이 포함되어 있다고 주장했는데, 그중에는 디즈니가 청구항에서 명시된 "공연"을 제공하는 "연기자"를 요구하는 특허의 청구항 범위에 대해 최소한 책임이 있다는 내용이 포함되어 있다. 리든은 또한 디즈니와 DD3가 체결한 계약에 따라 MOVA 컨투어 시스템을 공동으로 보유했음을 추가로 주장했으며, 이는 DD3가 디즈니의 지시와 통제 하에 해당 특허의 모든 청구항 제한 사항을 실행하고 있었다는 의미라고 리든은 설명했다.
법원은 본 사건이 복수의 행위자가 관련된 시스템 청구항 분석에서 흥미로운 쟁점을 제시한다고 인정하였다. 즉, 센틸리언 사건에서당사자가 시스템의 모든 요소를 사용하지 않더라도 발명을 활용하여 이익을 얻는 방식으로 시스템 청구항을 "사용"할 수 있다고 인정한 바 있으나, 당사자가시스템의 요소를 전혀 보유하지 않은 경우에도 요소를 전혀 보유하지 않은 경우에도 적용될 수 있는가? 법원은 최근 비공개된 연방순회법원 판결인 Grecia v. McDonald’s Corp., No. 2017-1672, 2018 WL 11762580 (Fed. Cir. Mar. 6, 2018)을 참고하였다. 그레시아 사건에서 특허의 시스템 청구항은 다양한 "모듈"을 포함하고 있었다. 각 모듈은 (논란의 여지가 있지만) 비자가 소유하고 통제하고 있었으나, 원고는 맥도날드가 음식 구매 대금으로 비자 카드를 수락할 때마다 시스템을 사용함으로써 침해했다고 주장했다. 연방순회항소법원은 센틸리언 원칙을 시스템의 요소를 실제로 하나도 소유하지 않은 당사자가 시스템을 사용할 수 있다는 의미로 그렇게 광범위하게 해석할 수 없다고 판단했다. 오히려 연방순회항소법원은 센틸리언 판결이 다수의 당사자가 존재하고 각 당사자가 시스템의 최소한 일부 요소를 소유하는 경우에만 적용된다고 판단했다. 따라서 맥도날드는 침해할 수 없었다. (연방순회항소법원은 또한 맥도날드가 시스템의 한 요소를 소유한 것으로 간주되더라도, 원고가 맥도날드가 시스템의 각 요소로부터 어떻게 이익을 얻었는지 주장하지 못한 점은 기각 사유가 된다고 판단했다.)
센틸리언과 그레시아 사건에 이어, 법원은 리어든의 주장이 단지 디즈니가 DD3와 계약을 체결했다는 점에 불과하며, 디즈니가 실제로 특허 시스템의 어떤 요소도 보유했다는 주장은 없었다고 판단하였다. 따라서 디즈니와 DD3 간의 계약이 발명을 사용에 투입한 것으로 간주될 수 있다 하더라도, 이는 시스템 청구항에 대한 침해 주장을 제기하기에 불충분하다.
앞서 언급한 바와 같이, 직접 침해를 주장할 수 없었고 특허 청구 범위가 간접 침해로 제한되자, 리어든은 법원 판결 직후 디즈니를 상대로 한 유도 특허 침해 소송을 자진 취하하기로 결정했다. 법원이 이전에 "분명히 근거가 취약하다"고 평가한 바 있는 간접 침해 주장(단독으로)을 더 이상 추구할 가치가 없다고 판단한 것으로 보인다.
이 사건은 현재 저작권 및 상표권 청구에 대해 진행 중이다.
***
리든 사건을 통해 지금까지 도출된 몇 가지 관찰 사항과, 저작권 및/또는 특허를 침해할 가능성이 있는 공급업체와 서비스 계약을 체결하는 당사자에게 이를 적용할 수 있는 점을 살펴볼 수 있다.
저작권 측면에서, 리어든 사건은 공급업체와 서비스 계약을 체결할 때 당사자가 인식하지 못할 수도 있는 저작권 침해 위험이 존재할 수 있음을 보여줍니다. 계약 당사자는 공급업체의 침해를 중단시킬 수 있는 권한(예: 계약 해지)이 있으면서 침해로부터 경제적 이익을 얻는 경우, 대리 침해에 대한 책임을 질 수 있습니다. 또는 당사자가 공급업체의 저작권을 인지하고 해당 저작권 소프트웨어를 프로젝트에 사용하도록 지시한 경우, 기여 침해에 대한 책임을 질 수 있습니다.
특허 침해와 관련하여, 리어든 ( Rearden) 및 그레시아(Grecia) 사건은 시스템 청구항(소프트웨어 사용을 기반으로 함)에 대한 직접 침해를 다수의 당사자가 청구항 요소를 보유하는 상황으로 제한합니다. 따라서 해당 사건들은 계약만으로는 직접 특허 침해를 구성하기에 충분하지 않다는 점에서, 당사자의 공급업체에 의한 침해를 근거로 한 특허 침해 주장을 어느 정도 제한합니다. 반면, 당사자는 공급업체의 직접적 특허 침해를 근거로 유도된 특허 침해에 대한 책임을 질 수 있으나, 승소하기 위해서는 해당 당사자가 특허를 인지하고 있었으며, 공급업체의 서비스가 침해를 구성하고, 당사자가 공급업체가 특허를 침해하도록 의도했음을 입증해야 합니다.
