연방순회항소법원, 출원인 지연 없이 부여된 PTA 공제 무효화

오랜 기다림 끝에 내려진 판결에서 슈퍼너스 제약(Supernus Pharmaceuticals, Inc.) 대 이안쿠(Iancu) 사건 (2017년 12월 변론) 사건에서 연방순회항소법원은 특허청이 출원인이 "심리 진행을 진전시킬 수 있는 어떠한 조치도 취할 수 없었던" 기간 동안 "출원인 지연"을 이유로 특허 기간 조정(PTA) 공제를 부당하게 부과했다고 판결했습니다. 이 사건의 PTA 공제는 37 CFR § 1.703(c)(8)에 따라 계속심사청구(RCE) 제출 후 제출된 정보공개서(IDS)에 대해 부과된 것이었으나, 이 판결은 더 광범위한 영향을 미칠 수 있다.

미국 특허청(USPTO)이 재심사청구(RCE) 후 제출분에 대해 PTA 공제를 부과하기 시작한 이후, 본 글에서 RCE 후 기간의 PTA 공제에 대해 최초로 기술하였습니다. 

특허 기간 조정법

문제의 PTA 법령은 35 USC § 154(b)(2)(C)로, "출원인이 출원 심사를 종결하기 위한 합리적인 노력을 기울이지 않은 기간과 동일한 기간"만큼 PTA 부여 기간에서 공제하도록 규정하고 있습니다. 또한 이 법조문은 "출원인이 출원 심사 또는 처리 완료를 위한 합리적 노력을 기울이지 않은 것으로 간주되는 상황을 규정하는 규칙을 제정할 권한"을 미국특허상표청(USPTO)에 명시적으로 위임하고 있습니다.

특허 기간 조정 규칙

미국 특허청(USPTO)은 특허기간연장(PTA) 규정에 따라 "출원인 지연"으로 간주되는 여러 상황을 규정하는 37 CFR § 1.704(c)에 위임된 권한을 행사하였습니다. 연방순회항소법원의 노바티스 대 리(Novartis v. Lee) 사건 판결 이후 어느 시점부터 Novartis v. Lee판결 이후, USPTO는 RCE(재심청구)를 제출한 후 다음 심사관 의견서 또는 허가 통지서 이전에 IDS(정보공개서)를 제출하는 경우, 37 CFR § 1.704(c)(8)을 근거로 출원인 지연을 주장해 왔습니다:

(8) 답변서 제출 후 심사관이 명시적으로 요청한 보충 답변서 또는 기타 서류 외의 보충 답변서 또는 기타 서류를 제출하는 경우, 이 경우 § 1.703 에 규정된 조정 기간은 최초 답변 제출일 다음 날부터 보충 답변 또는 기타 서류 제출일까지의 일수(해당하는 경우)만큼 단축된다.

논란의 대상이 된 PTA 공제

문제의 PTA 공제는 2011년 2월 22일 제출된 RCE 이후 2012년 11월 29일 제출된 IDS에 대해 부과된 것이다. 해당 IDS는 2012년 8월 21일 제출된 유럽 관련 출원에서의 이의신청서에 인용된 정보를 제출하였다.

연방순회항소법원 판결문 내 이 이미지의 검은색 막대가 보여주듯, 미국 특허청(USPTO)은 재심사청구서(RCE) 제출일부터 정보공개서(IDS) 제출일까지의 기간을 출원인 지연 기간으로 산정했습니다. 빨간색 막대는 RCE 제출 후 심사관 의견서(Office Action) 발급까지 4개월 이상 소요된 USPTO의 지연을 나타냅니다. 녹색 막대는 연방순회항소법원이 가장 중점을 둔 기간을 보여줍니다.

슈퍼너스는 버지니아 동부 지방법원에서 PTA 공제를 문제 삼았다. 지방법원은 연방순회법원의 Gilead v. Lee사건에서 연방순회항소법원의 판결을 근거로 PTA 공제를 유지했습니다. 해당 판결은 제한 요구에 대한 답변 후 제출된 IDS(정보공개서)에 대해 미국특허청(USPTO)이 37 CFR § 1.704(c)(8)을 적용한 것을 지지한 것이었습니다.

연방순회항소법원 판결

연방순회항소법원의 판결문은 레이나 판사가 작성했으며, 딕 판사와 샬 판사가 공동으로 서명하였다.

연방순회항소법원은 먼저 길리어드가 슈퍼너스의 주장을 배제하지 않은 이유를 설명하였다:

길리애드 사건에서 본 법원은 해당 규정이 "실제 지연을 초래한 출원인의 행위뿐만 아니라 그러한 지연이 실제로 발생했는지 여부와 무관하게 지연을 초래할 가능성이 있는 행위까지 포함하는 한도 내에서 [PTA] 법률에 대한 합리적인 해석"이라고 판시하였다.
본 사건의 정확한 쟁점은 미국 특허청(USPTO)이 "출원인이 심사를 종결하기 위한 합리적인 노력을 기울이지 않은 기간"을 초과하는 기간만큼 PTA를 감액할 수 있는지 여부이다. 35 U.S.C. § 154(b)(2)(C)(i). 길리어드 사건은 이 쟁점을 판단하지 않았다.

연방순회항소법원은 이어서 해당 기관이 관리하는 법률에 대한 기관의 해석을 심사하기 위한 체브론 기준을 적용하였다. 길리어드 사건에서 제기된 쟁점과 달리, 연방순회항소법원은 해당 법률이 본 사건의 쟁점을 직접 다루고 있다고 판단하였다:

PTA 법규의 관련 조항은 명백하고 명확하며 결정적이다.

법원은 다음과 같이 설명했다:

법령을 평이하게 해석하면, 의회는 PTA(추가 특허 기간) 감소를 목적으로 USPTO(미국 특허청)가 출원인 지연으로 활용할 수 있는 기간에 두 가지 제한을 부과했음을 알 수 있다. 첫째, 법령은 PTA 감축이 반드시 신청인이 합리적인 노력을 기울이지 않은 기간과 동일해야 한다고 명시하고 있습니다. 신청인이 합리적인 노력을 기울이지 않은 기간과 동일해야 한다고 명시합니다. 둘째, 법은 PTA 감축을 해당 기간은 합리적인 노력을 기울이지 않은 기간과 명시적으로 연계하고 있습니다.

연방순회항소법원은 다음과 같이 판단하였다:

PTA는 출원인이 심사를 종결하기 위해 기울일 수 있었던 식별 가능한 노력이 존재하지 않았던 기간 동안 감축될 수 없다. 그러한 기간은 "동등한" 기간이 아니며 오히려 출원인이 합리적인 노력을 기울이지 않은 기간을 초과하기 때문이다.

연방순회항소법원은 사건의 사실관계를 검토하며, 상기 녹색 막대가 나타내는 546일 동안 "유럽에서의 이의신청이 아직 제기되지 않았기 때문에 슈퍼너스가 심리를 진전시키기 위해 취할 수 있는 조치가 없었다"고 지적했다.

연방순회항소법원에 따르면:

여기서 미국 특허청(USPTO)의 법률 해석은 출원인에게 불공정하게 불이익을 주고, 출원인이 지연을 하지 않도록 유도하지 못하며, 출원인의 완전한 특허 기간을 보호하지 못할 것입니다. USPTO가 출원인 지연으로 추가로 산정한 546일은 법률의 명백한 의미에 반합니다. 왜냐하면 … [이는] Supernus가 심사를 종결하기 위한 합리적인 노력을 기울이지 않은 기간과 동일하지 않기 때문입니다.

연방순회항소법원은 이에 따라 지방법원의 판결을 뒤집고, 본 법원의 의견에 부합하는 추가 심리를 위해 사건을 환송하였다.

RCE/응답 후 IDS 제출물 처리 방법

연방순회항소법원은 유럽 반대절차 제출 전에는 출원인의 지연이 있을 수 없다고 판시했으나, PTA 규정에 부합하는 "심사를 종결하기 위한 합리적인 노력을 기울이지 않은" 것으로 판단될 수 있는 시점에 대해서는 언급하지 않았다. 본건에서는 적용되지 않았으나, 37 CFR § 1.704(d)가 기준이 될 수 있다. 연방순회법원 판결에서 설명된 바와 같이, 해당 규정은 대응 출원 정보를 인용하는 정보공개서(IDS)를 제출할 경우 PTA 감소를 초래하지 않는 30일간의 "안전항"을 제공합니다.

미국 특허청(USPTO)이 PTA(추가 심사 기간) 계산 시 이 규칙을 적절히 적용하지 못하는 문제를 어떻게 해결하고 있는지 이 기사를 참조하십시오.

37 CFR § 1.704(d)에 비추어 볼 때, 미국 특허청(USPTO)이 본 결정과 일치하는 방식으로 "신청인이 합리적인 노력을 기울이지 않은 것으로 간주되는 상황을 규정하는 규칙을 제정할 권한"을 행사할 경우, 신청인은 PTA 공제 적용 대상이 되기 최소 30일 전에 이를 통지받아야 한다.

또한, 본 사건에서 문제된 "지연"은 RCE 이후 기간에 발생했지만, 심사관 의견서(Office Action)에 대한 답변 제출 이후 제출된 IDS(정보 제출)에서도 유사한 문제가 발생할 수 있습니다.