미국 연방법전 제35편 제101조에 따른 특허 대상 적격성 판례는 최근 몇 년간 대법원의 메이요 대 프로메테우스 사건 및 앨리스 코퍼레이션 대 CLS 뱅크 사건 판결 이후 변화해 왔다. 2019년 2월 26일, 연방순회항소법원은 University of Florida Research Foundation v. General Electric 사건 ( http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1284.Opinion.2-26-2019.pdf) 사건에서, 병원 병상 기기에서 환자 생리학적 데이터를 수집하는 시스템 및 방법에 관한 청구항이 Alice/Mayo 기준의 2A 및 2B 단계를 충족하지 못해 § 101에 따라 무효라고 판결했습니다. 이 판결은 미국 특허청(USPTO)이 최근 발표한 35 U.S.C. § 101에 따른 무효성 지침 이후 연방순회항소법원의 첫 판결이지만, 해당 지침을 구체적으로 다루지 않았으며, 두 가지 기준 분석법을 채택하거나 거부하지도 않았습니다. 또한 일부는 법원의 의견이 유사한 청구항에 대해 USPTO가 사용하는 교육 문서와 일관성이 없어 보인다고 주장할 수 있습니다.
법원과 미국 특허청(USPTO)은 특허 청구항의 대상 적격성을 판단하기 위해 3단계 테스트를 적용해 왔으며, 이는 때로 혼란스럽고 예측 불가능한 결과를 초래하기도 했다. 이 테스트는 특허 심사관과 법원이 먼저 특허 청구항이 법정 범주(예: 공정, 기계, 제조물, 제조물 조성물)에 해당하는지 여부를 판단하도록 요구한다(1단계); 다음으로 해당 청구항이 자연법칙, 자연현상 또는 추상적 아이디어와 같은 "사법적 예외 대상"에 해당하는지 식별해야 합니다(단계 2A); 마지막으로, 해당 청구항이 그러한 예외 대상에 해당하는 경우, 청구항 내 추가 요소가 예외 대상보다 "상당히 더 많은 것"을 포함하는지 판단해야 합니다(단계 2B). 그러나 대법원은 추상적 개념의 구성 요건이나 "상당히 더 많은 것"의 기준을 명시적으로 정의하지 않음으로써, 이 테스트의 적용이 일관성 없이 이루어질 수 있는 토대를 마련했다.
2019년 1월 7일, 미국 특허청(USPTO) 국장 안드레이 이안쿠는 연방관보에 주제사항 적격성 분석을 위한 새로운 지침을 발표하여메이요/앨리스 테스트의 2A 단계를 명확히 하려 시도하였으며, 이 단계를 다음과 같이 두 가지 기준으로 분할하였습니다: (1) 추상적 아이디어로 간주되는 주제사항의 명시적 분류를 제시하고; (2) 청구항이 예외를 해당 예외의 실질적 적용에 통합하는 경우, 해당 청구항이 사법적 예외를 대상으로 하지 않음을 명확히 함. 첫 번째 기준("단계 2A(1)")에서 심사관은 청구항 내 추상적 아이디어를 명시하는 구체적 제한사항을 다음 분류군에서 식별하도록 지시받습니다:
- 수학적 개념 – 수학적 관계, 수학적 공식 또는 방정식, 또는 수학적 계산;
- 인간 활동을 조직화하는 특정 방법들 – 기본적인 경제 원칙이나 관행(헤징, 보험, 위험 완화 포함); 상업적 또는 법적 상호작용(계약 형태의 합의; 법적 의무; 광고, 마케팅 또는 판매 활동이나 행동; 비즈니스 관계 포함); 개인의 행동이나 인간관계 또는 상호작용 관리(사회 활동, 교육, 규칙이나 지시 따르기 포함); 그리고
- 정신적 과정 – 인간의 마음 속에서 수행되는 개념들(관찰, 평가, 판단, 의견 포함).
청구항이 추상적 아이디어 또는 기타 사법적 예외를 기재하는 경우, 심사관은 두 번째 기준("단계 2A(2)")에 따라 기재된 예외가 실용적 적용에 통합되었는지 평가해야 합니다. 통합된 경우, 해당 청구항은 추상적 아이디어를 대상으로 하지 않으며 35 U.S.C. § 101에 따라 특허를 받을 수 있습니다(단, 선행기술 또는 서면 설명에 대한 다른 거절 사유는 여전히 적용될 수 있음). 이 기준을 적용하기 위해 심사관은 청구항에 기재된 사법적 예외를 넘어서는 추가 요소를 식별하고, 해당 추가 요소들을 개별적으로 및 조합하여 평가하여 예외를 실용적 적용에 통합하는지 판단해야 합니다. 심사관은 추가 요소들이 잘 알려진, 일상적인, 또는 통상적인 것으로 간주되든 상관없이 모든 추가 요소를 고려해야 합니다.
그러나 해당 지침은 특허심사관단과 미국특허청(USPTO) 산하 특허심판원(PTAB)에만 적용됩니다. 이번 연방순회항소법원 판결에서 법원은 이 지침을 다루지 않았으며, 일부는 USPTO의 § 101 교육 문서와 일관성이 없다고 볼 수 있는 방식으로 판결했다고 주장할 수 있습니다.
구체적으로, 연방순회항소법원은 플로리다대학교연구재단(UFRF)이 소유한 미국 특허 제7,062,251호의 특허적격성을 검토했습니다. ‘251 특허인 "데이터 합성 기술을 이용한 중환자 생리학적 데이터 관리"는 심박수 및 혈압 모니터와 같은 병원 병상 기기에서 환자 생리학적 데이터를 수집하는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 이러한 기기들은 일반적으로 자체적인 독점 인터페이스와 통신 프로토콜을 갖추고 있어, 대부분의 의료 기관에서는 데이터를 단순히 수기로 기록해 왔다. 이처럼 시간 소모적이고 비효율적인 과정은 전사 오류와 치료 지연을 초래할 수 있다. ‘251 특허에 기술된 시스템은 데이터를 수집하고 병상 기기들의 각 독점 프로토콜을 표준화된 형식으로 변환할 수 있는 컴퓨팅 장치를 통해 이 과정을 개선하는 것을 목표로 했다. 대표적 청구항으로 간주된 특허의 청구항 1은 다음과 같이 기술했다:
- 생리학적 치료 데이터를 통합하는 방법으로서, 다음 단계를 포함한다:
적어도 두 개의 침대 옆 기계로부터 생리학적 치료 데이터를 수신하는 단계;
상기 생리학적 치료 데이터를 기계별 형식에서 기계 독립적 형식으로 변환하는 단계, 이는 상기 침대 옆 기계로부터 원격으로 위치한 컴퓨팅 장치 내에서 수행됨;
상기 기계 독립적 데이터를 포함하는 적어도 하나의 프로그램적 동작을 수행하는 단계; 그리고 상기 프로그램적 동작의 결과를 침대 옆 그래픽 사용자 인터페이스에 표시하는 단계.
앨리스/메이오 2단계 테스트를 적용하여, 연방순회항소법원은 먼저 해당 청구항이 단순히 이전에 수동으로 수행되던 단계들의 자동화를 기술한 것에 불과하며, 따라서 2A단계에 따른 추상적 아이디어에 해당한다고 주장하였다: "[이것은 전형적인 '컴퓨터로 처리하라'는 특허이다: 병상 장비의 데이터가 이전에는 수동으로 수집, 분석, 조작 및 표시되었음을 인정하면서, 단순히 이를 컴퓨터로 수행하도록 제안할 뿐이다." 2018-1284, 8면. 특히 연방순회항소법원은 특허의 순수 결과 중심적 기능적 표현을 지적하며 "[‘251 특허나 그 청구항들 모두] UFRF가 지시하는 변환을 [각종 병상 기기용으로 작성된 장치 드라이버]가 어떻게 수행하는지 설명하지 않는다…"고 밝혔다. ‘251 특허는 ‘유형 구성 요소에 대한 기술적 세부 사항을 전혀 제공하지 못하며… 대신 순수하게 기능적 용어로 시스템과 방법을 주로 기술하고 있다.’” Id. at 9-10 (원문 강조, 내부 인용 생략). 둘째, 2B 단계에서 법원은 청구항이 일반 컴퓨터 사용을 넘어서는 추가적인 비관례적 특징을 포함하지 않아 추상적 아이디어를 넘어서는 발명의 개념이 결여되었다고 지적했다.
연방순회항소법원의 판결은 미국특허청(USPTO)의 2단계 분석과 반드시 상충되지는 않을 수 있다—문제의 청구항은 추상적 아이디어를 USPTO 지침의 2A(2)단계에서 특허적격성을 부여할 실용적 예외로 통합하는 추가적 특징을 전혀 갖추지 못한 것으로 보인다—그러나 그 결과는 USPTO 내부에서 사용하는 교육 자료와 일관성이 없다고 볼 수 있다. 구체적으로 USPTO는 지침과 함께 특허 적격성에 관한 가상의 청구항 예시 및 분석을 제공했습니다( https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101_examples_37to42_20190107.pdf 참조). 예시 42의 청구항 1은 의료 기록 관련 방법에 관한 것으로, 다음과 같이 기재되어 있습니다:
다음과 같은 단계를 포함하는 방법:
a) 환자의 상태에 관한 정보를 표준화된 형식으로 저장하는 것, 이는 다수의 네트워크 기반 비영구적 저장 장치에 저장되며, 해당 장치에는 의료 기록 모음이 저장되어 있음;
b) 네트워크를 통해 사용자에게 원격 접근을 제공하여, 사용자 중 어느 한 명이 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 환자 상태에 관한 정보를 의료 기록 모음에 실시간으로 업데이트할 수 있도록 하는 것, 여기서 사용자 중 한 명이 제공하는 업데이트된 정보는 해당 사용자가 사용하는 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼에 따라 달라지는 비표준화된 형식으로 제공된다;
c) 콘텐츠 서버가 비표준화된 업데이트 정보를 표준화된 형식으로 변환하는 것,
d) 환자의 상태에 관한 표준화된 최신 정보를 표준화된 형식으로 의료 기록 모음에 저장하는 것;
e) 업데이트된 정보가 저장될 때마다 콘텐츠 서버가 환자의 상태에 관한 최신 정보를 포함한 메시지를 자동으로 생성하는 것; 그리고
f) 컴퓨터 네트워크를 통해 모든 사용자에게 실시간으로 메시지를 전송하여 각 사용자가 최신 환자 정보에 즉시 접근할 수 있도록 한다.
일부에서는 본 예시 청구항이 연방순회항소법원 판결에서 쟁점이 된 '251 특허의 청구항 1과 유사하다고 볼 수 있는데, 이는 일반적인 컴퓨팅 장치를 사용하여 비표준화된 정보를 표준화된 형식으로 변환하는 단계를 포함하기 때문이다. 실제로 미국 특허청(USPTO)의 예시 청구항 분석은 이 청구항이 추상적 아이디어를 기술하고 있다고 지적하며 다음과 같이 명시한다:
청구항 전체는 인간 활동을 조직화하는 방법을 기술하고 있다. 청구된 발명은 사용자가 환자의 의료 기록에 접근하고 다른 사용자로부터 실시간으로 업데이트된 환자 정보를 수신할 수 있게 하는 방법으로, 이는 사람들 간의 상호작용을 관리하는 방법이다. 따라서 청구항은 추상적 아이디어를 기술하고 있다.
그러나 분석은 2A(2) 단계로 이어지며, 예시 청구항이 추상적 아이디어를 실용적 적용에 통합하므로 적격하다고 설명한다:
청구항은 정보를 저장하고, 네트워크를 통해 원격 접근을 제공하며, 사용자가 비표준 형식으로 입력한 업데이트된 정보를 표준화된 형식으로 변환하고, 업데이트된 정보가 저장될 때마다 자동으로 메시지를 생성하며, 해당 메시지를 모든 사용자에게 전송하는 등의 추가 요소들을 조합하여 기술하고 있다. 청구항 전체는 인간 활동을 조직화하는 방법을 실용적 응용으로 통합한다. 구체적으로, 추가 요소들은 사용자가 입력한 정보의 형식과 무관하게 원격 사용자가 표준화된 형식으로 실시간 정보를 공유할 수 있도록 함으로써 선행 기술 시스템에 대한 구체적인 개선을 기술한다. 따라서 본 청구항은 기술된 사법적 예외(추상적 아이디어)를 대상으로 하지 않으므로 적격하다. (강조 추가)
예시 청구항에는 원격 접근 제공, 업데이트 메시지 자동 생성, 사용자에게 업데이트 메시지 전송 등 여러 추가 기능이 포함되어 있으며, 미국 특허청(USPTO)의 분석에서는 이러한 기능들이 시스템이 실시간으로 정보를 공유할 수 있게 한다고 언급하고 있지만, 일부 논평자들은 연방순회항소법원이 이 예시 청구항의 특허적격성을 인정할지 불분명하다고 지적하고 있다. '251 특허의 청구항 1과 마찬가지로, 예시 청구항은 순수하게 기능적인 언어로 작성되었으며, 기능이 수행되는 방법에 대한 세부 사항을 기술하지 않습니다. 마찬가지로, 일반적인 컴퓨터 구성 요소에 대한 형식적인 기술 외에는 예시 청구항에는 인간이 이전에 수행하지 않았던 제한 사항이 포함되어 있지 않습니다: 데이터는 종이 기록에 저장되어 의사가 접근할 수 있었으며(비록 느리고, 종종 시설 전체에 걸쳐 기록을 물리적으로 운반해야 했지만); 비표준 형식의 새로운 정보는 직원이 수동으로 변환하여 추가할 수 있었으며; 새로운 검사 결과가 기록에 추가되면 의사에게 알릴 수 있었습니다. 개선된 시스템을 구현하려면 시스템이 결과를 달성하는 방식에 관한 추가 기술적 세부사항이 필요할 수 있으나, 이러한 특징들은 예시 청구항에서 기술되지 않았으며, 대신 단순히 달성하고자 하는 바람직한 결과에 초점을 맞추고 있습니다. 따라서 연방순회항소법원이 예시 청구항이 '251 특허의 청구항들과 동일한 이유로 특허적격성이 없다고 판단할 가능성도 있습니다.
미국 특허청(USPTO)의 지침은 특허 대상 적격성을 명확히 하려는 중요한 시도이며, 심사 과정에서 거절 사유를 극복해야 하는 건수와 난이도를 줄일 수 있을 것이다. 그러나 법원이 USPTO의 분석과 어느 정도 차이를 보이는 결론을 도출할지 지켜보는 것도 흥미로울 것이다. 연방순회항소법원이 본 사건에서 해당 지침을 논의하지 않은 것은, 초기 지방법원 심리가 1월9일 지침 발표 이전에 진행되었을 뿐만 아니라 해당 출원이 구(舊) 대상적격성 판례법에 따라 심사·등록되었기 때문일 수 있다(‘251 특허는 2004년 등록되었으며, 이는 대법원의 In re Bilski 판례보다 4년, Alice 판례보다 10년 앞선 시점이다). 새로운 지침에 따라 심사된 출원을 다루는 향후 사건들은 법원의 접근 방식과의 전반적인 일관성에 대해 더 많은 정보를 제공할 것이다.