2019년 6월 10일, 미국 연방대법원은 미국 정부가 AIA(미국발명법)에 따른 어떠한 심사 절차(상대방심리, 특허권 부여 후 심사, 커버드 비즈니스 메소드 심사)에서도 미국 특허의 유효성에 이의를 제기할 수 없다고 판결하였다. 법원은 리턴 메일(Return Mail, Inc.) 대 미국 우정공사(United States Postal Service) 사건(사건번호 17-1594)에서 6대 3의 판결을 내렸으며, 다수 의견은 미국 정부가 35 U.S.C. § 311(상대방심리 ) 또는 35 U.S.C. § 312(특허권 부여 후 심사)에 따른 "개인"으로 인정될 수 없다고 판단하였다. 사건번호 17-1594에서 6대 3의 판결을 내렸으며, 다수 의견은 미국 정부가 35 U.S.C. § 311(상대방심리 ) 또는 35 U.S.C. § 321(사후심사 및 커버드 비즈니스 메소드 심사)에서 규정하는 "개인(person)"에 해당하지 않는다고 판단했습니다. 미국 정부가 2013년 AIA 심사 절차가 도입된 이후 소수 건만 개시한 상황이지만, 미국 정부 기관의 관심을 끌 만한 기술을 보유한 이해관계자들은 이번 판결이 미국 정부가 개시한 AIA 심사 절차로부터 자신의 특허를 보호해 준다고 환영할 수 있을 것이다.
소토마요르 대법관은 다수 의견서를 작성하여, 미국 우정청이 "‘인(人)’에는 주권자가 포함되지 않는다는 오랜 해석적 추정"을 극복하지 못했다고 판시하였다. 판결문 7면. 소토마요르 판사는 우정청이 제시한 세 가지 주장을 검토하고 반박했다: (i) "법률 문언과 문맥이 정부가 '개인'임을 충분히 입증한다"는 주장; (ii) "연방 기관의 특허 제도 참여 오랜 역사가 의회가 정부가 AIA 심사 절차에 참여하도록 의도했음을 시사한다"; 그리고 (iii) "§1498조가 정부에 침해 책임을 부과하므로, 법은 정부가 AIA 심사를 청원할 수 있도록 허용해야 한다." 판결문 9면.
첫 번째 주장에 관해, 대다수는 특허법이 "개인"에 미국 정부가 포함되는지에 대해 일관성이 없다고 지적했습니다. 일부 조항은 미국 정부를 "개인"에 명백히 포함시키는 반면, 일부는 명백히 배제하며, 일부는 모호합니다. 두 번째 주장에 관해, 대다수는 미국 특허청(USPTO)이 미국 정부를 특허에 대한 일방적 재심사를 요청할 수 있는 "개인"으로 취급하는 것이 의회가 미국 정부가 USPTO에서 "본격적인 대립적 절차"를 개시할 수 있도록 의도했는지에 대한 질문에 답하지 않는다고 판단했다. Slip op. at 14. 세 번째 주장에 관해 다수 의견은 미국 정부가 자사를 상대로 제기된 모든 침해 소송에서 특허의 유효성에 이의를 제기할 수 있으며, 미국 정부의 특허 침해에 대한 제한적 책임은 "비정부 행위자에 대한 침해 소송에서 가능한" 금지 명령, 배심원 재판 및 징벌적 손해배상 위험으로부터 미국 정부를 보호한다고 언급했다. Slip op. at 16.
브라이어 대법관은 진스버그 대법관과 케이건 대법관이 찬성한 반대 의견을 작성했다. 브라이어 대법관의 반대 의견 핵심은 "의회가 왜 정부 기관들이 미국 발명법(America Invents Act)에 의해 수립된 신속한 행정 절차를 활용할 수 있는 능력을 박탈하려 했는지"에 대해 "타당한 답변이 없다"는 점이다. 판결문 8면. 다수 의견이 의존한 "해석적 추정"에 대해 브레이어 대법관은 "개인"에 미국 정부가 포함되는 "다른 관련 특허 규정"을 인용하며, 이는 미국 정부가 AIA 심사 절차를 개시할 수 있는 "개인"에 해당함을 "강력히 시사한다"고 지적했다. 브라이어 판사는 또한 AIA의 입법 목적, 즉 "의문스러운 특허"에 대한 이의를 제기하기 쉽게 함으로써 "특허의 질을 향상"시키고 "특허 제도를 더 효율적으로" 만들려는 의도가 미국 정부가 AIA 심사 절차를 개시할 수 있도록 허용하려는 의회의 의도를 뒷받침한다고 판단했다. 대법관 다수의 의견이 미국 정부의 특허 침해 책임에 대한 제한을 논의한 데 대해, 브레이어 대법관은 실제 또는 위협적인 특허 침해 소송이 "금지 명령의 위협이 없더라도" 정부 정책을 "방해할 위험이 있었다"는 구체적인 사례들을 인용했습니다.
브레이어 대법관이 제시한 사례들(미국 정부가 특허 침해를 피하기 위해 특허에 이의를 제기하고 싶었을 수 있는 경우들)에도 불구하고, 이번 대법원 판결은 영향력보다는 흥미로울 가능성이 더 크다. 미국 정부 기관들은 2013년 처음 도입된 이후 단 16건의 AIA 심사 절차를 개시했을 뿐이며, 그마저도 단 5건의 별개 분쟁으로 묶여 있는 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 미국 정부 기관의 관심을 끌 만한 기술을 보유한 이해관계자들은 이 판결이 미국 정부가 개시한 AIA 심사 절차로부터 자신들의 특허를 보호해 준다고 환영할 수 있다.
