PTAB은 최근 35 U.S.C. § 315(a)(1)을 해석한 결정을 선례로 지정했습니다. Cisco Systems Inc. v. Chrimar Systems, Inc. (IPR2018-01511, Paper No. 11) 사건은 연방순회항소법원의 Click-to-Call 사건 ( ) 에서 제시한 35 U.S.C. § 315(b)(1) 조항 해석을 고려하여 35 U.S.C. § 315(a)(1) 조항의 청구항 유효성 배제 요건을 다룬다. 심판부는 시스코가 청원 제출일 이전에 크리마르를 상대로 청구항 유효성에 대한 민사 소송을 제기했기 때문에 청원을 기각하고 당사자간심판 (IPR)을 개시하지 않아야 한다고 결론지었습니다. 이 결정은 특허권 침해로 고소당한 당사자가 특허권 주장이 제기된 직후, 그리고 반드시 지방법원에서 어떤 조치도 취하기 전에 IPR 제기 여부를 포함한 포괄적인 소송 전략을 수립하는 것이 중요함을 보여줍니다.
미국 연방법전 제35편 제315조(a)(1)항에 따르면, "해당 심사를 청구하는 청원이 제출되기 전에 청구인 또는 실질적 이해관계인이 해당 특허의 청구항 유효성에 도전하는 민사 소송을 제기한 경우, IPR을 개시할 수 없다." 시스코는 자사가 이전 민사 소송을 불이익 없이 자진 취하했으므로 § 315(a)(1)이 본건 IPR 개시를 금지하지 않는다고 주장했습니다.심판부는 이에 동의하지 않았습니다.첫째 , 심판부는 § 315(a)(1)에 불이익 없이 취하된 민사 소송에 대한 예외 조항이 포함되어 있지 않다고 지적했습니다. 위원회는 Click-to-Call 사례를 인용하며, § 315(a)(1) 조항과 병합 요청에 대한 시효 제한 예외를 포함하는 § 315(b) 조항을 대비시켰다.
위원회는 또한 "제기하다(file)" 및 "민사소송(civil action)"이라는 용어의 통상적 의미를 검토한 후, "민사소송을 제기하였다(filed a civil action)"라는 표현이 기각된 민사소송을 포함한다고 결론지었다.즉, § 315(a)(1)의 시효 제한은 민사소송이 제기된 시점에 적용되며, 이후의 사건과는 무관하다. 시스코는 § 315(a)(1)의 "민사소송"이라는 용어가 실질적 소송 절차를 요구한다고 주장했습니다. 그러나위원회는 "민사소송"이라는 용어가 "제기"라는 용어와 분리되어 실질적 소송 절차를 요구할 수 없다고 판단하며 이 주장을 기각했습니다.오히려 "민사소송을 제기했다"는 표현은 소송의 개시 을 의미한다고 판단하였습니다.
시스코는 입법 의도를 근거로 제시하며 "§ 315(a)(1)의 목적은 지적재산권과 소송의 조화를 도모하는 것"이며 "도전자가 무효 주장을 두 번 제기하는 것을 방지하기 위함"이라고 주장했다. 그러나 심판부는 이러한 의견이 오히려 "§ 315(a)(1)은 청구인이 민사 소송을 실질적으로 진행하기보다는 단지 '선언적 판결을 구할' 것을 요구할 뿐"임을 시사한다고 판단했다. 시스코는 추가로, 기각(dismissal without prejudice)의 목적은 "동일한 청구로 피고를 다시 소송할 수 있는 원고의 능력을 제거하기보다는 보존하기 위함"이며, 클릭투콜(Click-to-Call) 사건에서 제315조(b)항 에 관한 판단에도 불구하고, 이 같은 소송권 제한 금지 원칙이 제315조(a)(1)항에도 적용된다고 주장했습니다. 심판부는 시스코가 유효성에 대한 이의를 제기하는 또 다른 민사 소송을 제기하는 것이 금지되지 않았다는 점을 지적하며, 이러한 주장을 설득력 있다고 보지 않았다.
시스코 시스템즈 사건 판결은 § 315(a)(1)의 시효 제한에 예외가 없음을 명확히 시사한다. 특허 무효화 전략 수립 초기 단계에서 민사 소송을 제기할 경우, 해당 소송이 특허권 무효심판(IPR) 절차에 미치는 영향을 신중히 고려하는 것이 침해 혐의당사자에게 바람직할 것이다.
