최근 참고가치가 있다고 지정된 두 건의 PTAB 결정은 명백성 도전 시 참고문헌을 결합할 동기에 대한 상세한 증거를 제시하지 못할 경우, 심판 개시 전후를 막론하고 청구가 기각될 수 있음을 보여줍니다. Johns Manville Corp. v. Knauf Insulation, Inc. (IPR2018-00827, Paper 9)사건에서 PTAB는 한 참고문헌의 조성물을 다른 참고문헌의 조성물로 대체할 근거가 부족하다는 이유로 IPR 개시를 기각했습니다. Hulu, LLC v. Sound View Innovations, LLC (IPR2018-00582, Paper 34) 사건에서 PTAB은 통신 특허 청구항이 명백하지 않다는 최종 결정을 내렸는데, 이는 청구인의 결합 동기 근거가 반증 증거에 의해 약화되었기 때문입니다. 이러한 결정들은 청구된 발명에 도달하기 위해 해당 분야의 통상적인 기술자(POSA)가 참고문헌의 교시를 결합하거나 수정할 이유와 방법을 청구인이 입증해야 하는 까다로운 증거 기준을 보여줍니다.
첫 번째 사건에서 존스 맨빌은 크나우프의 미국 특허 제9,828,287호("287 특허")의 다수 청구항에 대한 심사를 청구하며 , 네 건의 선행기술 문헌을 여러 조합으로 결합한 명백성을 근거로 특허성이 없다고 주장했다. '287 특허는 "유리 섬유 집합체 및 ... 다양한 특성을 지닌 결합제[들]로 구성된" "열 또는 음향 유리섬유 단열재"를 대상으로 한다. 결합제의 핵심 특징은 "환원당 반응물과 아민 반응물 간의 반응 생성물"을 포함한다는 점이다. 존스 맨빌, 서류 9, 3-4쪽.특허권자 크나우프는 청구인이 "설명 없이 결합제 성분을 선택적으로 인용"했으며, 참고문헌을 결합할 타당한 근거를 제시하지 못했다고 성공적으로 주장하였다. 동 서류 9쪽.
제안된 명백성 근거가 참고문헌들을 결합하거나 수정할 동기를 충분히 보여주지 못했다는 점에 동의하면서, 심판부는 주로 Srinivasan 및 Worthington 참고문헌에 기반한 청구인의 첫 번째 근거에 주목했다.1 PTAB는Srinivasan이 유리섬유 단열재와 같은 유리섬유 제품을 제조하기 위한 수성 결합제 조성물을 공개한다고 기술했다. Id. at 6. 해당 바인더는 청구된 환원당 및 아민 제품과 동일하지 않다. 청구인은 워싱턴을 근거로 청구된 바인더를 가르쳤으며, 이는 "셸 몰드 또는 코어 제조 및 기타 용도"에 유용하다고 공개되었다. Id. at 7. 청구인은 워싱턴의 결합제가 스리니바산의 결합제를 대체했을 것이라고 주장했는데, 워싱턴이 유사한 기술이며 양 참고문헌 모두 중첩되는 성분을 가진 열경화성 결합제 조성물을 공개하기때문이다 . Id. at 10. Securus Techs.2및Personal Web 테크스 사건(3 )을 인용하며을 근거로 PTAB는 "단순한 참고문헌 간의 호환성"이나 "선행기술 참고문헌이 도전받은 특허와 유사한 기술 분야에 속한다는 점"을 입증하는 것만으로는 "해당 분야의 숙련된 기술자가 도전받은 특허에서 주장된 선행기술의 교시를 결합할 이유가 있었다는 점을 입증하기에 충분하지 않다"고 판시하였다. Id.
심판부는 청구인이 주장한 다른 결합 동기도 유사하게 결함이 있다고 판단하였다.워싱턴이 자사의 열경화성 조성물이 "열경화성 조성물이 사용되는 다른 용도"에 사용될 수 있다고 진술한 것은, 이의제기된 청구항이 선행기술 요소의 확립된 기능에 따른 예측 가능한 사용을 나타낸다는 청구인의 주장을 뒷받침하기에 불충분하다고 판단되었다. Id. at 11. "인용된 참고문헌들은 상당히 다른 결합 시스템을 가르친다"고지적하며 , 위원회는 모든 열경화성 결합제가 스리니바산 유형의 유리섬유 단열 제품에 유용하다는 근거 없는 가정 외에 워싱턴의 결합제를 스리니바산의 결합제로 대체할 구체적인 이유를 설명하지 못한 청원인을 비판했다. 동상.보다 일반적으로, 심판부는 "주장된 선행기술 요소 중 어느 것이 알려진 기능을 가지는지, 그 기능이 무엇인지, 그리고 그 기능이 예측 가능하다고 주장되는 이유"에 관한 증거를 보고자 했다. 동상 12면.부수적으로 , 심판부는 제안된 광범위한 개조 사항을 고려할 때, 청구인이 개조 성공에 대한 합리적 기대의 존재를 충분히 입증하지 못했다고 판단했다. 동상 13면.
PTAB의 Hulu, LLC 대 Sound View Innovations, LLC 사건 판결은 심지어 IPR 심리가 개시된 경우에도 사실관계에 대한 상세한 검토를 통해 궁극적으로 결합 동기의 부재를 입증할 수 있음을 보여준다. Hulu사건에서 청구인은 통신 시스템 등에서 실시간 이벤트를 처리하는 장치 및 방법과 관련된 미국 특허 제6,502,133호의 청구항을 도전했다. '133 특허는 기존 데이터베이스 관리 시스템이 통신 시스템의 "스위칭 서비스"와 관련된 실시간 성능 요구 사항을 충족하기에는 종종 너무 느리다고 밝히고 있다. '133 특허 1:25-42. 발명당시 맞춤형 데이터베이스는 이러한 문제에 효과적이었으나 비용이 많이 들고 유연성이 부족한 해결책이었다.Id. at 1:43-56. '133 특허 청구항은 복구 정보가 저장된 주메모리 데이터베이스와 연계된 실시간 분석 엔진을 포함한다. 심판부는 두 가지 명백성 근거로 심리를 개시했으나, 한 근거는 처음부터 결함이 있다고 지적했다.4 여기서는심판 개시의 주요 근거였던 두 번째 근거, 즉 O’Neil, Kao 및 De Witt의 조합에 초점을 맞춘다. Hulu, Paper 9 at 2.
오닐은 선불 및 신용 한도 휴대폰 서비스를 제공하기 위한 통신 시스템을 공개하며, 실시간 전화 통화 모니터링, 요금 산정 및 응답 시스템을 포함한다.이 시스템은 최소 두 개의 데이터베이스를 포함하지만, 해당 데이터베이스가 주 메모리에 있는지 여부는 공개하지 않는다. 따라서청구인은 실시간 데이터베이스 시스템에서 주 메모리 데이터베이스가 빠르고 예측 가능한 접근 시간을 제공한다는 교훈을 카오(Kao)에 의존하였다. Id. at 14. Kao는 또한 전화 교환이 "엄격한 타이밍 요구사항"을 가진 애플리케이션으로, 실시간 데이터베이스가 유용할 것이라고 언급했다. 청원인은 POSA(해당 분야의 평범한 기술자)가 "(i) 전화 라우팅 및 청구 시스템이 엄격한 타이밍 요구사항을 필요로 한다는 점, (ii) 메인 메모리 데이터베이스가 이러한 유형의 시스템에 특히 적합하다는 점이 알려져 있었기 때문에" 카오의 메인 메모리 데이터베이스를 오닐의 실시간 전화 통화 모니터링 시스템에 사용하도록 동기 부여되었을 것이라고 주장했다. 동상. 카오가 인용한드윗(De Witt) 판결은 메모리에 정보를 저장하고 복구하는 세부 사항에 대한 근거로 활용되었다. 동상.
특허권자 사운드 뷰 이노베이션스는 오닐 데이터베이스의 주장된 "엄격한 시간 요구사항"을 약화시키는 증거를 제시함으로써, 이 구체적이고 신뢰할 수 있는 결합 동기를 반박할 수 있었다.첫째 , 특허권자는 오닐 시스템이 통화 중 데이터베이스에서 정보를 밀리초 단위가 아닌 수 초 내에 획득한다는 증거를 제시했다. 이에 청구인 측 전문가는 오닐의 통신 시스템에서 "1초에 한 번"의 데이터베이스 업데이트가 허용된다는 점을 인정할 수밖에 없었다. Id. at 16-17. 둘째, 특허권자 측 전문가는 '133 특허 당시 "대다수의 데이터베이스 시스템"이 디스크 기반 시스템이었으며, 이러한 시스템이 오닐의 요구 사항을 충족할 만큼 충분히 빠르다는 반박되지 않은 증언을 제공했습니다. Id. at 17-18. 셋째, 특허권자는 오닐의 데이터베이스에 주기억장치 데이터베이스를 사용해도 통화 라우팅 속도에 아무런 영향을 미치지 않았을 것이라는 증거도 제시했다. 시스템이 데이터베이스로부터 정보를 요구하기 전에 통화 라우팅이 완료되었기 때문이다. Id. at 18. 마지막으로 , 심판부는 또한 높은 비용, 낮은 용량 및 휘발성이라는 주 메모리의 단점이 오닐(O’Neil)과 카오/드윗(Kao/De Witt)을 결합하는 POSA(당해 분야의 평범한 기술자)에게 불리하게 작용했을 것이라고 판단하였다.5Id. at 19-20.
요약하자면, 존스 맨빌(Johns Manville ) 및 훌루(Hulu) 사건 판결은 청구인들에게 IPR 청원서에서 명백성(obviousness) 도전 근거를 뒷받침하는 증거와 주장을 결합하려는 동기를 철저히 검토할 것을 경고하는 사례를 제공한다. 또한이 판결들은 특허권자들에게 청구항의 모든 요소가 결합된 참고문헌들에 의해 충족된다 하더라도, 주장된 결합 동기의 사실적 근거에 대한 상세한 공격이 명백성 도전을 무력화하는 가치 있는 전략임을 설득력 있게 상기시킨다.
1 스리니바산과 워싱턴 중 한 명 또는 양명 모두 다른 세 가지 제안된 명백성 근거에 등장하며, 심판부는 해당 근거들이 근거 1과 유사한 이유로 기각되었다고 판단하였다. 동 문서 14면.
2 Securus Techs., Inc. 대 Global Tel*Link Corp., 701 F. App’x 971, 977 (연방순회항소법원 2017).
3 개인 웹 테크스 유한책임회사 대 애플 주식회사, 848 F.3d 987, 993 (연방순회항소법원 2017).
4 기관 결정 및 최종 서면 결정에서 위원회는 명백성의 첫 번째 근거가 청구된 요소 중 적어도 하나를 가르치거나 시사하지 못했다고 명시하였다.
5 청구인이 답변서에서 제기한 기타 동기 주장은 근거가 없거나 시의적절하지 않다고 판단되었다. 동 판결문 21면
