폴리 법률사무소 여름 인턴 에밀리 오스트라이크 역시 본 기사의 공동 저자로, 원문은 스포츠 비즈니스에 게재되었으며 허가를 받아 여기에 재게재합니다.
수십 년간 원주민 단체, 팬, 활동가, 심지어 기업 스폰서들로부터 가중된 압박 끝에, NFL 워싱턴 레드스킨스는 최근 87년간 사용해 온 팀명과 로고를 변경하겠다고 발표했다. 이 명칭 변경은 미국 내 문화적 변화 속에서 이루어졌는데, 역사적으로 소외된 집단의 불만에 대한 새로운 관심이 공공 생활의 거의 모든 측면에서 변화를 촉진하고 있다.
7월 23일, 레드스킨스는 2020-21 NFL 시즌 동안 팀이 임시 명칭인 '워싱턴 풋볼 팀'으로 경기에 임할 것이라고 발표했다 . 향후 영구 명칭이 확정되면 이는 1999년 이후 NFL 팀 최초의 완전한 명칭 변경이 될 것이며, 인종적·민족적 감수성을 주된 동기로 한 리그 최초의 변경 사례가 될 것이다.
변경 발표는 대중의 폭넓은 지지를 이끌어냈으나, 실제로 새 최종 명칭을 선정하는 일은 더 어려운 과제가 될 수 있다. 특히 구단이 변경만 발표하고 공식 새 명칭은 공개하지 않았기 때문이다. 이 독특한 상황은 사실상 '상표청 등록 경쟁'을 촉발시켜 이미 복잡한 사안을 더욱 난해하게 만들었다.
명칭 변경 계획이 처음 발표된 이후, 워싱턴 워리어스, 워싱턴 아메리칸스, 워싱턴 레드테일스, 워싱턴 레드울브스 등의 후보 명칭이 소셜 미디어 등에서 거론되었으나, 아직까지 새로운 영구 명칭에 대한 공식 결정은 발표되지 않았다.
스포츠계에서 가장 상징적인 프랜차이즈 중 하나를 리브랜딩하는 것은 결코 쉬운 일이 아니지만, 팀의 영구적인 새 이름 선정이 지연된 것은 일반적인 리브랜딩 절차 때문이 아니라 오히려 의욕 넘치는 상표권 괴롭힘꾼 때문인 것으로 보인다.
평생 워싱턴 레드스킨스 팬인 마틴 맥컬리는 이미 팀이 검토 중인 것으로 알려진 주요 후보 명칭들에 대한 상표 등록과 출원 중인 신청서를 보유하고 있다. 팀이 맥컬리가 보호를 요청한 명칭으로 팀명을 변경하고자 한다면, 평범한 팬이지만 막대한 영향력을 가진 맥컬리와 협상해야 할 수도 있다.
맥컬리는 변호사와 자신의 트윗을 통해 명칭 변경을 지지하며 절차를 지연하거나 방해하지 않겠다는 입장을 분명히 했으나, 레드스킨스 구단주와 팬 사이의 잠재적 대립 가능성에 대한 추측은 계속해서 커지고 있다.
맥컬리는 명칭 변경을 방해하고 싶지 않다고 주장하지만, 사실 그는 수많은 잠재적 팀 명칭에 대한 상표 등록 및 출원을 보유하고 있어 이를 막을 수 있는 독보적인 위치에 있다. 그의 등록 상표에는 다음과 같은 것들이 포함된다: 국제 분류 41류의 "미식축구 관련 정보를 제공하는 웹사이트 운영"을 위한 '워싱턴 레드테일 호크스(Washington Red-Tailed Hawks)'와 '워싱턴 아메리칸스(Washington Americans)', 그리고 국제 분류 25류의 운동용 셔츠, 스포츠 캡, 모자를 위한 '워싱턴 풋볼 클럽(Washington Football Club)'이다.
또한 매컬리는 워싱턴 워리어스, 워싱턴 아메리칸스, 워싱턴 레드테일스, 워싱턴 베테런스, 워싱턴 레드 울브스, 워싱턴 레네게이즈 그리디언 풋볼, 워싱턴 모뉴먼츠에 대한 상표 사용 의도 출원을 진행 중이며, 후자 여섯 개는 2020년 6월 이후 미국 특허상표청(USPTO)에 제출되었다.
상표권 확보를 위한 절차
워싱턴 풋볼 팀은 새로운 팀명을 상표로 등록하기 위해 크게 세 가지 방법을 선택할 수 있습니다: (1) 상표권 문제와 무관한 완전히 독자적인 명칭으로 변경하거나; (2) 매컬리의 등록 상표 중 하나를 사용하고 미국 특허청(USPTO)에 그의 등록 취소 신청을 제기하거나; (3) 매컬리가 출원한 상표 중 하나를 사용하고 그의 출원에 이의를 제기하는 것입니다.
첫 번째 선택지는 가장 단순하지만, 워싱턴 풋볼 팀 팬층 내에서 지지를 얻은 여러 브랜딩 옵션을 포기해야 합니다. 따라서 팀은 후자의 두 가지 선택지 사이에서 결정할 가능성이 높습니다.
워싱턴 풋볼 팀이 매컬리의 등록 상표 중 하나를 사용하고자 하면서도 합의에 이르지 못할 경우, 미국 특허청(USPTO)에 해당 상표의 취소 신청을 제기해야 하며, 상표·서비스표 및 불공정 경쟁을 규율하는 미국 연방법인 랜햄법이 요구하는 바에 따라 매컬리가 지금까지 해당 상표를 "통상적인 거래 과정에서" 사용하지 않았다고 주장해야 할 것이다.
랜햄법은 "상업적 사용"을 "상표에 대한 권리를 단순히 보존하기 위한 것이 아닌, 통상적인 거래 과정에서 상표를 선의로 사용하는 것"으로 정의한다. 미국 제2순회항소법원은 모멘텀 러기지 앤 레저 백스 대 잰스포트 사건에서 이 기준을 다루며, "간헐적인 판매 활동"은 랜햄법이 정한 요건을 충족하지 못하므로 최소한의 판매는 "통상적인 거래 과정"을 구성하지 않는다고 판시했습니다.
맥컬리는 상표권 '상업적 사용' 요건을 인지하고 있는 것으로 보인다. 그는 워싱턴 아메리칸스, 워싱턴 레니게이즈, 워싱턴 레드테일 호크스, 워싱턴 레드테일즈 상표가 새겨진 티셔츠, 커피 머그, 와인 글라스를 판매한다고 주장하는 웹사이트를 개설했기 때문이다.
그러나 맥컬리의 웹사이트와 판매 행위가 단순한 사소한 수준을 넘어서는지는 추가적인 고려 사항이 필요한 별개의 문제이다. 이의가 제기될 경우, 맥컬리는 자신의 웹사이트가 상품 유통 및/또는 서비스 제공을 목적으로 제작되었음을 입증해야 할 것이다.
또한 웹사이트가 운영되고 있다는 사실만으로는 충분하지 않다. 맥컬리는 상표가 "통상적인 거래 과정에서" 사용되고 있음을 입증하기에 충분한 지속적인 판매 실적을 보여야 한다.
다른 선택지는 워싱턴 풋볼 팀이 팀명을 맥컬리가 출원한 상표 중 하나로 변경한 후, 해당 출원이 '진정한 의도'로 제출되지 않았다는 근거로 그의 출원에 이의를 제기하는 것이다. 맥컬리가 2020년 6월 이후 출원한 여섯 개의 상표는 '사용 의도' 기준으로 출원되었다.
"사용 의향" 출원을 제출할 때, 랜햄법은 출원인이 "진정성 있는" 의도를 입증하는 사실과 행위에 대한 객관적 증거를 제시할 것을 요구하므로, 해당 용어의 의미를 판단하는 것은 법원의 권한 범위 내에 있다. M.Z. Berger & Co. 대 Swatch AG 사건에서 미국 연방순회항소법원은 "진정성 있는"의도는 주변 상황의 총체적 맥락을 바탕으로 사건별로 판단되어야 한다고 판시했습니다.
법원은 원고가 상표권 행사 목적으로만 서류를 제출했으며 상표 상업화를 위한 사업 계획 증거가 부족하고, "모든 가능성을 열어두기" 위한 의도로 출원서에 광범위한 범주를 고의로 기재한 점을 근거로 원고에게 "진정성 있는" 의도가 결여되었다고 인정하였다. 이에 따라 법원은 원고의 출원이 상표권 확보를 위한 권리 보존 목적으로만 제출된 것으로 판단하였으며, 이는 금지된 행위임을 결론지었다.
맥컬리의 최근 제출 서류는 "진정한" 의도 요건을 충족하지 못할 수 있다. 팀명 변경 가능성은 맥컬리가 6월 신청서를 제출한 동기로 작용했을 가능성이 높으며, 이는 그가 주장하는 권리에 대한 대가를 팀이 지급하도록 강요하기 위한 계획의 일환으로 신청서를 제출했다는 주장에 신빙성을 부여한다.
워싱턴 풋볼 팀이 맥컬리가 단순히 향후 어떤 방식으로든 이익을 얻기 위해 잠재적 팀명 상표권을 등록하기 위해 '모든 가능성을 열어둔 상태'였음을 입증할 수 있다면, 팀은 해당 등록에 반대하는 강력한 근거를 확보하게 되며, 맥컬리를 완전히 배제할 가능성도 있다.
맥컬리가 6월에 제출한 상표 출원에 대한 등록을 획득하는 데는 1년 이상 걸릴 수 있으며, 이는 종종 장기간 소요되는 상표 심사 절차와 맥컬리가 해당 상표를 상업적으로 사용하기 시작하는 데 걸리는 시간에 따라 달라집니다. 또한 미국 특허청(USPTO)이 출원 내용 자체의 타당성을 근거로 맥컬리의 출원을 기각할 가능성도 있습니다.
어느 쪽이든, 이 불확실한 일정은 현재 워싱턴 풋볼 팀에도 영향을 미치며, 팀은 맥컬리가 실제로 어떤 권리를 보유하고 있는지 알지 못한 채 그의 주장하는 상표권을 구매하기 위해 협상해야 할 수도 있다. NFL 정규 시즌 개막이 코앞으로 다가온 상황에서, 팀이 단기간에 이처럼 대규모의 브랜딩 개편을 이루려면 시간이 가장 중요하다. 그러나 이처럼 좁은 시간적 여유 속에서 팀이 맥컬리의 주장된 권리(존재한다면)의 공정 가치를 평가하기는 어려울 것이다.
결론
맥컬리는 트위터에서 자신의 입장을 적극적으로 표명해 왔으며, 스스로를 "상표 독점자"라고 칭하며 2020년 7월 4일 NFL에 이메일을 보내 리그에 자신의 상표를 무료로 제공하겠다고 제안했으나, 단순히 답변을 받지 못했다고 주장했다.
NFL이 맥컬리나 그의 변호사에게 접촉했는지는 아직 알려지지 않았으나, 맥컬리는 워싱턴 풋볼 팀이 팀명을 워싱턴 레드울브스로 변경할 경우 팀이 원할 경우 "팀이 서명하길 원하는 어떤 서류든 서명하겠다"는 조건으로 워싱턴 인디언 대학원 센터, 야생동물 보호협회, 늑대 보존 센터에 기부금을 내는 또 다른 거래를 제안한 것으로 알려졌다.
맥컬리가 실제로 NFL에 이러한 조건이나 다른 조건을 제시했는지는 아무도 알 수 없지만, NFL 2020 시즌 개막까지 두 달도 채 남지 않은 시점에서 이제 이 사가의 나머지 전개는 NFL과 워싱턴 풋볼팀의 결정에 달려 있다.
2020-21 NFL 시즌을 위한 임시 명칭이 선정된 사실은 전략적 협상이 진행 중임을 시사할 수 있다. 팀이 맥컬리의 상표 중 하나를 채택하고자 한다면, 상황의 긴급성과 명칭 사용 가능성에 대한 즉각적인 확신이 필요한 점을 고려할 때, 상황이 아무리 복잡하더라도 '상표 독점자'와 거래를 하는 것이 가장 신중한 선택일 수 있다.
