참고: 본 기사의 공동 집필자로 참여한 여름 인턴인 더그 라이트풋에게 감사드립니다.
미국 발명법(AIA)에 따른 당사자간 심판 (IPR) 및 특허권 부여 후 심판(PGR) 제도가 도입된 이래, 특허권자가 청구항 수정 신청을 제기할 수 있는 선택권은 항상 존재했으나, 수정 신청이 성공하는 경우는 드물었다. 그러나 2019년 3월, PTAB는 2019년 3월 15일 이후 개시된 모든 AIA 심판 절차에 적용될 청구항 수정 신청(“MTA”)에 대한 시범 프로그램을 시행했습니다. 이 시범 프로그램의 취지는 특허청심판부(PTAB)가 MTA에 대한 초기 피드백을 제공하고, 부정적인 초기 지침을 바탕으로 MTA를 수정할 수 있는 두 번째 기회를 부여함으로써 특허권자에게 MTA를 보다 실효성 있는 선택지로 만드는 것이었습니다. 본 블로그 글에서는 초기 결과를 분석하여, 아직 초기 단계이며 향후 결과가 새로운 통찰을 제공할 수 있음에도 불구하고, 적어도 현재로서는 특허권자들이 재발행(reissue)이나 일방적 재심사(ex parte reexamination)와 같은 대체 접근법을 사용하는 것이 더 유리할 수 있다고 결론지었습니다.1
간단히 말해, 시범 프로그램은 특허권자에게 MTA 제출 시 이전에는 이용할 수 없었던 두 가지 선택권을 제공합니다: (1) 심판부로부터 자신의 MTA에 대한 예비 지침을 받을 권리, (2) 심판부의 예비 지침을 받은 후 수정된 MTA를 제출할 권리입니다. 물론 이러한 추가 옵션은 이미 신속 처리되는 절차에 대한 설명, 비용 및 복잡성을 가중시키며, 시범 프로그램은 기관 설립부터 최종 서면 결정까지의 IPR 또는 PGR 일정을 1년으로 확대하지는 않았습니다. 시범 프로그램이 시행된 지 1년이 넘은 지금, 본 글은 시범 프로그램이 어떻게 활용되었는지, 그리고 특허권자에게 의도된 혜택을 제공했는지 여부를 회고적으로 살펴봅니다.
특허권자가 시범 프로그램을 활용하여 수정청구서(MTA)에 관한 심판부의 지침을 요청한 15건의사례2를 분석하였다. 심판부가 발부한 각 예비 지침 명령에서 심판부는 MTA 내 대체 청구항이 MTA에서 특허성 요건을 충족하는지 여부를 명시하였다. 규정상 요건에는 (1) MTA가 합리적인 수의 대체 청구항을 제시하는지, (2) 대체 청구항이 심판에서 제기된 특허불능 사유에 대응하는지, (3) 대체 청구항이 원청구항의 범위를 확대하는지, (4) 대체 청구항이 신규 사항을 추가하는지 여부가 포함됩니다. 법적 근거와 관련하여, 심판부는 청구인이 대체 청구항이 35 U.S.C. §§ 102, 103 및/또는 112에 따라 특허를 받을 수 없을 합리적인 가능성이 있음을 입증했는지에 대한 의견을 제시합니다.
다음 표는 시범 프로그램을 최초로 활용한 15건에 대한 예비 지침 결과를 보여줍니다.
표 1– 규제요건
| 합리적인 청구 건수 | 특허불능 사유에 대한 답변 | 범위를 확대하지 마십시오 | 새로운 내용을 추가하지 마십시오 | |
| 예 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| 아니 | 0 | 0 | 1 | 2 |
표 2– 법적 요건
| 특허 가능 | 기대감 | 명백성 | 서면 설명 부족 | 지원 부족 | 불확실성 | |
| 예 | 2* | 1 | 14* | 1 | 4 | 7 |
| 아니 | 13 | 14 | 1 | 14 | 11 | 8 |
| *IPR2019-00511 사건에서 일부 대체 청구항은 명백한 것으로 판정된 반면, 대부분은 그렇지 않았다. | ||||||
표의 데이터를 분석해 보면, 압도적 다수의 특허권자가 규제 요건을 충족하는 MTA를 제출하는 것으로 나타났으며, 범위 확대와 신규 사항이 유일한 가끔 발생하는 걸림돌이었다. 특허성 요건을 평가할 때, 심판부가 청구항을 특허받을 수 없다고 판단하는 근거로 일반적으로 명백성을 인용한 것은 놀랍지 않지만, 시범 프로그램에 포함된 MTA의 거의 절반이 적어도 하나의 청구항이 불명확하다고 판단된 점은 다소 의외였다.
또한, 표에 따르면 MTA 시범 프로그램 참가자 대부분이 부정적인 예비 지침을 받았습니다(즉, 심판부는 대체 청구항이 규제 요건을 충족하지 못하거나 특허를 받을 가능성이 없거나, 또는 둘 다 해당된다고 판단했습니다). 실제로 분석된 15건의 사건 중 단 두 건(UD Electronic Corporation v. Pulse Electronics, Inc., IPR2019-00511 및 Smartmatic USA Corporation et al v. Election Systems & Software, LLC, IPR2019-00527)만이 대체 청구항 중 적어도 일부가 특허 가능하고 규제 요건을 준수한다는 긍정적인 예비 지침을 받았습니다. 그러나 이 두 사건 모두 아직 최종 서면 결정(FWD)에 이르지 않았으므로, 긍정적인 예비 지침이 특허권자의 최종 승리로 이어질지는 아직 지켜봐야 할 상황이다.
분석된 사건 중 일부는 당사자들의 자진 취하로 종결되었으며, 다수는 아직 예비 지시 명령(FWD)을 기다리고 있으나, 소수는 이미 FWD가 발부된 상태입니다. 이러한 결정들은 부정적인 예비 지시 명령이 부정적인 FWD의 전조가 될 가능성이 높음을 시사합니다.
예를 들어, 부정적인 예비 지침을 받은 사건 중 하나는 Mylan Pharmaceuticals Inc. et al v. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH et al 사건으로, 이는 IPR2018-01679, IPR2018-01682 및 IPR2018-01680 사건을 통합한 것입니다. 이 사건에서 특허권자는 심판부로부터 예비 지침을 받았는데, 심판부는 MTA(대체 청구항 제출)가 합리적인 수의 청구항을 제시하고, 심판에서 쟁점이 된 특허불능 사유에 대응하며, 범위를 확대하거나 새로운 사항을 추가하지는 않았음에도 불구하고, 청구인이 대체 청구항들이 명백한 이유로 특허불능일 합리적 가능성을 입증했다고 판단했습니다(청구인은 또한 불명확성을 주장했으나 심판부는 동의하지 않았습니다). 특허권자는 이 지침에 따라 수정된 MTA를 제출했으나, 결국 FWD는 원청구항과 MTA 내 대체 청구항 모두 특허를 받을 수 없다고 판단하였다.
마찬가지로, L&P Property Management Company 외 대 Remacro Machinery & Technology (Wujiang) Co., Ltd. 외 사건(IPR2019-00255); Apple Inc. v. Zomm, LLC, IPR2019-00275; 및 Becton, Dickinson and Company v. Baxter Corporation Englewood et al, IPR2019-00121 및 IPR2019-00120 사건에서, 심판부는 청구인이 대체 청구항들이 명백하다는 합리적인 가능성을 입증했다고 판단하여 부정적인 예비 지침을 내렸다. 각 특허권자는 수정된 청구항 변경 신청서를 제출했으나, 심판부는 여전히 모든 이의 제기된 청구항이 특허받을 수 없다고 판단하여 MTA를 기각했습니다.
반면, Smartmatic USA Corp. 대 Election Systems & Software, LLC 사건(IPR2019-00531)에서 특허권자는 초기 MTA가 청구범위를 확대하려는 시도였으며, 청구인이 대체 청구항들이 명백한 것임을 입증할 합리적 가능성이 있음을 보여줬다는 예비 지침을 받았다. 이에 특허권자는 MTA가 원청구의 특허성과 무관함을 명확히 밝히고, 청구범위 확대가 확인된 청구항들을 취소했습니다. 심판부는 이 신청을 일부 인용하여 원청구항들을 취소하고 일부 대체 청구항들이 특허받을 수 없지 않다고 판단했습니다.
일부 FWD가 아직 계류 중이지만, MTA 시범 프로그램을 최초로 활용한 15건의 사례 분석에 따르면, 심판부로부터 예비 지침을 제공받았음에도 특허권자가 원하는 목표를 달성하기 위해 MTA를 성공적으로 수정하는 것은 여전히 특허권자에게 어려운 과제임을 시사합니다. 청구항을 수정할 수 있는 능력은 기본 명세서의 질(주어진 대체 청구항에 대한 지원이 존재하는지 여부)과 선행 기술의 범위(선행 기술과 충돌하지 않으면서 유용한 방식으로 청구항을 변경할 여지가 있는지 여부)에 의해 제한된다는 점을 인식해야 합니다.
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특히 재발행은 재취득 원칙과 같이 최초 심사에 장애가 없는 상황에서 지적재산권 소송에서 MTA의 대안으로 성공적으로 활용되어 왔다.
2 분석된 15건의 사건은 다음과 같습니다: IPR2018-01679, IPR2018-01682, IPR2018-01680 (병합); IPR2019-00498; IPR2019-00531; IPR2019-00255; IPR2019-00511; IPR2019-00275; IPR2019-00121; IPR2019-00120; IPR2019-00080, IPR2019-00081, IPR2019-00082 (합병); IPR2019-00500; IPR2019-00497; PGR2019-00025; IPR2019-00143; IPR2019-00201; 및 IPR2019-00527.
