연방순회항소법원, 시프코의 CBM 개시 결정에 대한 항소 기각

연방순회항소법원은 선례적 판결에서, 항소인 SIPCO LLC의 특허가 커버드 비즈니스 메소드(CBM) 심사에 해당한다는 기준적 판단은 항소 불가하다고 판시하였다^.¹ 이에 따라 연방순회항소법원은 SIPCO가 제기한 해당 기준적 판단에 대한 이의신청을 심사할 수 없다고 판시하였다^.²

배경

SIPCO는 원격 장치가 저전력 무선 연결을 통해 중간 노드와 통신하고, 해당 노드가 중앙 위치에 연결되는 2단계 통신 경로에 대한 특허를 보유했다.^{3 PTAB는} CBM 심사를 개시하여 청구항들이 35 U.S.C. § 101에 따른 특허 대상이 될 수 없는 주제이며 35 U.S.C. § 103.4에 따른 명백한 발명이라고 판단했다. § 103에^따른 명백성으로 특허를 받을 수 없다고 판단했습니다.^{4 심판부는} 해당 특허가 CBM 심사를 받을 자격이 있다고 결정했는데, 그 이유 중 하나는 기술적 문제에 대한 기술적 해결책이 없다고 판단했기 때문입니다.^{5 연방순회항소법원은} 기술적 해결책이 없다는 심판부의 판단을 뒤집고, 심판부의 결정을 취소하며 관련 법률의 적용 가능성을 검토하도록 환송했습니다.^{6 피항소인인} 에머슨 일렉트릭 LLP는 전원합의체 재심 청구가 기각된 후 상고허가청구를 제기하였으며, 대법원은 이를 허가하였다.^{⁷ 대법원은} 연방순회항소법원의 판결을^파기하고, Thryv사건을 고려하여 사건을 환송하였다^.⁹ Thryv^사건에서대법원은, 선행 소송이 35 U.S.C. § 315(b)("시간 제한" 조항)에 따른 당사자 간 재심(inter partes review) 개시를 차단하는지에 대한 특허청의 결정은 35 U.S.C. § 314(d)의 "상고 불가" 조항에 따라 최종적이고 상고할 수 없다고 판시한 바 있다^.¹⁰

대법원의 환송에 따라

재심에서 연방순회항소법원은 자신의 명령을 상기시키고, 보충 의견서 제출을 명령하며, 특허청의 개입 신청을 허가하였다.¹¹ 항소 가능성 문제에 관해, 연방순회항소법원은 CBM 심리를 개시하기로 한 결정이 35 U.S.C. § 324(e)에 따라 항소 불가하다고 판시했는데, 이는 CBM에 특화된 "항소 금지" 조항이다.¹² 연방순회항소법원은 Thryv 및 ESIP Series 2¹³사건과의^유사점및 Facebook사건을 대비시켰다.¹⁵ Thryv 사건에서 대법원은 315(b) 조항의 시간 제한이 당사자 간 심사의 개시 조건이라고 판시했으며,¹⁶ ESIP 사건에서 연방순회항소법원은 특허권자가 청원서가 모든 실질적 이해관계자를 식별했다고 한 심판부의 결정을 항소할 수 없다고 판시했다.¹⁷이와 관련하여 연방순회항소법원은 AIA § 18(d)가 기술적 발명을 포함하지 않는 특허에 대해서만 CBM 심판 개시 조건을 부과한다고 언급했다.¹⁸반면 Facebook 사건에서 연방순회항소법원은 심판 개시 후 심판부가 내린 공동참가 결정은 개시 결정과 무관하므로 항소 가능하다고 판시했다.¹⁹

특허성 요건에 관해, 연방순회항소법원은 심판부의 명백성 판단을 확정하였다.²⁰

잠재적 파급 효과

SIPCO 사건의 판결은 Thryv 사건의 결정이 원래 예상했던 것보다 훨씬 더 광범위한 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. Thryv 사건에서 상소 불가로 판단된 시효 규정 충족 여부의 판단은 비교적 명확하지만, 청구항이 기술적 문제에 대한 기술적 해결책을 공개하는지 여부의 판단은 해당 결정을 내리는 PTAB 판사의 기술적 이해도에 따라 다른 논리와 잠재적으로 다른 결과를 초래할 가능성이 있습니다.  CBM 심사는2020년 9월 16일 종료되었으나, 연방순회항소법원은 이 판결을 근거로 다른 PTAB 결정들도 항소 불가로 규정함으로써 PTAB의 권한을 더욱 확대할 수 있을 것이다.

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¹SIPCO, LLC 대 Emerson Electric Co., 980 F.3d 865, 867 (연방순회항소법원 2020).

² 동일

³동일

⁴ 동일

⁵동일

⁶동일

⁷동일

⁸동서, 867면.

⁹Thryv, Inc. 대 Click-to-Call Technologies, LP, 140 S. Ct. 1367 (2020).

¹⁰SIPCO, 980 F.3d 868-869.

¹¹동서, 867면.

¹²동서.

¹³ESIP 시리즈 2, LLC 대 푸젠 라이프 USA, LLC, 958 F.3d 1378 (연방순회법원 2020).

¹⁴SIPCO, 980 F.3d 869-870.

¹⁵Facebook, Inc. 대 Windy City Innovations, LLC, 973 F.3d 1321 (연방순회항소법원 2020).

¹⁶SIPCO, 980 F.3d 869.

¹⁷ 870쪽 참조.

¹⁸동서, 869면.

¹⁹동일 문서 870면.

²⁰ 동일