In Chudik V. Hirshfeld사건에서 연방순회항소법원은 심사관이 항소서 제출 후 심사를 재개한 경우 "C" 지연에 대한 특허기간 조정(PTA) 부여가 불가능하다는 미국특허청(USPTO)의 결정을 유지했습니다. 이는 "C" 지연에 대한 부여가 실제 항소심사를 전제로 하기 때문입니다. 법원은 심사 과정 초기에 항소를 즉시 진행하지 않고 계속심사요청(RCE)을 제출할 경우, 해당 기간에 대한 "B" 지연에 대한 보상 지급이 불가능해진다는 점을 경고했습니다. 본 사건에서는 쟁점이 아니었으나, 특허권자들은 USPTO가 "출원인 지연" 계산 방식에 오류가 있다고 판시한 2019년 Supernus 판결에 따라 언제부터 PTA를 정확히 계산하기 시작할지 궁금해할 수 있다.
쟁점이 되는 소송 경과
이 사건 출원은 좌절스러운 심사 과정을 겪었다. 추딕이 항소 통지서와 항소 이유서를 제출한 후, 심사관은 새로운 거절 사유를 제시하며 심사를 재개하였다. 네 번, 3년 동안 신청이 허용되기까지 걸렸습니다. 특허에 2,066일의 PTA가 부여되었지만, 첫 항소 통지 전에 RCE가 제출되었기 때문에 PTA 부여 기간에 655일에 달하는 공백이 발생했습니다.
논란의 대상이 된 PTA 정관
PTA 규정(35 USC § 154(b))은 미국 특허청(USPTO)의 세 가지 유형의 지연에 대해 출원인에게 보상합니다:
"A" 지연은 특허청이 정해진 기간 내에 조치를 취하지 않을 때 발생합니다(예: 최초 심사 의견 통지서를 14개월 이내에 발행, 응답 후 4개월 이내에 2차 심사 의견 통지서 또는 허가 통지서 발행, 등록료 납부 후 4개월 이내에 특허권 부여).
"B" 지연은 특허청이 특허 출원 실제 제출일로부터 3년 이내에 특허를 부여하지 못할 경우 발생합니다.
"C" 지연은 출원 건이 간섭 또는 항소 절차에 연루되거나 비밀 유지 명령의 대상이 될 때 발생합니다.
"C" 지연에 관한 법적 규정은 35 U.S.C. § 154(b)(1)(C)(iii)에 명시되어 있으며, 이는 "특허가 특허성 부정 결정을 뒤집는 심사 결정에 따라 부여된 사건에서 특허심판원 또는 연방 법원에 의한 항소심"으로 인한 지연을 다루고 있다.
이 글은 PTA 법령에 대한 보다 포괄적인 개요를 제공하고 "C" 지연에 대해 더 자세히 논의합니다.
연방순회항소법원 판결
연방순회항소법원 판결문은 타란토 판사가 작성하였으며, 브라이슨 판사와 휴즈 판사가 공동으로 서명하였다.
연방순회항소법원은 추딕 측의 주장을 본질적으로 "C" 지연 법규가 "거절 결정을 철회하는 심사관의 재개 조치를 포함한다"고 주장하는 것으로 규정했다. 법원은 해당 주장이 "문법적으로 불가능하지는 않더라도 억지스럽다"고 판단했다. 법원은 다음과 같이 진술했다:
해당 법령의 문언은 심사관의 특허불가 결정에 적용될 때 가장 자연스러운 의미로 해석할 때, 심사관의 특허불가 결정을 번복한 심판부 결정 또는 해당 사안에 관한 심판부의 특허불가 결정을 번복한 법원 판결에 따라 특허가 부여되어야 함을 요구한다.
심사위원회가 추딕의 신청에 대해 결정을 내리지 않았기 때문에, 법원은 "C" 지연에 대한 PTA 거부를 미국 특허청이 한 것을 확정하였다.
연방순회법원의 경고
연방순회항소법원은 RCE(재심청구) 제출 시 PTA(추가 특허기간) 위험에 대해 신청인들에게 상기시킬 기회를 가졌다:
특허청 심사에서 거의 2년(655일)에 걸친 B-delay가 발생하지 않은 사례는 출원인이 즉시 항소를 제기하기보다 계속심사를 요청할지 여부를 결정할 때 이해해야 할 점을 보여준다. 이러한 계속심사를 통해 심사관과 즉시 재협의할 수 있는 잠재적 이점은 잠재적 비용과 함께 수반된다.
이 글은 RCE가 "B" 지연에 미치는 영향을 보다 상세히 논의합니다.
심사관들이 간과할 수 있는 점은, 재심사청구(RCE) 제출에 따른 PTA 비용은 명확하지만, 계속심사(CE)가 항소를 진행하는 것보다 더 경제적이며 시간 소모도 적을 수 있다는 사실이다.
PTA 이야기가 나와서 말인데...
연방순회항소법원이 Supernus Pharmaceuticals, Inc. 대 Iancu 사건에 대한 판결을 내린 지 2년이 넘었습니다. 슈퍼너스 제약(Supernus Pharmaceuticals, Inc.) 대 이안쿠(Iancu)사건에 대한 판결을 내린 지 2년이 넘었습니다. 이 판결은 특허청이 출원인이 "심사를 진전시킬 수 있는 어떠한 조치도 취할 수 없었던" 기간 동안의 "출원인 지연"에 대해 감산할 수 없다고 판시했습니다. USPTO가 Supernus 판결을 시행하는 최종 규칙을발표한 지 6개월 이상이 지났습니다. 그럼에도 USPTO는 여전히 PTA(추가 특허 기간)를 잘못 계산하고 있어, 특허권자들이 정당한 PTA 전액을 받기 위해 "재고 요청" 절차를 거쳐야 하며 200달러의 수수료를 지불해야 하는 상황입니다.
미국 특허청(USPTO)에 따르면, 2020년 6월 규정 변경 사항을 반영하기 위해 "특허 기간 조정 프로그램 수정 작업이 진행 중"이며, 해당 수수료는 프로그램이 업데이트될 때까지 PTA를 정확히 계산하기 위해 필요한 "수동 특허 기간 조정 결정 수행에 소요되는 USPTO 비용의 일부를 충당"합니다. USPTO의 심사 지연으로 인해 법적으로 권리가 있는 PTA를 취득하는 데 특허권자가 부담하는 비용은 차치하더라도 말이다.
