특허심판원(PTAB) 판례의견패널(POP)은 최근 연방준비제도 이체 시스템(Fedwire)을 통한 전신환 "지급금 수령" 시점을 명확히 하는 판례적 결정을 내렸다. 종종 송금인이 전신환을 시작한 지 며칠이 지나야 수취인의 은행 계좌에 자금이 "정산"된다. 이러한 송금 개시와 결제 사이의 지연 문제는 Toshiba Am. Elec. Components, Inc. 대 Monument Peak Ventures, LLC 사건에서 제기되었습니다.¹ 청구인은 1년 법정 기한 2일 전에 상호심사 (IPR) 청원과 함께 송금 수수료를 재무부 뉴욕 지점(USPTO의 거래 은행)으로 송금했으나, 자금은 기한이 지난 후에야 USPTO 계좌에 정산되었습니다. 판례는 적절한 날짜에 관한 문제를 다루며, 자금이 USPTO 계좌에 최종적으로 정산된 시점이 아닌 재무부 뉴욕 지점으로 송금된 시점에 지급이 완료된 것으로 판단하였다.
2020년 12월 16일, 청원인은 미국 특허 제7,583,294호(이하 '294 특허')의 청구항 무효화를 시도하는 IPR 청원서를 제출하였습니다. 같은 날, 청원인은 심판부가 공개한 지침에 따라 청원 수수료를 뉴욕시 재무부(Treasury NYC)로 송금하였습니다. 청구인은 은행으로부터 입금 확인 영수증을 받았으며, 대리인은 해당 서류를 미국특허청(USPTO) 회계 담당 부서에 전달했습니다. 해당 자금은 2020년 12월 18일에 최종적으로 USPTO 계좌에 입금되었으며, 심판부는 결국 다음 영업일인 2020년 12월 21일을 청원 접수일로 등록했습니다. 이 접수일은 1년 기한 경과일 이후였으며, 이는 청원을 무효화할 수밖에 없었습니다.
청구인은 제출일을 12월 16일로 정정해 달라는 신청서를 제출하며, 해당 날짜에 납부 의무를 이행했으며 이를 증명할 납부 확인서를 보유하고 있다고 주장했습니다. 특허권자는 이에 동의하지 않으며, Fedwire 결제 확인서는 재무부 뉴욕 지점이 자금을 수령했거나 자금이 결제되어 미국 특허청(USPTO)에 사용 가능해졌음을 보여주지 않는다고 반박했습니다. 특허권자에 따르면, 해당 서류들은 자금이 12월 18일에 결제되었을 때 USPTO가 결제를 수령했음을 보여줍니다.
위원회는 분할 결정으로 출원일 정정 신청을 기각하였다. 다수 의견은 연방전신환 결제 확인서가 수수료 납부일을 입증할 수 있다는 주장에 설득되지 않았다. 은행(뉴욕시 재무부)과 미국특허상표청(USPTO)은 별개의 기관이며, 연방전신환 결제 확인서는 은행이 송금을 수령한 시점을 보여주지만 USPTO가 자금을 수령한 시점은 보여주지 않는다.
반대 의견은 자금의 미국 특허청(USPTO) 도착 지연 시간을 정부 탓으로 돌렸다. 반대 의견은 다수의견이 정부의 지연에 대해 청구인에게 부당하게 불이익을 준다고 보았다. 반대 의견은 또한 청구인이 USPTO의 명시적 지시에 따라 자금을 송금했고 USPTO가 대금을 수령했다는 점을 지적하며, 청구인이 부당하고 불공정하게 불이익을 받고 있다는 주장을 강화했다.
POP는 다수의견과 달리 연방전신환(Fedwire) 결제 확인 영수증이 USPTO의 수납일을 입증할 수 있다고 판단하였다. POP는 청구인이 USPTO의 전신환 결제 지침을 준수한 점을 근거로 설득되었다. POP는 해당 지침을 인용하며 심판부가 "연방전신환을 통한 전신환 결제를 허용하며, 전신환 송금 방법에 대한 지침을 제공한다"고 설명했다. 청구인의 Fedwire 송금 확인서는 청구인이 12월 16일 기준으로 송금 요건을 충족했음을 입증하였다.
실질적으로, 이 결정에 따르면 송금이 시작되는 시점에 "지급이 완료된 것으로 간주"됩니다. 이는 청구인이 일반적으로 자금이 송금된 직후 Fedwire 확인 영수증을 받기 때문입니다. 특히, POP(지급일자 결정 기준)에서 Fedwire 지급 확인서가 지급일을 입증할 수 있다고 명시했음에도 불구하고, 전신환의 경우 충족해야 할 추가 요건이 여전히 존재합니다. 청구인이 Fedwire 서류에 특정 거래 내역을 기재하는 경우, Fedwire 지급 확인서는 지급일을 입증합니다.
1 IPR2021-00330, 문서 20 (2022년 1월 14일)