미국 특허상표청(USPTO)의 신임 청장 캐서린 비달은 최근 특허심판원(PTAB)의 Fintiv판례에 따른 PTAB 절차(예: 당사자간심판 (IPR) 및 특허권부여후심판(PGR))의 재량적 기각 적용에 관한 내용을 명확히 하는 메모를 발표했습니다. 국장의 새로운 지침의 주요 내용은 다음과 같습니다.
특허 침해로 고소당한 당사자가 해당 특허에 대한 IPR(특허권 무효심판) 또는 PGR(특허권 등록무효심판)을 청구하는 것은 거의 일상적인 절차가 되었다. 이러한 심판 절차는 약 10년 전 도입된 이후 그 인기가 급증했다. 특허권자의 첫 번째 방어 수단 중 하나는 절차의 재량적 기각을 주장하는 것이다. 재량적 기각을 요청할 수 있는 근거는 여러 가지가 있으나, 그중 가장 자주 인용되는 것은 Fintiv 판례에서 비롯된다. 이 판례는 병행되는 지방법원 소송이 존재할 경우 AIA 사후권리부여 절차를 개시할지 여부를 평가하기 위한 6가지 요소 테스트를 제시한 선례적 결정이다. 핀티브 판결 이후, PTAB는 예정된 재판 일정이 법정 최종 서면 결정 기한보다 앞선 경우 재량적 근거로 다수의 청원 개시 신청을 기각해왔다. 또한 여러 PTAB 결정들은 핀티브 판례를 확장하여 병행 중인 국제무역위원회(ITC) 조사에 근거한 개시 기각도 인정하였다. 본 메모는 아래 요약된 바와 같이 이러한 쟁점 및 기타 문제들을 다룬다.
신임 이사 핀티브 메모의 주요 내용
- 핀티브(Fintiv) 기준에 따른 기각은 "청원서가 특허 불가성에 대한 설득력 있는 증거를 제시하는 경우" 완전히 회피될 수 있으며, 이는 청원서의 실질적 근거를 분석의 최전선으로 끌어올린다. 이전에는 특허심판원 (PTAB)이 핀티브 요소 6에 따라 주장된 근거의 상대적 강도를 다른 관련 요소들과 함께 평가했다. 이 메모는 "강력하고 타당한 도전이란, 재판에서 반박되지 않을 경우 증거 우세에 의해 하나 이상의 청구항이 특허받을 수 없다는 결론에 명백히 이르게 하는 증거가 있는 경우"를 의미하며, 이는 "단순히 법정 개시 기준을 충족하기에 충분한 정보"와는 대조적임을 명확히 한다. 앞으로 PTAB가 '강력한 증거' 기준을 어떻게 적용할지 지켜보는 것은 흥미로울 것이다.
- 핀티브(Fintiv)는 더 이상 국제무역위원회(ITC) 절차에 적용되지않을 것입니다 . 대신 핀티브는 명시적으로 지방법원 절차로 제한됩니다 . 이 명확화는 ITC 조사가 신속하게 진행되어, 청원인이 ITC에서 최소한 동일한 사유를 추구하지 않겠다는 합의서를 제출하지 못한 여러 사건에서 특허심판원(PTAB)이 재량적 사유로 심리를 기각하는 결과를 초래했기 때문에 중요한 발전입니다. 이러한 변경은 특허권자가 ITC 조사를 개시할지, 아니면 핀티브 거부가 여전히 가능한 지방법원으로 청구 범위를 제한할지 결정하는 데 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 특허권자들은 재량적 기각을 피하기 위한 합의서 제출 필요성을 더 이상 느끼지 않을 수도 있습니다.
- 핀티브 ( Fintiv )의 부인(否認)은 소테라 "동일한 사유 또는 PTAB에서 합리적으로 제기될 수 있었던 사유"를 지방법원에서 추구하지 않기로 하는 합의서를 통해 피할 수 있습니다. 최근 PTAB는 청원인이 이러한 광범위한 합의서를 제출한 경우 핀티브에 따른 심판 개시 거부를 위한 관할권 행사를 거부해 왔지만, 여전히 법원의 재판 일정과 같은 다른 요소들과의 균형을 고려해야 했습니다. 이번 변경 사항은 소테라 합의서가 핀티브에 따른 재량적 거부를 피할 수 있음을 명시적으로 밝히고 있습니다. 청원인이 보다 제한적인 샌드 레볼루션 (같은 근거를 지방법원에서 추구하지 않겠다는) 협정을 제시할 경우 심리를 기각할지 여부는 아직 지켜봐야 할 문제입니다.
- 재판 예정일이 PTAB의 최종 서면 결정(Fintiv 요소 2)을 내릴 것으로 예상되는 법정 기한과 얼마나 가까운지는 이제 법원의 예정된 재판 일정이 아닌 "병행 소송이 진행 중인 관할 구역에서 민사 소송이 제기된 시점부터 종결될 때까지의중간 소요 시간 "을 기준으로 삼게 됩니다. 해당 메모란에 따르면, 당사자들은 관련 지방법원의 재판까지의 중간 소요 시간을 반영한 최신 통계 자료와 더불어, 병행 소송 담당 판사에게 계류 중인 사건 수, 기타 사건 처리 속도 및 가용성 등 추가 증거를 제출할 수 있다.
마무리 소감 및 PTAB 절차의 미래
이 메모의 메시지는 분명합니다 — 충분한 근거를 갖춘 IPR 및 PGR 청구가 이제 심리를 개시할 가능성이 더 높아졌습니다. 국장의 새로운 지침에서 도출되는 핵심 교훈은 Fintiv 판결에 따른 재량적 기각이 훨씬 덜 빈번해질 것이며, 청구서에 명시된 사유 자체의 타당성에 더 큰 중점을 둘 것이라는 점입니다. 또한 소테라 합의서( Sotera stipulations)는 핀티브 사건에 따른 기각을 피하기에 충분해 보인다. 특허권자는 청구의 타당성과, 특히 지방법원이 PTAB 절차 해결 전까지 소송을 중지할 가능성이 낮을 경우, PTAB에서 "합리적으로" 제기될 수 있었던 모든 근거를 추구하지 않기로 합의하는 것이 미치는 영향을 신중히 평가해야 할 것이다. 이 지침은 예비 답변서에 제시된 실체적 주장들의 중요성도 증대시킬 것이다. 또한, 청원서의 실체적 주장 약점을 입증하기 위해(따라서 핀티브에 따른 기각 가능성을 높이기 위해) 전문가 진술서를 예비 답변서에 첨부하는 사례가 더 흔해질 수 있다. 이는 전통적으로 심판 개시 후로 제한되었던 관행이다.
