이 글을 작성한 이는 폴리 시카고 사무소의 여름 인턴인 아이보리 자후리입니다. 폴리 파트너인 마이크 휴스턴이 편집 지도를 제공했습니다.
텍사스 서부 지방법원의 앨브라이트 판사는 그레시아 에스테이트 홀딩스 LLC 대 메타 플랫폼스 주식회사 사건(사건번호 6:21-CV-00677)에서 (6:21-CV-00677) 사건에서 메타 플랫폼스(Meta Platforms, Inc.)의 12(b)(6) 항 소각 신청(이하 "신청")을 일부 인용하였다. 본 신청은 그레시아 에스테이트 홀딩스 LLC(이하 "그레시아")가 (1) 규칙 12(b)(6)에 따른 타당한 침해 주장을 제기하지 못했거나, 또는 (2) 그러한 주장을 제기하는 것이 부수적 금반언(collaterally estopped)에 해당해야 한다고 주장했다. 결국 법원은 메타의 불명확성 및 동일성에 관한 유효성 주장이 소송의 이 단계에서는 검토할 시기가 아니었기 때문에 그레시아가 침해 주장을 제기하는 데 간접적 금반언에 의해 금지되지 않았다고 판단했습니다. 그러나 법원은 그레시아가 특정 메타 제품이 그레시아의 미국 특허 제8,402,555호("555 특허")를 어떻게 침해했는지 구체적으로 설명하지 못했기 때문에 그레시아가 타당한 주장을 제기하지 못했다고 판단했습니다. 법원은 그레시아의 특정 침해 주장이 이전 당사자간심판 (IPR) 과정에서 특허심판원(PTAB)에 제기한 주장과 모순된다고 판단했다. 이로 인해 소장 기각이 이루어졌다.
원고 그레시아는 메타를 상대로 침해 소송을 제기하며, 메타가 기기 간 디지털 미디어 운영과 관련된 기존 '디지털 권리 관리'(DRM) 방식을 개선하려는 '555 특허를 침해했다고 주장했다. 그레시아는 자사의 특허 발명이 기존 기술보다 개선된 점으로 "무제한 기기 간 디지털 미디어의 무제한 상호운용성과 디지털 미디어에 대한 최종 사용자 접근 관리"를 제공한다고 주장했다. 이러한 개선점은 또한 디지털 미디어 상호운용성을 제한된 수의 기계로 국한시키지 않고, "웹 서비스 멤버십의 일부로서 전자 집적 회로를 활용하여 복수의 기기 간 접근 권한을 관리"하는 방식을 채택했다는 점이다.
논란의 대상은 메타의 메신저 앱과 페이스북 페이(이하 '피고 제품')였다. 그레시아는 피고 제품이 사용자의 계정에 QR 코드를 연결하고 '페이스북 페이 계정 소유자의 디지털 화폐 접근'을 모니터링함으로써 특허를 침해했다고 주장했다. 이에 대해 메타는 '555 특허 쟁점이 다른 소송에서 이미 다뤄진 특허 쟁점과 동일하다고 주장할 수 있으므로, 타당한 주장을 제기하지 못했다는 이유로 및/또는 부수적 확정효(collateral estoppel)에 근거하여 소장을 기각해 달라고 요청했다.
법원은 그레시아가 다양한 법정추정을 해야 하는 사정으로 인해 부수적 금반언의 원칙에 걸리지 않는다고 판단했으나, 메타의 주장대로 그레시아가 초기 소장에서 '555 특허 침해를 충분히 상세히 주장하지 못했다는 점은 인정하였다. '555 특허의 청구항 15는 "제1 사용자가 제공한 회원 인증 토큰이 암호화된 디지털 미디어와 일치해야 한다"고 규정하고 있다. 이는 청구항 16의 제한사항이기도 했다. 그레시아는 소장에서 "페이스북 페이 사용자의 페이팔 계정 또는 직불·신용카드 번호"가 "회원 인증 토큰"이라고 주장했다.
그러나 메타는 이 입장이 이전 IPR 절차에서 제기된 주장과 모순된다고 반박했다. 당시 그레시아는 신용카드 정보나 결제 계정 정보가 "암호화된 디지털 미디어에 대응하는 회원 인증 토큰"을 구성할 수 없다고 주장한 바 있다. 메타에 따르면, IPR에서 그레시아는 본질적으로 "신용카드 정보와 '555 특허'의 '암호화된 디지털 미디어' 간 어떠한 대응 관계도 부인"했으며, 따라서 이를 침해 주장 근거로 삼을 수 없다고 한다.
법원은 IPR 절차 중 발명의 범위에 관한 그레시아의 진술을 법정인식(judicial notice)하여 메타의 주장을 받아들였고, 피고 제품이 '555 특허의 청구항 15-16을 어떻게 침해하는지에 대한 그레시아의 주장이 타당한 이론을 제시하지 못했다고 판단하였다. 법원의 결정은 연방순회항소법원의 Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc., 856 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2017) 판례와 일관성을 보이며, 해당 판례는 특허권자가 IPR 절차 중(심리개시 결정 전후를 불문하고) 한 진술이 청구항 해석 시 출원 포기(prosecution disclaimer) 판단을 뒷받침하는 근거로 활용될 수 있음을 명시한 바 있다. 법원은 메타의 신청을 인용하였으며, 그레시아가 메타를 상대로 제기한 모든 청구는 기각되었습니다.
