혁신에 크게 의존하는 기술 중심 기업에게 특허 포트폴리오 구축은 경쟁 우위를 확립하고 확장하는 데 핵심적입니다. 전략적 포트폴리오 구축의 핵심은 기존 출원서에 기술된 개념을 활용해 경쟁사에 대한 보호 범위를 지속적으로 확대하고 구축할 수 있는 능력을 제공하는 연속 출원입니다. 잘 구축된 특허 포트폴리오는 라이선싱을 통한 장기적 수익 창출, 자금 조달 지원, 그리고 기업의 독자적 기술 주변에 기술적 해자를 구축하는 데 기여할 수 있습니다.
본 문서는 기업들이 이러한 유형의 애플리케이션을 추구하는 이유를 설명하고, 잘 구축된 특허 포트폴리오를 확보하기 위해 구현해야 할 전략적 고려사항을 강조한다.
지속적 애플리케이션 기본 사항
특허권은 청구범위의 범위 내에서 정의됩니다. 발명에 대한 특허를 취득하는 절차는 일반적으로 다음과 같습니다:
- 출원인은 발명을 설명하기 위해 특허 변리사와 상담한다;
- 특허 변리사는 발명을 포괄하기 위한 의도된 청구 범위를 포함하는 특허 출원서를 작성하고 제출합니다;
- 특허청은 특허 출원을 심사하고 가장 유사한 선행기술을 제공합니다;
- 특허 출원 청구항에 선행기술이 적용될 경우, 특허 변리사는 청구 범위 축소를 제안할 수 있다; 또는
- 특허 출원 청구항이 선행 기술에 의해 포괄되지 않을 경우, 특허청은 특허 출원을 허가할 의사를 표시하는 허가 통지서를 발급한다.
출원인은 특허 출원 "심사 중"(예: 특허 출원 허가 전까지)에 계속출원을 제출할 기회가 있습니다. 계속출원을 진행하는 데는 계속출원 준비 비용, 특허청 수수료, 특허 보호 범위를 확보하기 위한 특허청과의 "교섭" 비용 등 본질적인 비용이 수반됩니다. 또한, 특허권을 유지하고 효력을 지속시키기 위해 등록된 특허에 대한 유지료가 다양한 시점(등록일로부터 3.5년, 7.5년, 11.5년)에 납부되어야 합니다. 그러나 계속출원을 제출한다고 해서 기업이 이미 부여받은 집행 가능한 특허권 사실이 바뀌는 것은 아닙니다. 이는 단지 기업에게 추가적인 기회를 제공하는 것에 불과합니다. 주로 두 가지 유형의 계속출원이 있으며, 각각 다른 목적을 수행합니다.
지속적 출원의 한 유형은 분할출원( Divisional Application)이라 불립니다. 배경 설명을 덧붙이자면, 앞서 설명한 3(a)단계에서 특허청의 심사 과정에서 특허청이 해당 특허출원에 제시된 청구범위가 별개의 독립된 발명들을 포함한다고 판단할 수 있습니다. 이러한 경우 특허청은 출원인에게 특허청이 검색하고 최선의 선행기술을 제공해야 할 발명 중 하나를 포함하는 청구항을 선택하도록 요청하는 통지를 발부합니다. 분할출원은 특허청이 검색하지 않은 "다른" 발명을 포함하는 청구항을 추구하기 위해 제출됩니다. 따라서 이러한 유형의 출원은 특허청의 특허출원 및 청구항 심사에 의해 촉발됩니다.
상기 설명한 분할 출원이 특허청의 통지에 의해 촉발되는 것과는 대조적으로, 계속 출원은 보다 포괄적인 성격으로 여러 가지 목적을 달성할 수 있습니다. 일부 출원인은 최초 출원에서 다루지 않은 대체 발명이나 구현 방안을 추구하기 위해 연속출원을 제출합니다. 예를 들어, 자동차와 그 부품들을 상세히 기술하고 자동차 엔진을 포함하는 청구항을 제시하는 특허 출원이 있다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 출원인은 섀시를 다루는 연속출원 하나, 좌석을 다루는 연속출원 하나, 인포테인먼트 시스템을 다루는 연속출원 하나를 각각 제출할 수 있습니다. 이러한 모든 출원은 원출원을 기반으로 하지만 서로 다른 특징을 다룹니다. 일부 출원인은 특허청이 허용 가능한 것으로 판단한 것보다 더 넓은 청구 범위를 추구하기 위해 연속출원을 제출하기도 합니다. 위 예시를 계속하면, 출원인은 여전히 엔진을 포함하되 더 광범위한 용어를 사용하여 청구항을 제출할 수 있습니다.
어떤 유형의 지속적 출원에도 공통적으로 적용되는 장점이 있습니다. 출원 상태를 유지함으로써 출원인은 구현 세부사항이 변경될 경우 향후 보호받을 수 있는 추가 특징을 출원에서 발굴할 수 있습니다. 또한, 특허 포트폴리오 내에서 기업이 보유한 등록 및 집행 가능한 특허 범위가 넓을수록 경쟁사가 해당 포트폴리오의 라이선싱에 더 호의적으로 반응할 가능성이 높아집니다. 예를 들어, 경쟁사는 시장에 진출할 때 비즈니스 프로세스를 방해하는 수많은 특허 지뢰밭보다는, 쉽게 회피 설계가 가능한 특정 측면만을 다루는 단일 특허에 대해 덜 우려할 수 있습니다. 이러한 결과는 파괴적이고 비용이 많이 드는 특허 소송을 피하면서도 경쟁사로부터 직접 수익을 창출할 수 있습니다.
대체 보험 지속 신청을 추구하는 이유
초기 출원 절차의 일부(예: 기초 기술 포함)는 대체 구현 세부사항을 고려하는 것을 포함합니다. 기초 기술을 다루는 초기 출원은 종종 전체 제품 또는 서비스 제공을 포괄하는 '옴니버스 출원'으로 간주될 수 있습니다. 청구범위를 결정할 때 출원인은 출원 시점에 상업적으로 가장 관련성이 높은 특징에 집중합니다. 그러나 제품 로드맵이 변경됨에 따라 이는 움직이는 표적이 될 수 있습니다. 출원인은 대체 범위를 추구하는 계속출원을 통해 특허 출원서에 기술되었으나 반드시 청구되지 않은 특징에 새로운 청구항 세트를 집중함으로써 움직이는 표적을 맞출 수 있습니다.
또한 특허 출원에 기재된 발명의 성격에 따라 시스템 전체에 대한 광범위한 청구범위 확보가 어려울 수 있습니다. 그러나 우선순위가 높은 개별 기능이나 요소를 먼저 보호하고, 이후 다른 기능이나 요소에 대해 연속출원을 제출함으로써 시스템 전체를 둘러싼 기술적 방어벽을 구축할 수 있습니다. 각 개별 부품을 보호함으로써 출원인은 결국 부품들의 총합, 즉 전체 시스템을 보호하게 됩니다. 또한, 우선순위가 높은 특징이나 요소를 먼저 보호하고 중간에서 낮은 우선순위의 특징이나 요소는 설명은 하되 보호 시기를 늦춤으로써 기업은 법적 비용을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.
확장 계속 출원을 추구하는 이유
확장된 연속출원을 추구하는 한 가지 장점은 출원인이 발명에 대한 두 번째 검색을 받게 된다는 점입니다. 연속출원에서 더 넓은 청구범위를 추구함으로써 특허청은 본질적으로 첫 번째 출원에 대해 수행된 절차를 반복합니다. 이는 선행기술에 대한 두 번째(더 넓은) 검색을 제공합니다. 두 차례의 철저한 검색(가능하면 서로 다른 심사관에 의해 수행됨) 이후, 출원인은 해당 분야에서 최상의 선행기술을 인지하게 됩니다. 출원인이 더 넓은 청구범위를 획득한다고 가정할 때, 해당 특허 청구항은 특허청의 보다 철저한 심사를 거쳤다는 점에서 "강화된" 것으로 간주될 수 있습니다. 또한 두 번째 조사를 통해 특허청이 첫 번째 조사에서 실수로 누락된 더 관련성 높은 선행기술을 발견할 경우, 출원인은 연속출원서에서 청구범위를 수정하여 해당 청구항이 더 관련성 높은 선행기술에 대해 유효함을 보장할 수 있으며, 해당 선행기술을 고려하여 이미 등록된 특허의 유지 여부를 재평가할 수 있습니다. 이는 출원인이 유효한 특허만 유지하도록 함으로써 전체적인 법적 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 청구 범위가 더 넓은 연속 출원을 연속적으로 진행함으로써 특허청과의 전략적 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 최초 출원과 연속출원이 특허청 내 동일 심사관에 의해 심사될 경우, 신규성에 중요하다고 판단된 특징이 연속출원 청구범위에 포함되어 있다면 심사관이 연속출원을 허가할 가능성이 높아질 수 있습니다. 이는 특허 범위를 확대하는 동시에 특허청과의 반복적인 법적 절차를 통한 비용을 절감하는 효과를 가져옵니다.
확장 연속 출원을 추구하는 또 다른 이점은 출원인이 최초 출원에 기재된 개념의 출원 상태를 유지할 수 있다는 점입니다. 개념의 출원 상태를 유지함으로써 출원인은 다양한 목적을 위해 서로 다른/더 넓은 청구 범위를 추구할 수 있습니다. 첫째, 출원인이 발명을 제품이나 서비스로 상용화함에 따라 발명의 구현 세부사항과 설계는 종종 변경됩니다. 이러한 구현 세부사항과 대체 설계가 특허 출원서에 기술되어 있는 한, 출원인은 해당 세부사항/설계를 포괄하는 청구범위를 추구할 수 있습니다. 이는 출원인의 관점에서 이제는 구식이 된 기존 설계와 달리 상용화된 제품을 포괄하는 청구범위를 확보하게 됩니다. 둘째, 경쟁사가 시장에 진입함에 따라 출원인은 경쟁사 제품에 적용 가능한 청구범위를 추구할 수 있습니다. 이는 경쟁사 제품에 대해 더 강력한 침해 입지를 제공하여, 경쟁사가 시장에 진입하는 것을 효과적으로 차단하거나 시장 진입 시 경쟁사 제품 출시를 방해할 수 있습니다.
결론
기업은 단일 특허 출원을 기반으로 연속 출원 전략을 수립하는 다양한 방식을 활용할 수 있습니다. 그러나 연속 출원 전략은 항상 기업의 제품 로드맵과 경쟁사를 고려해야 하며, 제품 로드맵에서 차별화 요소인 기능들을 우선순위로 삼아야 합니다. 이를 통해 기업은 법적 비용을 효율적으로 관리하면서도 제품 주변에 기술적 해자를 구축할 수 있는 효과적인 방안을 마련할 수 있습니다.
