표준필수특허(SEP)는 기술 표준을 준수하는 데 필요한 발명을 청구하는 특허로, 예를 들어 이동통신 기술 분야의 3G 또는 LTE 표준이 해당됩니다. SEP는 표준 구현자에게 (공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND) 조건으로) 라이선스될 때 특허권자에게 이익이 될 수 있으며, 특허권자가 표준을 준수하는 피고 제품의 침해 여부를 판단할 때 표준에 의존할 수 있게 합니다. 많은 특허가 표준 설정 과정의 일환으로 SEP로 선언되지만, 표준 설정 과정에 참여하지 않는 기관에 대해서도 특허가 표준 필수 특허로 선언될 수 있습니다.
미국 연방순회항소법원은 최근 LTE 기술 분야에서 특허 청구항이 표준필수특허(SEP)로 인정받기 위해 충족해야 할 조건을 다음과 같이 명확히 했다. INVT SPE LLC 대 국제무역위원회(ITC) 사건에서사건에서 명확히 했다. 구체적으로 연방순회항소법원은 "특허권자가 피고 LTE 호환 장치들이 청구항에서 요구하는 기능을 갖추고 있음을 입증하지 못했다"는 이유로, 해당 특허의 청구항들이 LTE 표준 자체에 필수적이지 않다고 판단했다.
배경: ITC는 표준 필수 청구항 이론에 따라 INVT의 특허에 대한 침해가 없다고 판단했습니다.
이 사건 특허는 적응형 변조 및 부호화 기술을 통해 스펙트럼 사용률을 개선하는 통신 장치에 관한 INVT의 미국 특허 제7,848,439호였다.
‘439 특허의 청구항 1은 관련 부분에서 다음과 같이 기재한다:
1. 통신 장치는 다음을 포함한다: …
[c] 통신 상대방에게, 매개변수 결정부에서 결정된 변조 매개변수 및 부호화 매개변수를 나타내는 매개변수 정보를 전송하는 매개변수 정보 전송부;
[d] 수신부: 통신 당사자 측에서 파라미터 정보 전송부에서 전송된 파라미터 정보의 변조 파라미터 및 코딩 파라미터를 사용하여 서브밴드 그룹별로 변조 및 인코딩된 데이터를 포함하는 신호를 수신하는 수신부;
[e] 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수신된 신호를 수신부에서 수
INVT는 무선 통신이 가능한 특정 개인용 전자 기기가 '439 특허'의 청구항을 침해했다고 주장하며 미국 국제무역위원회(ITC)에 구제 조치를 요청했다.
ITC는 해당 결정에서 피고장치가 기능성보다는 실제 작동에 관한 청구항을 침해하지 않는다고 판단했다. 또한 ITC는 해당 청구항이 LTE 표준을 구현하는 데 필수적인 표준 필수 청구항이라는 이론 하에서도 피고장치가 해당 청구항을 침해하지 않는다고 판단했다. 이에 대해 INVT는 항소했다.
연방순회항소법원은 INVT의 청구항이 실제 작동이 아닌 기능에 관한 것임을 인정했음에도 불구하고, 해당 청구항이 표준필수특허(SEP)에 해당하지 않는다는 점을 확인하였다.
연방순회항소법원의 판결문은 첸 판사가 작성하고 뉴먼 및 타란토 판사가 동참하였으며, '439 특허의 청구항이 실제 작동이 아닌 기능성에 관한 것임을 INVT의 주장에 동의하였다. 그러나 연방순회항소법원은 결국 ITC의 비침해 결정을 유지하였으며, INVT가 여전히 피고장치가 청구된 기능성을 갖는다는 점을 입증하지 못했다고 판단하였다.
INVT는 해당 청구항이 "피고 LTE 호환 장치들이 사용자 장치에서 결정된 동일한 매개변수로 변조 및 인코딩된 데이터를 기지국으로부터 수신할 수 있고, 해당 매개변수를 사용하여 그 데이터를 복조 및 복호화할 수 있는 능력만을 요구한다"고 주장했다.
연방순회항소법원은 이 문제의 사실관계를 Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp. 사건을 인용하며사건을 유추하여, 해당 사건에서 연방순회항소법원은 "비방법 청구항은 소프트웨어 구성 요소가 '활성화'되거나 '사용 가능'할 것을 요구하지 않으면서도 기능을 기술한다"고 판시한 바 있으며, 실리콘 그래픽스 대 에이티아이 테크놀로지 사건사건을 인용하며, 이 사건에서 연방순회항소법원은 "기능적 용어로 청구된 컴퓨터를 대상으로 하는 장치 청구항은, 해당 제품이 '사용자가 [제품]을 수정하지 않고도 기능을 활용할 수 있도록 설계된 경우'에도 침해된다"고 판시한 바 있다. 여기서 연방순회항소법원은 '439 특허의 청구항이 "작동 시 어떠한 수정이나 추가 프로그래밍 없이도 기재된 기능을 수행할 수 있는 능력을 가진 장치를 기재한다"고 판단했습니다.
연방순회항소법원은 청구항에서 "제한항 [d]의 수신 섹션과 제한항 [e]의 데이터 획득 섹션은 사용자 기기에서 결정된 매개변수를 사용하여 변조 및 인코딩된 기지국으로부터의 데이터 신호를 수신하고 처리할 것을 요구한다"고 판시하였다. 그러나 연방순회항소법원은 또한 "청구된 기능을 수행할 합리적 능력이 있다는 증명은, 적어도 일반적인 문제로서, 피고 제품이 작동 시 청구된 모든 기능을 청구된 환경에서 적어도 일부 시간 동안 또는 적어도 한 번 이상 실제로 실행한다는 증거를 요구한다"고 명시하였으며, INVT의 주장, 즉 "LTE 표준 하에서 사용자 장치가 그러한 데이터 신호를 수신하고 처리하는 경우가 있다"거나 "피고 제품이 그러한 데이터 신호를 수신한다"는 주장에 설득되지 않았습니다.
INVT는 해당 청구항들이 "LTE 표준에 따라 모든 LTE 호환 기기는 LTE에서 사용 가능한 모든 변조 및 부호화 매개변수(LTE 호환 사용자 기기가 원래 결정한 매개변수 포함)를 사용하여 데이터를 수신, 복조 및 복호화할 수 있어야 하므로 표준 필수적"이라고 주장했습니다. 그러나 연방순회항소법원은 "때로는 '산업 표준이 해당 표준을 실행하는 것이 항상 침해를 초래한다는 점을 입증하는 데 필요한 구체성 수준을 제공하지 못할 수 있다'"고 지적하며, INVT가 "LTE 표준 준수 사용자 장치가 표준 하에서 작동될 때 청구된 기능적 언어를 충족할 수 있으며, 해당 청구항들이 LTE 표준에 필수적이라는 점을 입증할 적절한 증거를 제시하지 못했다"고 판단했다.
연방순회항소법원은 사용자 장치에 관한 청구항이 침해되었는지 판단함에 있어, 사용자 장치의 기능이 기지국의 기능에 의존하는 경우 기지국의 운영을 고려해야 한다고 판시하였다.
연방순회항소법원은 침해 여부를 평가하면서 "주장된 '439 특허 청구항을 추가로 해석하여 사용자 장치의 기능성 판단이 기지국 운영 분석을 포함함을 명확히 했다"고 밝혔으며, 비록 주장된 청구항에 포함되지 않았더라도 기지국이 "침해 분석의 일부"임을 인정했다. 해당 청구항은 사용자 장치가 별도의 기지국에 의해 "특정 매개변수로 변조 및 인코딩되어야 하는" 데이터 신호를 "처리하고 조작"할 것을 요구하므로, "기지국은 사용자 장치가 기능해야 하는 '환경'의 일부"이다.
연방순회항소법원은 "INVT가 기지국이 실제로 사용자 기기가 결정한 매개변수를 사용하여 변조 및 인코딩된 데이터 신호를 사용자 기기에 전송한 적이 있음을 입증하는 어떠한 증거도 제시하지 못했기 때문에, INVT는 요구되는 기능을 입증하지 못했다"고 판시했다. 연방순회항소법원은 INVT가 제출한 전문가 증언 기록 두 건이 " LTE 표준 하에서 작동하는 기지국이 사용자 기기가 선택한 것과 동일한 매개변수를 선택한 적이 있으며, 표준 준수 사용자 기기가 청구된 매개변수로 변조 및 인코딩된 데이터를 수신한 적이 있음을 보여주지 못한다"고 판단했다(강조 추가).
결론과 교훈
연방순회항소법원은 INVT가 '439 특허'의 청구항이 피고 LTE 호환 장치들을 포괄한다는 점을 입증하지 못했다고 판단하며, ITC의 비침해 결정을 확정했다. 본 사건은 특허가 실제로 표준에 필수적인지 여부를 검증하는 방법에 관한 여러 교훈을 제공한다.
먼저, 연방순회항소법원은 "[표준필수특허(SEP)]는 표준의 모든 가능한 구현 방식을 포괄한다"고 강조했습니다. 즉, 표준 준수 장치가 (주장된 SEP의) 청구항이 요구하는 방식 이외의 방법으로 구현될 수 있다면, 해당 청구항은 표준필수특허가 아닙니다.
둘째, 구현 가능성을 모두 고려할 때, 표준 준수 장치는 해당 청구항의 특징을 구현해야 하며, 여기에는 표준 자체에 명시되지 않은 특징도 포함된다. 예를 들어, 다른 장치와 통신하고 다른 장치로부터 수신된 데이터를 "처리 및 관리"하는 장치를 대상으로 하는 청구항의 경우, 주장된 표준 준수 장치는 청구된 특징에 명시된 대로 작동해야 한다.
셋째, 청구항이 제2 장치에 의존하는 기능을 가진 제1 장치를 대상으로 하는 경우, 해당 청구항이 침해되기 위해서는 제1 표준 준수 장치와 제1 표준 준수 장치의 기능이 의존하는 제2 표준 준수 장치 모두가 청구된 특징에 명시된 대로 작동해야 합니다. 특허 실무자들은 두 번째 장치나 두 장치 간 통신에 대한 제한을 줄이는 방식으로 청구항을 작성하여 이러한 상황을 피할 수 있습니다(예: 장치 간 의존성 감소).
