미국 특허청(USPTO)은 "혁신과 경쟁 촉진을 위한 공공 지식의 광범위한 보급을 용이하게 하면서도 신규성 및 비자명성을 갖춘 발명을 장려하고 보호하기 위해 특허의 견고성과 신뢰성을 강화하는 데 목적을 둔 제안된 계획"에 대한 의견을 수렴하기 위한 연방관보 공고를 발간했습니다. 해당 계획은 특히 의약품 특허 에 대한 우려에 대응하는 것으로 보이지만, 시행될 경우 모든 기술 분야의 특허 비용과 범위에 광범위한 영향을 미칠 것입니다. 이해관계자들은 USPTO의 제안안을 검토하고 USPTO 및 의회 대표들에게 의견을 제출하는 것을 고려해야 합니다.
배경 이야기
이러한 조치의 배경에는 바이든 대통령이 2021년 7월발표한 '미국 경제 경쟁 촉진 행정명령'이 있으며,이는 주로 미국 소비자의 의약품 비용 절감에 초점을 맞췄다. 또한 2022년 6월 8일 리히, 블루멘탈, 클로버셔, 코닌, 콜린스, 브라운 상원의원이 미국 특허청( USPTO )에 보낸 서한에서 '특허 덤불(patent thickets)'로 알려진 '단일 제품 또는 단일 제품의 사소한 변형을 포괄하는 다수의 특허'에 대한 우려를 제기한 점도 포함된다. 클로버처, 코닌, 콜린스, 브라운 상원의원이 미국특허청(USPTO)에 보낸 서한으로, 이들은 "단일 제품 또는 단일 제품의 사소한 변형을 포괄하는 다수의 특허, 흔히 특허 덤불(patent thickets)로 알려진 현상"에 대한 우려를 제기했다.
이 행정명령은 보건복지부가 다른 연방 기관들과 협력하여 특허 제도가 제네릭 및 바이오시밀러 경쟁을 부당하게 지연시키지 않도록 보장할 것을 일반적으로 지시했습니다. 미국특허청(USPTO)은 USPTO-FDA 협력 계획을 강조하는 웹페이지를 마련했습니다.
상원의원들의 서한은 "특허 덤불"이라는 "문제"를 해결하기 위해 현행 미국 특허 관행에 다음과 같은 변경 사항을 고려할 것을 미국 특허청(USPTO)에 요청합니다:
- 종단적 포기선언을 폐지하고 [그리고] 서로 명백한 변형에 해당하는 특허를 금지하는 것이 특허 출원 전략과 전반적인 특허 품질에 어떤 영향을 미칠까?
[캐나다는 종단적 포기선언 관행 없이도 이중특허 거절을 시행하고 있으므로, 이 주제에 대한 통찰을 얻기 위해 북쪽 이웃 국가를 살펴볼 수 있다.] - 종결적 포기권 행사 신청이 [두 특허 간] 명백성을 시인하는 것으로 간주되어야 하는가? 그렇다면, 이들 특허는 등록 후 그 유효성이 도전받을 경우 함께 성립하거나 함께 무효화되는가?
- 미국 특허청(USPTO)이 첫 번째 심사 의견 통지서(first office action)에 대한 계속출원 특허(continuation patent)를 발급하기 전에, 특허 품질 전문가 팀에 의한 재검토를 요구해야 하는가? 특히 청구항이 35 U.S.C. § 112의 서면상 설명(written description), 실시 가능성(enablement), 명확성(definiteness) 요건을 충족하는지, 그리고 청구항이 관련 출원(related application)과 동일한 발명을 포함하지 않는지에 중점을 두어야 하는가?
- 소규모 변경 사항에 대해 두 번째 또는 그 이후의 특허가 부여되지 않도록 하기 위해, 계속 특허에 대해 강화된 심사 요건이 적용되어야 하는가?
- 미국 특허청(USPTO)이 최종 모출원으로부터 정해진 기간 내에 모든 연속출원을 제출하도록 요구하는 규칙 변경을 시행할 수 있을까요? …. 특정 마감일(예: 패밀리 내 최초 출원일로부터 1년 후)보다 기준점(예: 패밀리 내 가장 빠른 출원에 대한 첫 번째 심사 의견 통지일로부터 6개월 이내)을 설정하는 것이 더 바람직할까요?[2007년 10월 31일 Tafas v. Dudas 사건 판결을 기억하는 분이 계신가요? 계속출원 건수를 제한하는 제안된 규칙이 무효라고 캐체리스 판사가 법정에서 즉석 판결을 내렸던 법정 현장을 나는 결코 잊지 못할 것이다.]
- 초기 [특허 출원] 수수료가 특허 취득의 실제 비용을 반영한다면, 성공 가능성이 낮은 특허 출원을 억제함으로써 특허 품질이 향상될 수 있을까? 마찬가지로, 계속출원 수수료를 최초 출원 수수료보다 높게 책정한다면 심사 과정이 더 철저해지고, 출원인들이 서로 명백한 변형에 불과한 발명들을 포함시키기 위해 계속출원을 활용하는 경우가 줄어들게 될까?
이 주제들은 미국 특허청(USPTO)의 연방관보 공고문에서 질문 6-11번으로 제시됩니다.
미국 특허청(USPTO)의 제안된 계획
연방관보 공고는 제안된 계획에 대한 고귀한 목표를 선포한다:
미국 특허청(USPTO)은 특허의 견고성과 신뢰성을 강화하기 위한 제안된 계획에 대한 대중의 의견과 지침을 구하고 있습니다. 이러한 계획은 USPTO가 부여하는 특허권이 공공의 이익 증진, 혁신 촉진, 경제적 번영 증진이라는 본래 목적을 달성하도록 보장하기 위한 것입니다.
여느 때처럼 디테일에 문제가 있다.
연방관보 공고문은 미국 특허청(USPTO)이 이미 추진 중이거나 검토 중인 여러 계획을 개괄하고 있습니다:
- 심사관에게 더 많은 심사 시간을 부여하는 것, 특히 여러 차례의 계속심사가 필요한 사건(대규모 가족 사건) 및 특허성을 입증하기 위해 제출된 증거가 있는 사건의 경우에 그러하다.
- 시험관들에게 더 많은 교육과 자원을 제공하기.
- 특허 심사관과 특허심판원(PTAB) 간의 의사소통을 강화하고, 심사관이 PTAB 판결에서 인용된 선행기술을 더 쉽게 식별할 수 있도록 하는 것을 포함한다.
- 신청자에게 효율성을 제공하고 심사관이 미출원 미국 특허 출원에 관련 선행기술 및 기타 관련 정보를 자동으로 불러오는 자동화 도구를 개발함으로써 핵심 선행기술을 보다 쉽게 식별할 수 있도록 정보 공개 관행 변경을 모색한다.
- 대규모 가족 출원에서의 계속출원에 대한 심사를 강화하고/또는 거절을 극복하기 위한 선언적 증거의 활용을 고려하는 방안, 예를 들어 심사관 및 품질 검토를 위한 추가 지침 제공 등을 검토한다.
- 명백한 유형의 이중특허 관행을 재검토하며, "특허청 심사 후 절차(PTAB) 및 지방법원에서 특허에 대한 이의 제기가 지나치게 비용이 많이 드는 경우, 발명의 명백한 변형에 관한 다수의 특허가 경쟁을 저해할 수 있다"는 점을 인정한다.
- 제3자 의견 수렴 절차를 재검토하며, "현재 절차의 일부를 변경하여 더 유용하게 만들 수 있는지 여부에 대한 대중의 의견"을 구하는 것을 포함한다.
- 미국과 타국 간 의약품 및 생물학적 제제 특허 심사 및 등록 절차에 대한 비교 분석 수행 및 이를 통해 도출된 근본적인 교훈 도출
- 제안된 입법 노력에 대한 기술적 의견 제공.
상원 의원들의 서한에 기반한 질문 외에도, 미국 특허청(USPTO)은 아래에 설명된 네 가지 추가 질문에 대한 대중의 의견을 수렴하고자 합니다:
- 심사관이 검색해야 한다고 판단되는, 현재 특허 종단간 검색 시스템을 통해 접근할 수 없는 선행기술의 구체적 출처를 제시하십시오. 특허청(USPTO)은 특허 종단간 검색 시스템에서 접근할 수 없는 선행기술( 예: "판매 중" 또는 선사용)을 출원인이 제출할 수 있도록 어떻게 지원해야 합니까?
- 미국 특허청(USPTO)은 견고하고 신뢰할 수 있는 특허를 통해 혁신, 경쟁 및 정보 접근성을 촉진한다는 목표를 달성하기 위해 청구범위 입증 및/또는 계속출원 관행을 어떻게 변경해야 할까?이 질문 아래, USPTO는 신규 청구항, 마커쉬 청구항 및/또는 계속출원을 일반적으로 입증하기 위해 출원인이 제공해야 할 다섯 가지 유형의 "설명"을 제시한다.
- 미국 특허청(USPTO)은 RCE(재심청구) 관행을 어떻게 변경해야 할까? 구체적으로, 특정 출원서에 제출된 RCE 건수가 일정 기준(예: 출원서를 새로운 심사관에게 이관하거나 출원 심사 시 심사를 강화하는 등)에 도달할 경우 USPTO가 내부 절차 변경을 시행해야 할까?
- 미국 특허청(USPTO)은 제한 출원, 분할 출원, 재반박 출원 및/또는 비법정 이중 특허 출원 관행을 어떻게 제한하거나 변경해야 하는가?이 질문 아래에서 미국 특허청(USPTO)은 출원서 내 하나의 발명 이상에 대한 심사 허용부터 발명의 통일성 기준 채택에 이르기까지 여덟 가지 가능한 변경 사항을 제시합니다.
연방관보 공고에는 다섯 번째 포괄적 질문도 포함되어 있습니다:
- 미국 특허청 서한의 이니셔티브 2(a)~2(i) 항목에 명시된 제안들에 대한 기타 의견 또는 견고하고 신뢰할 수 있는 특허를 통해 혁신, 경쟁 및 정보 접근성 증진이라는 목표를 달성하기 위한 기타 제안을 제출해 주시기 바랍니다.
미국 특허청이 미국 특허 제도를 훼손하지 않으면서 특허를 강화하도록 지원하십시오
바이든 대통령의 행정명령과 의회의 서한 사이에서, 미국 특허청(USPTO)은 미국 특허 제도의 문제점을 해결하라는 압박을 받고 있으므로 이해관계자들은 이러한 제안들이 모두 무산될 것이라고 가정해서는 안 됩니다. 지금이 바로 USPTO가 혁신과 경쟁 촉진이라는 강력한 전통을 훼손하지 않으면서도 "특허의 견고성과 신뢰성을 강화할" 수 있는 변화를 도출하도록 돕는 기회입니다.
이러한 질문에 대한 의견 제출 마감일은 2023년 1월 3일이며, 해당 기한은 연장될 수 있습니다. 의견은 반드시 연방 전자규칙제정 포털(Federal eRulemaking Portal)을 통해 제출해야 합니다. www.regulations.gov 에서 접수해야 합니다.
일부 제안된 계획의 전제에 동의하지 않는 이해관계자들도 의회 의원들에게 연락하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.
