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미국 연방대법원의 2014년 앨리스 코프 대 CLS 뱅크 인터내셔널 판결 이후, 소프트웨어 분야에서 특허권을 행사하려는 특허권자들은 특허 적격성에 대한 더 큰 장벽에 직면하게 되었으며, 이로 인해 소프트웨어 기반 발명에 대한 수많은 특허가 무효화되었습니다.
특허 침해에 관한 지방법원 소송에서, 침해 혐의자는 미국법전 제35편 제101조에 따라 특허 대상이 될 수 없는 주제를 대상으로 한 특허로 간주하여 무효화하기 위한 규칙 12(b)(6) 항변을 제기할 수 있다. 연방순회항소법원은 최근 선례가 될 만한 판결을 발표했는데, 이는 이러한 규칙 12(b)(6) 항변에 대한 성공적인 방어의 문을 조금 더 열어줄 수 있을 것으로 보인다.
본 논문은 연방순회항소법원의 판결문 내 논거와 함께, 특허권자 및 실무자들이 특허적격성 도전에서 살아남기 위한 지침에 관한 몇 가지 핵심 교훈을 논의한다.
미국 특허 제9,432,452호
9월 28일 Cooperative Entertainment Inc. 대 Kollective Technology Inc. 사건 판결에서 연방순회항소법원은, 미국 특허 제9,432,452호의 적격성 결여를 이유로 제기된 규칙 12(b)(6) 항변에 따라 해당 특허를 무효로 선언한 캘리포니아 북부지방법원의 판결을 뒤집었다.
연방순회항소법원은 청구항의 적격성에 대해 판결하지 않았다. 대신, 연방순회항소법원은 청구항이 발명의 개념을 기재하고 있다는 점이 적어도 타당하다고 판단하였으며, 따라서 청구항이 적격하다는 점도 적어도 타당하다고 판단하였다.
연방순회항소법원은 따라서 규칙 12(b)(6) 항변에 따른 특허적격성 부재로 인한 기각이 잘못되었다고 판시하였다. 이 판결은 특허권자들이 소송에서 자신의 특허에 대한 적격성에 관한 규칙 12(b)(6) 항변을 극복하는 데 지침을 제공한다.
'452 특허는 대용량 데이터 파일(예: 동영상 및 비디오 게임)을 다양한 기기에 배포하기 위한 피어 투 피어(P2P) 동적 네트워크를 대상으로 한다. '452 특허는 콘텐츠가 통제된 시스템의 정적 네트워크 외부에서 배포되며, 피어 노드들이 동일한 콘텐츠를 단일 서버가 각 기기에 배포하는 방식이 아닌 서로 간에 배포하는 동적 P2P 네트워크를 기술한다.
‘452 특허는 이 새로운 프로세스가 기존 기술 시스템보다 향상된 신뢰성, 더 많은 중복성 및 더 효율적인 전달이라는 기술적 이점을 제공한다고 설명합니다. ‘452 특허는 기존 기술의 비디오 스트리밍이 콘텐츠 배포 네트워크에 의해 제어되었다고 명시적으로 설명합니다. 이러한 기존 기술 시스템에서 콘텐츠 배포 서버는 콘텐츠를 다양한 기기에 직접 배포했습니다.
지방법원은 미국 연방대법원이 제시한 앨리스 테스트의 두 단계 기준에 따라 해당 청구항들이 특허적격성이 없다고 판단하였다. 제1단계에서 지방법원은 해당 청구항들이 컴퓨터 네트워크를 통해 콘텐츠를 준비하고 피어에게 전송하는 추상적 아이디어를 대상으로 한다고 판단하였다.
제2단계에서 지방법원은 '452 특허의 청구항을 "기존 기술을 사용하여 일반적인 컴퓨터 구성 요소로 컴퓨터 네트워크를 통해 데이터를 준비하고 전송하는 추상적 아이디어를 단순히 구현한 것"이라고 규정하였다.
지방법원은 '452 특허의 청구항이 앨리스 테스트의 1단계와 2단계 모두에 따라 특허 대상이 아니라고 판단하였으므로, 해당 청구항들을 특허 대상이 아니라고 인정하고 협동조합의 특허 침해 소송을 기각하였다.
항소심에서 협동조합은 연방순회항소법원에 하급심 판결을 뒤집어 줄 것을 요청하며, 항소 논거를 규칙 12(b)(6) 항변을 견뎌내기 위해 충족해야 하는 상대적으로 낮은 타당성 기준에 집중시켰다. 협동조합은 수정된 침해 소송장이 '452 특허의 청구항이 앨리스 2단계에 따른 발명적 개념을 기술하고 있음을 타당하게 주장하므로, 규칙 12(b)(6) 항변에 따른 기각을 배제한다고 주장했다.
구체적으로, 협동조합의 수정된 소장은 청구항들에 두 가지 발명적 개념이 기재되어 있다고 주장하였다:
- 동적 P2P 네트워크로서, 미리 정해진 시간 내에 동일한 콘텐츠를 소비하도록 설계된 노드들을 포함하며, 콘텐츠 배포 네트워크 외부에서 통신하도록 구성된; 그리고
- 콘텐츠 분할에 트레이스 루트 사용
연방순회항소법원은 협동조합의 주장을 받아들여 지방법원의 판결을 뒤집고 사건을 환송하기로 결정했다. 판결문에서 킴벌리 A. 무어 미국 순회항소법원 판사는 다음과 같이 밝혔다:
최소한 지방법원은 협동조합이 소장에서 주장한 청구항 및 '452 특허의 서면 설명에 관한 내용이 청구항 1의 동적 P2P 구성의 진보성에 관한 타당한 사실적 쟁점을 제기하므로 기각 신청을 기각했어야 한다.
연방순회항소법원은 비신청인의 모든 주장을 유리한 방향으로 해석할 때, 즉 규칙 12(b)(6) 항의 신청에서 요구되는 바와 같이, 트레이스 경로 분할이 발명의 개념에 해당한다고 판시하였다.
이를 통해 연방순회항소법원은 명세서 내 특정 문구에 주목했는데, 해당 문구는 트레이스 라우팅을 통한 콘텐츠 분할 방식을 사용하여 P2P 콘텐츠를 전달하는 방법이 선행기술에 기재되어 있지 않으며, 청구된 발명이 제공하는 기술적 이점을 구현하는 핵심 요소임을 명시하고 있다.
연방순회항소법원은 또한 심사관의 허가 사유 진술서를 근거로, '452호 청구항들이 발명의 개념을 타당하게 기술한다고 판결했다. 해당 진술서는 주장된 두 발명의 개념 모두 선행기술에 존재하지 않음을 시사하고 있었다.
콜렉티브는 '452 특허의 청구항이 P2P 네트워크와 CDN이 기존 기술이므로 진보성을 제공하지 않는다고 주장했으나 받아들여지지 않았다. 연방순회항소법원은 이 주장을 일축하며 다음과 같이 밝혔다:
이 주장은 핵심을 놓치고 있다 — 컴퓨터 네트워크에 대한 유용한 개선 사항은 네트워크가 표준 컴퓨팅 장비로 구성되었는지 여부와 관계없이 특허를 받을 수 있다.
연방순회항소법원은 콜렉티브가 소장에서 주장된 발명적 개념들이 발명적이지 않다고 주장하지 않았음을 지적하였다. 그러나 연방순회항소법원은 그러한 주장이 어차피 실패할 것이라고 주장하는 듯하며 다음과 같이 진술하였다:
본 기록에는 분할 제한이 잘 이해되지 않았거나 일상적이거나 관례적이지 않았으며 "컴퓨터 네트워크 기능 향상을 위한 특정 기술을 기술한다"는 내용의 구체적인 주장이 소장 및 명세서에 포함되어 있다.
Impact
Cooperative v. Kollective 사건은 특허권자와 실무자들에게 소프트웨어 발명의 특허적격성 부적합에 대한 도전 과제를 극복하기 위한 몇 가지 지침을 제공한다. 법정에서 특허적격성을 유지하기 위한 전형적인 지침은 단순히 기술적 개선의 추상적 개념이 아닌, 청구된 발명이 어떻게 기술적 개선을 실현하는지 설명하는 구현 세부사항을 기술하는 것이다.
여기서 연방순회항소법원은 명세서에서 관련 선행기술을 정확히 식별하고 기술하는 것의 이점을 설명함으로써 이 통찰에 부수적인 지침을 제공한다. 특허 작성자가 명세서에서 청구된 발명이 선행기술에 비해 어떻게 기술적 개선을 이루는지 기술하고, 청구항에서 그 기술적 개선을 실현하는 단계나 구성요소를 명시할 수 있다면, 해당 특허는 적어도 발명적 개념에 대한 타당한 진술을 제시할 수 있다. 따라서 이러한 특허는 특허 침해 소송에서 조기 적격성 도전(patent eligibility challenge)을 견뎌낼 가능성이 더 높을 수 있다.
Cooperative v. Kollective 사건에 대한 법원의 판결은 앨리스 테스트의 2단계에서 발명적 개념 분석에 대한 법원의 중시 의지 변화를 보여주는 사례가 될 수 있다. 특허성 여부에 관한 판결은 종종 청구항이 추상적 아이디어를 대상으로 하는지 또는 응용을 기술하는지에 대한 법원의 판단에 달려 있다. 법원이 발명의 개념 분석을 근거로 청구항의 특허성을 인정하는 경우는 드물다. 그러나 본 사건에서 법원은 명세서 내용과 선행기술 대비 개선점을 기술했는지에 따라 특허가 특허성 도전에서 살아남을 수 있는 사례를 제시하였다.
발명의 개념 분석에 대한 관심이 높아짐에 따라, 특허권자들은 자신들의 특허 포트폴리오 내 특허들이 특허성 도전에서 살아남을 수 있으며 집행 가능하다는 확신을 더 갖게 될 수 있다.
1 Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1370 (연방순회항소법원 2018) 인용.
