애플 주식회사 대 지핏 무선 주식회사(IPR2021-01124, -01125, -01126, -01129)
캐시 비달 심판관은 당사자간심판 (IPR)에서 이의포기 기준에 영향을 미치는 새로운 선례적 결정을 직권으로 내렸다. 이 결정은 특허심판원(Board)이 특허권자 지핏 무선(Zipit Wireless, Inc., 이하 지핏)에 대해 불리한 판결 4건을 내린 데 따른 것이다. 2021년 6월, 애플(Apple Inc.)은 6건의 IPR 청구를 제기했으며, 이 6건의 사건은 모두 동일한 행정판사(APJ) 패널에 배정되었습니다. 심판부는 6건 모두에 대해 IPR을 개시했으며, 이에 대응하여 지핏은 2건의 IPR에 대해 특허권자 답변서를 제출했으나 나머지 4건의 IPR에 대해서는 답변서 제출을 선택하지 않았습니다.
심판부는 이후 2022년 9월 21일 심리를 진행했으며, 이 자리에서 지핏(Zipit)에게 "해당 IPR(특허권 침해 심판)에 대해 최종 서면 결정이나 불리한 판결이 내려진 경우 이를 다투지 않겠는가"라고 질문했습니다(특허권자 답변서를 통해 공식적으로 이의 제기되지 않은 4건의 IPR을 지칭함). Zipit은 해당 4건의 IPR에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않았으며, "심판부가 [청구인인] 애플이 증명 책임을 다했다고 판단할 경우" 최종 서면 판결이나 불리한 의견에 이의를 제기하지 않을 것이라고 답변했습니다. 심판부는 지핏의 진술을 이의 제기 절차 포기로 간주한 후, 37 C.F.R. § 42.73(b)(4)에 따라 네 건의 불리 판결을 확정했다.
그러나 심판부의 불리한 판결에 대한 논리는 비달 심판관의 직권 선례 결정으로 이어졌다. 비달 심판관은 지핏의 반대 포기 행위가 심판 포기가 아니라, 오히려 지핏이 심판부에 청구인의 증거를 평가하고 IPR 절차 기준에 따라 필요한 결정을 내리길 원한다는 의사를 표명한 것으로 해석되어야 한다고 지적했다. 심판부가 지핏의 진술을 완전한 포기 행위로 오인했기에, 비달 국장은 심판부의 불리한 판결을 취소하고 사건을 패널로 환송하여 지핏이 실제로 이의제기를 포기했는지 여부를 판단하도록 하였으며, 포기하지 않은 경우 도전받은 청구항의 특허성에 관한 본안 심리를 통해 최종 서면 결정을 내리도록 지시하였다.
이 결정은 특허권자가 IPR 절차 중 표현을 얼마나 신중하게 선택해야 하는지를 상기시키는 동시에, IPR 개시 절차의 입증 책임과 IPR 최종 결정 시의 입증 책임 간 잠재적 괴리를 부각시킨다. 구체적으로, 35 U.S.C. § 314에 따르면 청구인이 최소한 하나의 청구항에 대해 승소할 합리적 가능성이 있음을 입증하지 못하면 IPR을 개시할 수 없습니다. 그러나 일단 개시된 IPR은 35 U.S.C. § 316에 따라 진행되며, 이 경우 청구인은 증거 우세 기준으로 특허부적격성을 입증해야 하는 부담을 지게 됩니다. 비달 국장의 결정은 특허권자에게 최소한 소규모 승리라고 볼 수 있는데, 이는 특허권자가 (예를 들어 자원 절약을 위해) IPR에 공식적으로 참여하지 않으면서도 청원과 첨부 증거를 바탕으로 특허청이 특허불가성 판단을 내리도록 요청할 수 있는 선택권이 있음을 명확히 한 것으로 보이기 때문이다.
동시에, 이 결정은 심판 개시 결정과 최종 서면 결정에 적용되는 서로 다른 기준이, 적어도 특허권자가 정식 특허권자 답변서를 제출하지 않기로 선택한 상황에서, 전자의 부담은 충족되지만 후자의 부담은 충족되지 않는 상황이 발생할 수 있는지에 대한 의문을 남겨둔다. 청구항 A에 대한 청구의 강도만으로 청구항 A와 B에 대해 심리를 개시할 수 있지만, 특허권자가 정식 답변서 제출을 통해 심리에 이의를 제기하지 않더라도 최종 서면 결정에서 청구항 B를 유지하는 경우가 발생할 가능성은 있어 보인다. 향후 심판부가 이러한 사례 및 유사한 사례에서 내릴 결정들은 심리 개시 기준과 최종 비특허성 판단 기준 간의 실질적 차이에 대한 추가적인 통찰을 제공할 것이다.
