지난주 연방순회항소법원은 전원합의체 심리를 통해 대법원의 2007년 KSR 판결(명백성 판단 기준)이 연방순회항소법원의 수십 년간 유지해 온 디자인 특허에 대한 로젠(Rosen) 및 더링(Durling ) 테스트를 뒤집었는지 여부를 검토하기로 결정했으며, 이는 명백성 판단 기준의 완화 가능성을 열어놓았다.
디자인 특허의 명백성 여부를 판단하는 기준은 1980년대와 1990년대의 두 판결로 거슬러 올라간다. In re Rosen, 673 F.2d 388 (CCPA 1982) 사건은 디자인 특허의 명백성 평가를 위한 주요 참고자료의 구성 요건을 확립하였다. 로젠 사건에 따른 1차 참고문헌으로 인정받기 위해서는 해당 참고문헌이 청구된 디자인과 "기본적으로 동일"한 디자인 특성을 보여야 합니다. Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996) 사건은 로젠 사건에서 제시된 기준에 기반하여 디자인 특허의 명백성에 대한 다음과 같은 두 가지 단계의 테스트를 확립했습니다: (1) 청구된 디자인의 전체적인 시각적 인상을 식별하여, 해당 디자인과 "기본적으로 동일한" 특성을 지닌 주요 참고문헌(“로젠 참고문헌”)이 존재하는지 여부; 및 (2) 로젠 참고문헌이 존재할 경우, 일반적인 디자이너가 로젠 참고문헌을 수정하여 청구된 디자인과 동일한 전체적인 시각적 외관을 지닌 디자인을 창출했을 것인지 여부.
연방순회항소법원의 전원합의체 심리 결정은 미국 특허 제D797,625호(이하 '625 특허')에 대한 당사자간심리 (IPR)에서 특허심판원(PTAB)이 내린 결정에서 비롯되었습니다. 특히 2020년 2월, LKQ Corporation과 Keystone Automotive Industries, Inc.(이하 "청구인들")는 GM Global Technology Operations LLC의 차량 프론트 펜더 관련 '625 특허의 유일한 청구항에 대해 IPR 청구를 제기했습니다. 청구인들은 선행기술에 의한 무효 주장 1건과 당연성(명백성)에 의한 무효 주장 2건 등 총 3건의 특허성 부재 근거를 제시했습니다.
PTAB는 심리를 개시하였으나, 결국 청원인들이 '625 특허의 유일한 청구항이 특허를 받을 수 없다는 점을 증거의 우세로 입증하지 못했다고' 판단하였다.
청원인들은 항소하여 "대법원의 KSR 사건[ International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)] 판결이 디자인 특허의 명백성에 관한 오랜 로젠 ( Rosen ) 및 더링(Durling ) 테스트를 암묵적으로 폐기하였으므로, 해당 테스트를 적용한 심판부의 결정은 최소한 취소 및 환송되어야 한다"고 주장하였다.
2023년 1월, 연방순회항소법원 패널은 전원합의체 판결을 통해 PTAB의 결정을 확정하고 로젠(Rosen) 또는 더링(Durling) 사건 판결을 뒤집지 않기로 결정했습니다. 패널은 "KSR 사건은 본 사건에서 다루고 있는 디자인 특허 유형을 포함하거나 논의하지 않았으며, 이는 로젠 및 더링 사건에서 다룬 사항이다"라고 설명했습니다. 패널은 다음과 같이 추가로 설명했습니다:
또한 KSR 판결 이후 15년 이상 동안 본 법원은 50건 이상의 디자인 특허 항소 사건을 판결해 왔음을 주목한다. 이러한 항소 사건들에서 본 법원은 수십 년 전과 마찬가지로 지속적으로 로젠(Rosen) 과 더링(Durling) 판례를 적용해 왔다. 특히, KSR 판결을 고려한 현행 법의 타당성은 50건 이상의 항소 사건 중 단 두 건에서만 간접적으로 제기되었으며, 해당 두 사건의 판결에서는 다루어지지 않았다. 따라서 본 도전은 예외적인 사례에 해당한다.
패널이 청원인들의 이의제기가 "특이 사례"라고 주장했음에도 불구하고, 연방순회항소법원은 청원인들의 전원합의체 재심 청구를 인용하였다. 연방순회항소법원은 다음과 같은 질문을 브리핑 대상으로 제시하였다:
A. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 사건 판결이 In re Rosen, 673 F.2d 388 (CCPA 1982) 및 Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996) 사건 판결을 뒤집거나 폐기하는가?
B. KSR 판결이 로젠(Rosen) 및 더링(Durling) 판결을 뒤집거나 폐지하지 않는다고 가정할 때, KSR 판결은 여전히 디자인 특허에 적용되며 법원이 로젠-더링 테스트를 폐지하거나 수정해야 한다고 제안하는가? 특히, KSR 판결이 "명백성 판단을 제한하는 경직된 규칙"(550 U.S. 419)을 비판하고 "확장적이고 유연한 접근법" (동 판결 415 ) 을 채택한 점에 비추어, 다음 사항들을 폐지하거나 수정해야 하는지 검토해 주십시오: (a) 더링이 요구하는 "[기존 디자인들을 결합하기 전에] ... '청구된 디자인과 기본적으로 동일한 디자인 특성을 지닌, 존재하는 단일 참고문헌'을 찾아야 한다"는 요건 , 101 F.3d at 103 ( Rosen, 673 F.2d at 391 인용); 및/또는 (b) Durling의 "보조 참고문헌은 '주 참고문헌과 관련성이 있어 특정 장식적 특징이 한쪽에 나타나면 그 특징을 다른 쪽에 적용할 것을 시사할 정도여야만' 주 참고문헌을 수정하는 데 사용될 수 있다"는 요건, 동 판결 103면 ( In re Borden, 90 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1996) 인용) (내부 수정 생략).
C. 법원이 로젠-더링 테스트를 폐지하거나 수정할 경우, 디자인 특허의 명백성 도전 평가를 위한 테스트는 무엇이어야 하는가?
D. 본 법원의 선례 중 로젠-더링 테스트를 명확히 하기 위한 조치를 이미 취한 사례가 있습니까? 있다면, 해당 사건들이 관련 쟁점을 해결했는지 여부를 밝혀 주십시오.
E. 로젠-더링 테스트가 적용된 기간을 고려할 때, 디자인 특허의 명백성 테스트를 폐지하거나 수정하는 것이 이미 확립된 법 영역에 불확실성을 초래할 것인가?
F. 상기 질문들에 대한 답변에서 다루지 않은 범위 내에서, 디자인 특허와 실용신안 특허 간에 명백성 판단과 관련하여 존재하는 차이점(있는 경우)은 무엇이며, 이러한 차이점은 디자인 특허의 명백성 판단 기준에서 어떠한 역할을 수행해야 하는가?
연방순회항소법원은 미국 정부의 의견을 법정 친구( amicus curiae)로서 청취하였다. 기존 항소 기간을 기준으로 볼 때, 판결은 2024년 중반에서 후반 사이에 내려질 것으로 예상된다.
2023년 7월 13일 개정.